注册商标专用权的独立性与商誉的延续性

文 / 周波 / 北京市高级人民法院知识产权庭

注册商标专用权的独立性与商誉的延续性

文 / 周波 / 北京市高级人民法院知识产权庭

注册商标专用权能否在不同的注册商标之间延续，是商标授权确权行政诉讼中经常遇到的一个问题，从现有的生效判决来看，法院内部对这个问题似乎也有不同的认识。但实际上，只要仔细分析这些裁判结果截然相反的判决，找出不同案件产生不同裁判结果的原因，就会发现，人民法院在注册商标专用权能否延续的问题上，做法是一贯的、统一的。

一、《商标法》的相关规定

《商标法》的相关规定是讨论注册商标专用权能否延续的大前提，故在对该问题展开论述之前，有必要明确一下《商标法》的具体规定。

《商标法》第二十一条规定：“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当另行提出注册申请。”第二十二条规定：“注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。”第三十八条第一款规定：“注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。”第五十一条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”

二、司法实践中出现的两种不同表述

从文字的表述上看，司法实践对于注册商标专用权能否延续的问题，确实不尽相同，以下两个新近生效的二审判决就充分体现出了这一现象。

（一）“彩虹”商标争议案

在原告永记造漆工业股份有限公司（简称永记造漆公司）诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、第三人南通雄鹰涂料有限公司（简称南通雄鹰公司）第1740936号“彩虹RAINBOW及图”商标（见图1）争议行政纠纷一案（简称“彩虹案”）中，永记造漆公司于2001年1月19日提出争议商标的注册申请，并于2002年4月7日获准注册，核定使用在第2类“油漆、防火漆、油漆稀释剂、刷墙粉、瓷釉（漆）、底漆、耐火漆、耐火涂层、防火涂料、彩色钢板涂料”商品上。引证商标即170496号“彩虹牌CAIHONGPAI及图”商标（见图2）于1982年6月16日申请注册，并于1983年3月1日获准注册，核定使用在第2类“聚醋酸乙烯乳胶漆涂料”商品上，经续展其注册商标专用权期限至2013年2月28日，并经核准转让给南通雄鹰公司。但在此之前，第131415号“彩虹牌 油漆caihongpai YOUQI及图”商标（见图3）于1979年10月31日获准注册，核定使用在第2类“油漆”商品上，该商标后经核准转让给永记造漆公司，其注册商标专用权期限经续展至2003年2月28日。2006年12月12日，第131415号商标因专用权期满未申请续展而被商标局依法注销。

在该案中，二审法院明确指出：不同的注册商标其专用权是相互独立的，不存在注册商标专用权之间的承继和延续问题。虽然永记造漆公司曾经享有第131415号商标的专用权，但该商标与本案争议商标为不同的注册商标，因而永记造漆公司针对第131415号商标与本案争议商标所享有的专用权各自独立，二者之间不存在注册商标专用权的延续问题。最终，二审法院认为争议商标与该案引证商标构成使用在相同或者类似商品上的近似商标，因而判决维持了一审判决和商标评审委员会关于撤销争议商标注册的裁定1. 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第82号行政判决书。。

图1

图3

（二）“洁柔”商标争议案

在原告屈炯森诉被告商标评审委员会、第三人中顺洁柔纸业股份有限公司第3112825号“洁柔”商标（见图4）争议行政纠纷一案（简称“洁柔案”）中，争议商标于2002年3月13日申请注册，并于2004年2月7日获准注册，核定使用在第5类“卫生巾、空气清新剂、蚊香、牙科光洁剂、医用棉、医药制剂、伤风油、隐形眼镜清洗液”商品上。作为引证商标的第1228577号“洁柔JIEROU及图”商标（见图5）和第1244448号“洁柔JIEROU及图”商标（见图6）均核定使用在第16类“卫生纸、纸巾、纸手帕（用纸或纤维制成）、婴儿纸餐巾、纸桌布、纸质洗脸巾、纸垫、桌上纸杯垫、啤酒杯垫”商品上，其申请注册日分别为1997年7月14日和1997年7月7日，核准注册日分别为1998年12月7日和1999年2月7日。但在此之前，第734525号“洁柔JieRou及图”商标（见图7）于1993年9月27日申请注册，并于1995年3月14日获准注册，核定使用商品为卫生巾，原注册人为屈炯森。该商标于2005年3月13日因到期未续展已由商标局注销。2002年8月，《类似商品和服务区分表》对商品分类作出调整，卫生巾商品与纸巾商品被划定为类似商品。

在该案中，二审法院认为，屈炯森拥有的第734525号“洁柔JieRou及图”商标核定使用的商品为卫生巾，屈炯森在该商标有效期间，保留了原商标的主要部分即“洁柔”文字部分，加以改动之后，在同类商品上重新申请了争议商标，争议商标核定使用的商品也包括卫生巾，屈炯森主观上没有放弃“洁柔”商标的意图，可以视为是对第734525号商标权利的延续。最终，二审法院判决撤销了一审判决和商标评审委员会的裁定，对争议商标的注册予以维持2. 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第395号行政判决书。。

图4

图5

图7

三、产生不同裁判结果的事实差异

对于同一问题，同一法院为什么会做出这种看似矛盾的裁判呢？结合“彩虹案”和“洁柔案”两个案件各自的事实进行一下实证的分析，就不难发现法院在这两个案件中的裁判尺度和所贯彻的思想是完全一致的。

（一）系争商标的实际使用情况不同

在“彩虹案”中，无论是向商标评审委员会提交的证据，还是在诉讼过程中向法院提交的补充证据，争议商标的注册人永记造漆公司均未能提交争议商标或含有“彩虹”文字的商标在中国大陆地区在核定使用商品上的使用证据。

在“洁柔案”中，争议商标的注册人屈炯森在商标评审阶段和诉讼阶段，均提交了大量的争议商标在核定使用商品上的使用证据，能够证明争议商标在中国大陆地区的长期一贯的使用情况。

（二）指定使用的商品是否构成类似商品情况不同

在“彩虹案”中，永记造漆公司注册的在先的第131415号“彩虹牌 油漆caihongpai YOUQ I及图”商标核定使用在第2类“油漆”商品上，引证商标第170496号“彩虹牌CAIHONGPAI及图”商标核定使用在第2类“聚醋酸乙烯乳胶漆涂料”商品上，争议商标第1740936号“彩虹RAINBOW及图”商标核定使用在第2类“油漆、防火漆、油漆稀释剂、刷墙粉、瓷釉（漆）、底漆、耐火漆、耐火涂层、防火涂料、彩色钢板涂料”商品上。即在先注册的商标、争议商标、引证商标所核定使用的商品均为相同或者类似商品。

在“洁柔案”中，根据在先注册的第734525号“洁柔JieRou及图”商标及争议商标在申请注册时适用的《类似商品和服务区分表》，卫生巾商品与卫生纸、纸巾等商品未划分为类似商品；只是在争议商标核准注册之时，《类似商品和服务区分表》对于卫生巾商品与纸巾等商品类别的划分已经发生了变化，卫生巾商品与纸巾等商品才被认定为类似商品。

四、商誉的延续性及其对商标的意义

在对“彩虹案”和“洁柔案”的两种不同裁判结果加以评述前，我们不妨看一下先前的原告武汉市荣宝斋诉被告商标评审委员会、第三人荣宝斋第1745724号“榮寶齋及图形”商标争议行政纠纷案（简称“榮寶齋”商标争议案）3. 参见北京市高级人民法院（2007）高行终字第296号行政判决书。。二审法院在该案中的相关论述，对于注册商标专用权能否延续问题的讨论，有很大的启发意义。

（一）“榮寶齋”商标争议案的基本情况

在“榮寶齋”商标争议案中，第三人荣宝斋前身松竹斋始创于清康熙十一年（1672年），1894年松竹斋开设了荣宝斋作为联号。1900年松竹斋歇业，荣宝斋继受其全部业务。随着业务的开拓发展，荣宝斋成为享誉海内外的，集书画装裱、出版、文物收集业务于一体的中华老字号。1991年9月20日，荣宝斋经核准注册了第565836号“榮寶齋”商标（见图8），核定使用在第16类“宣纸、明信片、便笺、便笺薄、印刷品、信封、临摹用字帖、印刷出版物、象框、墨锭、砚、印泥、毛笔”商品上，该注册商标的有效期至2001年9月19日。该商标专用权已因有效期届满未续展而失效。2001年4月26日，荣宝斋又在与第565836号商标核定使用商品相同或者类似的商品上提出三个“榮寶齋”商标注册申请，并于2002年9月7日被核准，注册证号分别是第1925398号（见图9）、第1925396号（见图10）和第1925382号（见图11）。

图8

图9

图10

图11

2000年11月20日，原告武汉市荣宝斋提出争议商标第1745724号“榮寶齋及图”商标（见图12）的注册申请，并于2002年4月14日被核准注册，核定使用在第16类“印刷纸（包括搅拌至、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸），铜版纸，木纹纸”商品上。

图12

2005年3月30日，荣宝斋以争议商标的注册违反《商标法》第十三条第二款和第三十一条的规定为由，提出对对争议商标的撤销申请。

二审法院认为，荣宝斋自其创立至今百余年来，经过对“榮寶齋”文字的长期使用，已经使其在书画装裱、出版、文物收藏等领域拥有较高的知名度，也使得“榮寶齋”在相关公众中广为知晓。自1991年9月20日在第16类商品上注册第565836号“榮寶齋”商标以来，荣宝斋百余年来所建立的商誉已经体现在该注册商标上，虽然该注册商标到期未续展已丧失注册商标专用权，但由于荣宝斋在该商标到期前又在相同的商品上重新申请了与此相同或者近似的三个引证商标，可以认为三个引证商标继续承载“榮寶齋”文字背后的巨大商誉。因此对商标评审委员会第3466号裁定和原审判决关于引证商标为驰名商标的认定，并无不当。在此基础上，争议商标在第16类铜版纸等商品上的注册属于在非类似商品上摹仿荣宝斋驰名商标文字，容易使相关公众误认为两者之间存在特定联系，从而可能损害荣宝斋利益的行为。因此，二审法院最终判决维持了商标评审委员会的裁定和一审判决，对争议商标的注册予以撤销。

（二）“榮寶齋”商标争议案的启发

“榮寶齋”商标争议案的审理并没有单纯地局限于商标本身，相反，二审法院是从商标本身所承载的商誉入手，分析了借助于商标而得以传承的商誉，并根据引证商标所承载的巨大商誉，认定晚于该案争议商标申请注册日而申请注册的引证商标为驰名商标，进而作出争议商标应予撤销的裁判。这种审理的思路在提示我们，商誉是具有延续性的，而且，商标和商誉是相互独立的，不同的注册商标专用权是相互独立的，但其所承载的商誉则完全有可能是相同的或者是具有承继关系的，因此，必须将注册商标专用权与商誉区别开来，作为不同的客体分别加以对待。

这种区分的意义在于，商誉是否附加于商标之上，直接决定了该商标是否具有知名度以及具有何种知名度。对于不同的商标而言，如果其所承载的商誉是相同的或者是具有承继关系的，则在后的商标便完全有可能因为在先商标或商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度。而知名度对于商标而言，其重要性则是不言而喻的，它不仅决定了某一商标是否能够被认定为驰名商标4.《商标法》第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；……”。，甚至在涉及《商标法》第二十八条的商标近似性判断5.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发[2010]12号）第16条规定：“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。”时都会产生十分重要的影响。

五、不同裁判结果背后的相同裁判标准

在从“榮寶齋”商标争议案中得到启发之后，再回过头来看前面提及的两个案子。“彩虹”商标争议案和“洁柔”商标争议案，不仅裁判结果截然相反，一个维持了争议商标的注册，一个撤销了争议商标的注册；而且在注册商标专用权能否延续问题上的表态也完全不同，前者否认了注册商标专用权之间的承继和延续可能性，后者则认为注册商标专用权在不同商标之间是可以延续的，因此，这是两个十分具有代表性的案件。但是否因此就可以认为这两个案件是相互矛盾的，其所反映出的裁判标准也是彼此冲突的呢？答案绝对是否定的，其实，在这不同的裁判结果背后，法院所掌握的裁判尺度是完全一致的，两个案件所适用的裁判标准时完全相同的。

如同前文已经列举的产生不同裁判结果的事实差异所揭示的那样，“彩虹”案和“洁柔”案之所以会产生不同的裁判结果，除了考虑争议商标所指定使用的商品与引证商标所指定使用的商品，在争议商标申请注册时是否构成相同或类似商品的差异外，最重要的一个原因，在于因使用情况不同而导致两案中争议商标各自所承载的商誉情况不同。在“彩虹”案中，争议商标并未在中国大陆地区有实际的商业使用行为，因而也就不可能有商誉的累积；而在“洁柔”案中，相关证据足以证明争议商标在中国大陆地区得到了长期、一贯的商业使用，这种使用行为就使商誉得以累积，进而使不同商标所承载的商誉之间有了承继或延续的可能性。“彩虹”案因争议商标与在先商标之间缺乏商誉的承继可能性，最终撤销了争议商标的注册；“洁柔”案则因争议商标与在先商标之间商誉承继、延续因素的存在，而最终维持了争议商标的注册。其实，在谈到关联商标之间的传导效应时，最高人民法院知识产权庭孔祥俊庭长也曾指出，“驰名商标与其他商标结合起来使用时，可以根据案件具体情况考虑其相互之间的知名度传导效应。当然，此时仍应当以使用和实际知名度为基础，不能简单地以传导替代实际使用等情况。”【1】而孔庭长文中所称的知名度，与本文所强调的商誉完全可以作相同的理解。

因此，“彩虹”案与“洁柔”案所遵循的裁判标准是完全一致的，即要考虑在不同的商标之间是否存在商誉的承继与延续。说到底，就是要遵循《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》所总结出的一项基本的司法原则，即：对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序6. 参见《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发[2010]12号）第1条的相关规定。。

当然，在文字表述上，笔者认为“彩虹”案的表达方式更为可取。一方面，注册商标专用权的取得是基于注册行为而产生的，当事人单纯的主观意图并不能直接决定注册商标专用权的产生；另一方面，在不同的注册商标之间直接认定商标权利的延续，容易混淆注册商标专用权与其所可能承载的商誉的关系，使人只见结果而不见原因，在不对案件事实加以分析的情况下，容易产生不同案件之间裁判标准相互矛盾的假象。因此，本文所要强调的正是不同的注册商标之间，商标专用权独立的绝对性和其所承载的商誉延续的可能性，理解了这种绝对性与可能性的并存，便能够发现案件不同裁判结果中所适用的相同的裁判标准了。

【1】孔祥俊. 驰名商标司法保护的回顾与展望【J】. 人民司法, 2013(1):57.