中欧美日实质审查中参数限定的产品权利要求的新颖性判断对比

王扬 于凤伟 吕慧敏

（1、国家知识产权局专利局材料工程审查部，北京 100000；2、中国北方工业公司，北京 100000；3、国家知识产权局专利局复审委员会，北京 100000）

1日本专利局（以下简称为JPO）、欧洲专利局（以下简称为EPO）、美国专利商标局（以下简称为USPTO）对参数限定权利要求新颖性、创造性的判断

《关于新颖性的对比研究报告-JPO,EPO&USPTO专利审查实践对比》中，三局提供了涉及新颖性的各种案例，其中下列案例涉及参数限定的产品权利要求的审查。

例1：权利要求：一种聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜，其特征在于，该膜表面上形成的突起，其高度为h(nm)，数目在下述范围内；1≤h＜100：1000-20000个/mm2；100≤h：0-50个/mm2，且膜表面粗糙度Ra为2-10nm。现有技术：在聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜磁记录膜中，表面粗糙度Ra为3-8nm，膜满足该表面粗糙度条件，且在用作磁带时流畅性优良。当用作磁带时，异常高的突起对于磁带的流畅性可能具有负作用。

1.1 EPO评价

EPO审查员初步判断，应当否认权利要求的新颖性。如申请人能够提供有说服力的证据或反对意见，则应当改变结论。要求保护的膜与通常的膜区别似乎仅在于突起高度h满足参数。现有技术文件公开的膜粗糙度Ra占先于权利要求范围，只是现有技术文件没有记载膜的高度分布。根据EPC指南，应指出缺乏新颖性。如果已知产品与请求保护产品在其他方面都相同（例如起始原料和制备过程都相同），则首先提出缺乏新颖性。后续程序中，如果申请人能够（例如通过适当的对比实验）证明关于参数确实存在差异，则值得怀疑是否本申请公开了对于制造具有权利要求中限定的参数的产品而言必不可少的所有特征，从而提出未充分公开。

1.2 JPO评价

JPO认为要求保护的发明不具备新颖性。权利要求包含通过功能或性质限定产品的表述，则可能存在难以将要求保护的发明与对比发明相比较的情形。如果审查员在未将要求保护的发明与对比发明的产品进行严格对比时，即有理由初步判定要求保护的发明与对比发明的产品相同，只要没有其它区别，则审查员可以发出缺乏新颖性的拒绝理由通知书。审查员可以等待申请人对这两个发明之间的区别进行争辩或澄清。

后续程序中，申请人可以通过提出书面意见或实验结果的证明书等来反对通知书的拒绝理由以进行争辩或澄清。如果申请人的争辩能够成功改变审查员的评价，至少达到不能确定要求保护的发明缺乏新颖性而不具有可专利性的程度，则该拒绝理由将被克服。如果申请人的争辩（例如是抽象的或泛泛的）没有达到能够成功改变审查员的评价那样的程度，则审查员可做出驳回决定。

1.3 USPTO评价

USPTO认为要求保护的发明缺乏新颖性。将基于两方面理由驳回该发明，即被现有技术占先（不具新颖性）和现有技术使其显而易见（不具创造性）。当现有技术的组合物看上去与权利要求的组合物相同，而现有技术没有明确公开权利要求中的功能、特性（即没有关于固有特征的记载）时，审查员可以同时依据占先和显而易见拒绝该权利要求。最初是审查员负责提供理论根据，来合理地论证权利要求中的功能、属性或特性是现有技术记载的主题中必然存在的。后续程序中，申请人可以通过提交证据表明要求保护产品和现有技术产品并不相同，且现有技术产品并不必然具有要求保护产品的特性，来反驳该基于固有属性的占先和显而易见的初步判定。

1.4 结论

综上所述，三局对该案例（参数限定的产品新颖性的判断）的判断标准基本相同，由于权利要求用参数进行限定时，与现有技术难以区分，三局审查员都初步判断该权利要求不具新颖性，USPTO审查员还提出了不具创造性的结论。但是后续程序的处理三局稍有不同，EPO审查员提出，如果申请人能够证明参数存在差异，则怀疑本申请是否公开充分的问题；JPO审查员强调了，后续程序中对比试验证据的重要性，所提交的证据应至少达到不能确定要求保护的发明缺乏新颖性而不具有可专利性的程度；USPTO审查员也强调，后续程序中申请人可通过提交证据进行反驳。上述处理方法，提供了不同的审查思路，对我国的审查方法具有一定借鉴意义。三局审查员与我局审查员对参数限定产品新颖性的初步判断标准一致，但后续处理稍有不同。

2 中国专利局对参数限定产品新颖性、创造性审查的审查判断

我国专利局实质审查审查员对参数限定的产品新颖性、创造性审查主要有以下审查思路：

2.1 根据结构、组成推论产品参数相同，产品不具有新颖性

该思路中新颖性的初步判断与美、日、欧三局相同，在后续处理中也强调了对比试验的重要性。但实际审查中，申请人往往不提交对比试验数据，仅仅通过陈述阐明其具备新颖性创造性的理由。

2.2 制备方法相同或相似推论产品不具新颖性

虽然对比文件中没有提及申请用于表征产品的参数，但对比文件公开的产品与请求保护的产品的制备方法相同或相似，推定请求保护的产品不具备新颖性或创造性。审查实际工作中，往往很难找到生产方法完全相同的现有技术。即使能找到生产方法相似的对比文件，审查员很难提出足够说服力的说理。

结语

综上所述，对于参数限定的产品权利要求，中国专利局与美、日、欧的初步判断标准类似，但是对后续处理方法略有不同。从审查实践出发，笔者更认同中国专利局第一种审查思路，即根据对比文件的结构、组成相同推论参数相同不具新颖性。该方法可操作性更强，审查的准确性、一致性更强。但是该方法也存在一定的缺陷，后续程序中，申请人往往不提交对比试验证据，对审查造成了一定困难。如果驳回，申请进入复审程序，拉长了申请的审查程序。而且如果审查员无强有力的理由，对申请贸然驳回，可能会在后续复审程序中撤销驳回。因此，笔者建议，在提交对比实验的裁量权中，应赋予审查员更大的自主权，允许审查员可强制申请人提交对比实验数据。这样不仅仅解决了提交的其他证据难于判断的问题，也可便于后续程序的处理，从而杜绝一部分申请人使用参数限定现有技术产品获得专利权的现象。

[1]2011年《关于新颖性的对比研究报告-JPO，EPO&USPTO专利审查实践对比》学术观察国家知识产权局学术委员会[Z].