我国专利许可合同登记必要性研究

文 / 董美根

专利许可是专利权人处分专利权最主要方式。由于专利许可方式的多样性与复杂性，承载专利许可的专利许可合同登记被认为是解决同一专利不同许可之间冲突最简单、最有效的方式。我国现行法律法规仅规定了专利许可合同备案，未涉及专利许可合同的登记及其效力。诸多国家和地区对专利许可合同的登记及其效力作了明确规定【1】，国内学者从不同角度诠释认为我国也应当就专利许可合同的登记及其效力作出规定。探讨专利许可合同是否需要登记就显得非常重要，也为我国将来新一轮的《专利法》修订做好准备。

在参考不动产合同登记基础上，本文将从专利法及专利许可规则出发，考察我国专利许可合同（尤其是专利独占许可合同）有无登记的必要性。

一、专利许可合同登记性质

专利许可合同属于民事合同，专利许可合同登记总体上应遵循民事合同登记规则，尤其是登记性质。

（一）民事合同登记性质

为了社会稳定、有序及保护公共利益目的，国家有必要对当事人的民事合同进行干预和管理，其手段之一即为民事合同的登记。我国《合同法》第44条第2款只是笼统规定了部分民事合同应当办理登记手续，但未明确登记对象是合同本身的登记（合同登记），还是合同引起的权利得丧、变更的登记（权利登记）。最高法院《关于适用〈合同法〉若干问题的解释㈠》第9条规定区分了合同登记与权利登记 。1.该条规定：“依照合同法第44条第2款的规定，法律、行政法规规定合同应当办理批准手续，或者办理批准、登记等手续才生效，在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的，或者仍未办理批准、登记等手续的，人民法院应当认定该合同未生效；法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不能转移。”因大多数权利登记均与引起权利移转的法律行为（尤其是合同）有关，故权利登记也常作为合同登记来看待。

合同登记主要审查合同当事人主体是否适格、是否具备法律规定的特殊条件、合同内容是否合法等。其具体目的在于：1.保护交易安全以保护及当事各方利益；2.方便公众查阅，减少权利冲突。此外，登记的合同还具有证据效力 。2.如登记的专利许可合同可作为独占被许可人申请诉前措施的权利证据、专利侵权之诉的赔偿证据。权利登记目的在于使有效合同履行所产生的权利得丧、变更情况进行公示【2】。

以物权为例，我国动产登记极少（仅涉及抵押登记），主要涉及不动产登记。不动产登记既有合同登记，也有权利登记。合同登记主要有：房屋预售合同登记（实现行政机关审查与监督，防止房屋交易欺诈，维护交易安全与交易秩序）、租赁合同登记（公开特定房屋已设定租赁，公示该房屋存在优先购买及买卖不破租赁原则的制约或负担）。权利登记主要有房屋过户登记（公示所有权变更，同时公示可能存在抵押等负担）、抵押权登记（公示物权处分受限制状态）。

（二）专利许可合同登记性质

我国目前将专利许可合同划分为独占许可合同、独家许可合同与一般许可合同三种基本类型。因专利许可性质对专利许可合同登记的性质具有实质性影响，而我国目前理论与实践对专利许可的性质未统一，故讨论专利许可合同是否有必要登记之前，必须区分不同专利许可的性质。

专利许可概念源自于美国19世纪专利法实践。美国专利法一开始按财产规则界定专利权：专利权享有与财产相类似的内容，包括使用与处分等权能。由于专利技术非物质性特征，在借鉴有形财产处分（disposition）基础上，美国法院19世纪中叶率先在专利法领域创造了“许可（license）”法律概念，以区别于有形财产的某项权能必须一并处分，实现对某项权能更为灵活与精准的处分【3】。此后，许可作为民事权利处分形式被诸多国家和地区及国际公约所采用。

民事权利分为静态权利享有与动态权利行使两种形式。根据德国民法学说，权利动态行使包括负担行为与处分行为两种情形。负担行为是“一个人相对于另一个人或另若干人承担为或不为某一行为义务的法律行为。”【4】435.独占被许可人未取得分许可权的，也就不具有追认权。负担行为是权利人对自己权利进行了限制，产生债务关系，并不导致权利得丧与变更。处分行为是“直接作用于某项现存权利的法律行为，如变更、转让某项权利、在某项权利上设定负担或取消某项权利等。”【4】436处分行为是权利人将自己的权利授予第三人行使，直接发生权利的得丧与变更，被授权人可以其自己名义行使被授予的权利。

由于德国民法负担行为与处分行为规则过于抽象与复杂 ，3. 德国处分行为采用物权行为规则，实行确定原则、享有处分权原则、必要公示原则。负担行为不考虑行为人享有处分权，只考虑行为人是否以自己意思表示从事负担行为。参见[德]迪特尔 梅迪库斯：《德国民法总论》，邵建东译，法律出版社2001年版，第169-170页。我国未采用这种划分 ，4.我国未采用物权行为与准物权行为、《合同法》规定无权处分的合同效力待定。而是将两者统归于处分行为。但德国民法负担行为与处分行为的划分对于理解专利许可具有较大的参考价值。一般许可，指在约定的权利、地区范围内除可有二个或二个以上的被许可人实施专利技术外，专利权人还可在该范围内自己实施专利技术。显然，一般许可实为专利权人对其专利权所设立的一种负担，一般许可合同仅仅是专利权人同意被许可人使用其专利技术的承诺，或者说是专利权人对一般被许可人实施专利技术不行使排他权的一种承诺。相应地，一般许可合同如为登记，必为合同登记。独占许可是专利权人对专利权所进行的处分，被许可人在许可范围内取得了被授予的专利权。独占许可合同不仅仅是合同，还承载着权利的授予。相应地，独占许可合同如为登记，必为权利登记。独家许可实为专利权人保留自己实施专利技术的独占许可的特殊情形，如为登记的，也为权利登记。

二、专利一般许可合同无登记必要

因一般许可为负担行为，一般被许可人无权限制专利权人自己使用与另行许可。故一般专利许可合同即使进行登记，其也必然为合同登记，而非权利登记。

如果要求一般专利许可合同进行登记，理应赋予其要对抗第三人效力，否则无登记必要。登记对抗的只能是：1.在先独占被许可人（在先独占许可合同）；2.受让人或在后独占被许可人。这两方面，法律无特别干预之必要。

1、一般许可合同不能对抗在先独占许可

当存在在先独占许可的，因独占许可为专利权的授予，在独占许可授权范围内，即使在先独占许可未为登记，基于无权处分规则，专利权人再为一般许可属于无权处分之情况。缺乏处分权的专利权人再为的一般许可必然在合同法层面上无效 。无效合同当然无必要登记，更不具对抗效力。

2、未登记的一般许可合同可直接对抗受让人或在后独占被许可人

当专利权人为一般许可之后再为专利权转让或独占许可的，此时受让人受让的专利权或独占被许可人取得的权利是否承受该专利权上的负担，或者说一般被许可对受让人或在后被许可人是否仍有效呢？

一般认为，“买卖不破租赁”原则主要是基于承租人实际占有标的物。但从另一方面看，承租人基于租赁合同而实际占有物时，该所有权上的占有权能被承租人享有与行使，基于“后手权利不得大于其前手”的民事权利继受取得规则，买收人应承担该物上的负担。这样在租赁合同有效期内，买收人同样应承受物上的租赁负担。显然，当专利权存在一般许可负担时，即使专利权人为转让或再为独占许可的，此时仍应遵守“买卖不破租赁”原则，一般许可合同无登记的必要 。6.《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第24条第2款规定：“让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同，不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。”

此外，特殊情形之专利许可更无须登记。

1.专利池许可的登记 随着技术的发展，专利池许可是专利许可中经常发生之情形。实行公开、透明、无歧视的RAND原则要求专利池许可只能是一般许可。由于入池专利处于变化之中，专利池许可根本无须也无法进行登记。相反，要求专利池许可进行许可登记无疑增加了当事人的负担。

2.强制许可的登记 专利强制许可本质上也是一般许可。如果自愿一般许可需要登记，那么专利强制许可是否也需要登记而非现行的备案？如果强制许可也需要登记，是否赋予其对抗效力？不仅如此，如果强制许可是基于专利权人行使专利权而被认定为不法垄断所诱发的 ，7.参见《专利法》第48条第（二）项规定。此时强制许可的登记必然与反垄断法的目标相违背。

三、独占许可合同登记不符合专利法规则

专利独占许可合同是否需要登记，除了考虑交易安全外，更需要考虑专利法规则。但专利法规则难以支撑独占许可合同登记。

1、专利权登记不具有公信力对独占许可合同登记具有根本否定性影响

专利权的取得与变更虽然是通过登记进行的，这一登记虽然具有公示权利归属（权利静态享有）的功能，但这一公示并不具有公信力。专利登记仅仅是证明该专利通过了专利审查而被授予了专利权。专利登记簿仅仅是“一种即时的法律状态的证明”【5】，专利权登记仅仅是证明了专利登记在册时推定专利权有效、专利权归属于登记名义人，而非证明专利权真实、持续有效。专利权登记因缺乏公信力而不具有不动产公示所产生的针对任何第三人的效力。相应地，专利权动态行使的独占许可合同也就无须进行登记。

2、专利无效宣告导致独占许可合同丧失登记基础

合同登记的主要目的之一即为保护交易安全以保护交易当事各方利益。然而专利权本身的不稳定性导致专利许可交易本身即存在非常大的风险。我国专利法规定，包括被许可人在内的任何人都可提起专利权无效宣告之诉。专利权一旦被宣告无效，则专利许可合同也就丧失了存在与持续的基础，专利许可合同终止。

实践中更难面对的是，如独占许可合同（也适用于一般许可合同）登记后，第三人会了解到被许可专利技术具有实际商业价值，为此会以专利无效为由进行讹诈。专利许可合同登记虽然给公众带来查阅方便，但也给当事人尤其是专利权人带来了更大的风险。由于能够进行许可进而实际商业化运用的专利比例极小，专利许可合同登记产生的负面效果更大，更不利于专利实施，从而与鼓励发明创造的专利法目标不符。

3、专利权的动产权利属性决定了独占许可无须登记

物权登记主要针对的是不动产，对动产登记要求较少。其原因在于不动产价值相较较大，公示不动产的归属对社会稳定具有重大价值。而动产的价值相对较小，交易相对频繁，法律直接规定占有事实产生占有权，通过占有公示完全可实现社会稳定。这也是物权法公示公信原则的体现。

大陆法系对专利权的财产属性未作界定。英美法系一开始按照普通法的财产规则界定专利权时，专利权享有与财产相同之“占有”、使用、处分等权益。但是借鉴财产法规则时，专利权更多的是具有动产属性（私人财产属性8.美国《专利法》第261条规定，专利权具有动产（personal property，也有译为私人财产）属性。），而非不动产属性。如美国联邦法院认为，专利权人通过权利要求书、说明书披露相关技术即为专利权人“占有”了该专利技术【6】。这一规则完全是物权法上的动产先占取得制度的映射。这样，对动产属性的专利权进行许可处分的独占许可合同无须登记。

4、两大法系典型代表国家和地区并不要求独占许可进行登记

目前确有部分国家和地区要求专利许可合同（尤其是专利独占许可合同）进行登记，并赋予登记以效力，如俄罗斯、日本、我国台湾地区。但并非所有国家和地区都要求专利独占许可进行登记，尤其是两大法系典型代表的德国与美国。

德国《专利法》规定了专利独占许可合同的登记，但登记完全是出于当事人自愿，该法未规定登记的效力 。9.德国《专利法》第30条第4项规定：“向专利局证明了另一方的同意的，依专利权人或被许可人的请求，专利局将独占许可的授予登记于专利登记簿。”德国学术及实务均认为，独占许可登记并不产生实体法上的效力【7】。

美国1870年第一部《专利法》要求专利权在转让（assign）后的三个月内到美国专利局进行登记，美国法院也曾长期认为登记公示是判断合同是否对受让方施加限制的实质性要求【8】。美国现行《专利法》第261条要求专利权转让、授权或转移进行登记是根据普通法规则进行的（这也是1870《专利法》的保留），并不包括许可授权登记。该法第271条规定，专利侵权之诉“必须完全由专利权人或以专利权人的名义提出”，独占被许可人必须以专利权人名义或与专利权一并提起侵权之诉【9】。该规定未要求独占许可合同登记是产生对外对抗效力的前提 。10. 版权独占许可与专利独占许可不同，版权独占产生权利转让后果，版权独占许可需要登记。此外，美国所有当代论著中都无独占许可合同登记内容，除非涉到美国境外许可。

四、独占许可合同登记不符合专利许可规则

专利法规则不要求专利独占许可合同登记，专利许可规则同样不要求专利独占许可合同进行登记。

1、专利独占许可规则复杂，登记机关审查难度大

独占许可合同登记实为权利的登记。如需要公示独占被许可人所取得的权利，登记机关应当对专利许可合同的实质性内容进行审查后才能登记并公示，否则登记不具有公信力。

（1）专利独占许可必须是专利法意义上的独占许可

专利登记机关首先要审查专利独占许可合同不仅仅是合同法意义上的独占许可，同时还应是专利法意义上的独占许可。仅仅授予专有制造权、使用权、销售权的专利独占许可合同仅仅是合同法意义上的独占许可，尚不构成专利法意义上的独占许可合同。

物之支配权是对事实支配的一种确认：占有物即可实现支配物；通过行使物上请求权（排他请求权）恢复对物的占有进而恢复支配。专利则不同，专利权不稳定性与专利保护范围不确定性，加上大量阻却性专利与互补性专利的存在，专利权缺少事实支配之对象独立及四至清晰的先决条件，专利权人无法实现法律支配。英美法系虽然一开始从财产角度界定专利权为积极权利，但专利授权目的并不是给予专利权人在专利授权之前已经具有的积极使用权（自然权利）、也没有扩大这一使用权，而是赋予其排除他人实施专利技术以实现其垄断性的使用【10】，美国最终于1952年《专利法》确定了专利权是消极排他权。大陆法系国家和地区大多持相同规则：法国现行《知识产权法典》从消极角度规定专利权的；德国现行《专利法》虽然同时从积极与消极角度规定了专利权内容 ，11. 德国《专利法》第9条“专利权人的排他权利”规定：“专利具有仅专利权人有权在本法适用的范围内实施被授予专利的发明的效力。未经专利权人同意，任何第三人不得制造、许诺销售、销售、使用、进口专利产品……”但德国总体上主要还是认为专利权是消极权利 。12.“发明人（德国实行发明人原则）权利中的使用权是一种不完全的绝对权。”引自范长军：《德国专利法研究》，科学出版社2010年版，第53页。我国台湾地区2001年修订《专利法》时将专利权从积极权利修改为消极权利。TRIPS协议的有关权威解释也认为专利权是消极权利【11】。我国《专利法》第11条也是从消极角度规定专利权的：未经许可，任何单位或个人不得以生产经营为目的制造、使用、销售专利产品、使用方法专利。

专利权是消极权利要求专利独占许可不仅是合同法意义上的独占许可（专有授予制造权、使用权、销售权等），更应是专利法意义上的独占许可（授予独占被许可人排除他人使用专利技术的权利）。

（2）独占许可的范围复杂

专利独占许可常存在着时间、地域、权利、被许可的权利要求范围、被许可使用的产品范围等限制，这些限制都是专利许可处分内涵精确化的具体表现。登记机关审查这些范围的难度较大，如不同产品范围是否都在专利申请主题范围之内，且没有发生冲突。

此外，1.当独占许可合同将多个国家的同簇专利一并许可时，如何进行登记？即使在我国进行行登记，对其他国家的专利是否具有效力？2.《对外贸易法》规定技术进出口合同需要登记。如为专利许可的，多个登记是否有冲突？

2、现行规则已解决不同专利许可合同之间的冲突，无须登记

登记目的之一在于公示权利，减少权利或合同之间冲突。然而，我国现有规则已基本解决不同许可之间的冲突，登记实无必要。

（1）独占被许可人基于被授权的权利直接对外主张权利

如前所述，独占许可合同承载着专利权的授予，是否登记并不影响独占被许可人所取得权利与对外效力。原因很简单，专利独占许可授予的是专利权上的民事权益，专利权的归属并未发生变化 。13.“权利（right）常常指包括有形财产或无形财产上的权益（interest）、请求权(claim)、归属关系（ownership）。”Black’s Law Dictionary, 8th Edition, at 1347.由于所有绝对性民事权利（权益）都具有对外效力（《侵权责任法》保护的是民事权益），独占被许可人所取得的权益当然具有对外效力。结果是，专利许可合同登记必然是对本身即已具有绝对对外效力的权利再次进行公示，显然没有必要。

（2）在后被许可人可获得充分救济，无须进行登记。

当专利人为独占许可之后再为许可或转让时，表面上因该独占许可未为登记而造成了善意在后受让人或在后被许可人的损失。然而，受让人或在后被许可人可获得合同法上的充分救济：专利权人非常清楚专利权已为许可授权，专利权处于不完整的状态。当专利权人再为处分时，其理应为隐瞒在先授权事实而再次处分承担相应的违约责任。此外，当受让人或在后被许可人实际使用专利时，如果停止使用对影响过大且有损公共利益时，即使构成侵权，也并不必然承担停止侵害责任。

五、结语

虽然专利权与物权都属于财产权，但由于专利技术与有形物（尤其是不动产）具有本质上的差异，物权法规则并不能完全适用于专利法。在专利许可合同是否需要登记方面，应充分尊重专利法本身的规则及专利许可的特殊性，不能直接移植物权登记规则。从专利法及专利许可规则来看，我国确无必要规定专利许可合同的登记。当然，基于当事人意思自治原则，法律也不应排斥当事人就专利许可合同的备案。

【1】 姜丹明.各国关于许可合同登记问题的立法简介【C】//专利法研究1999.北京:知识产权出版社,2000:32.

【2】高富平.合同登记与权利登记[J].衡阳师范学院学报（社会科学）,2000:4.

【3】Adam Mossoff.Exclusion and Exclusive Use In Patent Law【J】. Harvar Journal of Law and Technology,Spring, 2009.

【4】 [德]卡尔 拉伦茨.德国民法通论[M]. 王晓晔等,译.北京:法律出版社,2003.

【5】 邱曼丽,哈斯.专利证书（专利登记簿副本）在专利权属纠纷中证明力的探讨[J].知识产权.2009:3.

【6】Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010).

【7】 Masanori Ikeda.Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany【EB/OL】.【2009-12-10】.

【8】Joseph William Singer. Introduction to Property 231-34 (2001) (discussing notice requirement in restrictive covenant doctrine).

【9】Morrow v Microsoft Corp, 499 F 3d 1332 (Fed Cir 2007).

【10】 167 U.S. 249(1895).

【11】UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development : An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement【M】. Cambridge University Press, 2005：414.