功能性限定的得与失

龚锦玲，张素卿

（国家知识产权局 专利局专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:任健男

1 功能性限定特征的介绍

1.1 功能性限定的定义与实例

在电视技术领域的权利要求中经常出现功能性限定的权利要求，那么什么是功能性限定的权利要求呢？以下是其定义“如果在一项产品权利要求中不是采用结构或者组合的技术特征来限定该产品，在一项方法权利要求中不是采用步骤或者操作方式的技术特征来限定该方法，而是采用产品的零部件或者方法的步骤在技术方案中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定其发明创造，则称为‘功能性限定特征’”。申请人之所以采用功能性限定特征，一般是希望如此撰写的权利要求能够覆盖实现其所述功能的所有方式，从而使其权利要求具有更宽的保护范围。

例如，电视技术领域中有以如下方式撰写的权利要求：“一种数字广播接收机，包括：解调器，接收并解调双传输流，所述双传输流包括正常数据、强健数据和指定的已知数据；已知数据输出单元，从解调的传输流检测已知数据的位置；均衡器，使用已知数据对解调的传输流进行均衡；解码器，对均衡的传输流进行解码；去交织器，对解码器的输出数据进行去交织；去随机化器，对去交织的输出数据进行去随机化。其中，在广播发射机中对传输流执行网格编码，并且所述网格编码步骤包括：在已知数据的起点执行存储器初始化。”

上述权利要求中均衡器，解码器，去交织器并未记载它们的具体电路构成，而是在表述部件的用途或者是采用这些部件的目的，实质上都是指出部件在要求保护的技术方案中所起的作用或者功能，这是功能性限定特征的典型表述方式。

1.2 功能性限定特征的保护范围的解释

对上述功能性限定的特征通常有广义和狭义的两种的解释方式：一是在专利审批过程和侵权判断中都认为这类技术特征涵盖了能够实现所述功能的一切方式；二是在专利审查过程和侵权判断中都将功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。而这两种解释则对专利审批和侵权判定产生了重大影响。

2 结合实例介绍功能性限定的权利要求在我国所采取的立场

中国在审查实践中通常采取广义的解释方式来审查权利要求。例如，在审查指南中规定：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”但如果到了侵权判定的过程，我国法院则采取狭义解释的立场。如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

如电视领域中最经常出现的显示装置，申请人对其限定可以采取两种不同的方式，一种使用显示装置的内部结构特征，一种使用其可以完成的功能来进行限定。如果使用前一种方式，则在审批或者侵权判定中都会以权利要求中限定的具体结构作为判断的依据；如果使用后一种方式，则会出现两种不同的标准，如某权利要求中的某个技术特征是“显示装置，以将目标画面和电视画面同时显示于该显示装置”。该特征属于典型的功能性特征。对于这个特征实质上在说明书的实施例中是具体描述了显示装置一边显示正在播放的视频，一边显示用户选择好的正在编辑的画面，从而使得用户在实时观看电视节目的同时，可以进行对所选择画面的编辑操作。这样的特征如果在审查过程中，通常认为电视领域中常见的“画中画”、“画外画”等方式都属于上述功能性特征所涵盖的范围，如果对比文件中具有“画中画”功能，则可以认定该特征已经被对比文件所公开。但显然如果在侵权判定中，则“画中画”等方式与该特征两者不等同。

但在专利审批的过程中，申请人经常混淆这两种解释，将其所撰写的功能性特征按照狭义解释的立场作为判断权利要求是否具备创造性的依据，从而在权利要求是否具有创造性中为此问题扯起了拉锯站，例如上面这个实例中，审查员认为“画中画”已经公开了权利要求中的功能性特征，而申请人从说明书实施例的角度出发，认为画中画不能完成所选择画面的编辑，因此“画中画”与以上特征无法等同，其本质就是一方在使用广义解释，一方使用狭义解释，但因为我国在审批过程中规定是按照广义解释来进行的，因此申请人如果想要获得专利权，则应该在寻求修改上述功能性限定的特征着手则更为有利。

从上述这个简单的实例中可以看到，功能性限定的特征，如果使用广义的解释，则其范围都比较宽，在审批过程中容易被找到影响新颖性和创造性的对比文件。反之，如果审查员没有找到相应的对比文件，使得带有功能性特征的权利要求获得了专利权。则其所获得的专利权范围会比较宽。而这样的权利要求到了司法程序中进行侵权判定时，则会由于我国在侵权判定中狭义解释的立场，并不是完全以广义解释的范围来确定的。这种情形并不是申请人、公众所乐于见到的。

因此在《专利审查指南2010》[1]对功能性限定则采取了应当予以限制和严格审查的立场，其中规定：

“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能性或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书规定的实验或者操作或者所述技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

对于权利要求中所包含的功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或者实用新型技术问题的方式的功能性限定。

此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。”

可以看出，中国专利法使用了一个限制和严格审查的立场，在可能的情形下不要使用功能性限定，即使没有办法使用了这种方式，也应该得到说明书的支持，其实质上则是在尽量与我国法院所采取的立场所得出的结果之间缩小差距[2-3]。以避免出现太多具有争议的权利要求，给公众一个适当稳定的权利要求。

3 功能性限定各有利弊

在电视技术领域，由于其领域的特殊性，大多数专利申请人都非常喜欢采取功能性限定来撰写权利要求，期望获取一个比较宽的保护范围的权利要求。因为在实际的应用中，很多专利并没有真正的走入司法程序，而只是成为了谈判桌上的一个重要砝码。对此策略，笔者仍然希望专利权人有一个比较清醒的认识，这样的权利要求实质上存在着很多的泡沫，并且泡沫的多少完全取决于我国法院结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式所确定的该技术特征的内容，反而不如以其他形式撰写的权利要求完全以权利要求的内容为准来确定其保护范围来的明确。因此笔者认为，我国申请人应该尽量避免撰写功能性特征，如果要撰写这样的权利要求，也应该在说明书中写入足够的实施例予以支持，以避免因为实施例的单薄而被引入太多个别实施例中的特征反而得到了一个范围比较窄的权利要求，成为一个没有实用价值的专利。同时，在被控侵权时，尤其是碰到被控侵权的权利要求属于功能性限定时，不要被权利要求中过宽的保护范围所迷惑，其真正的保护范围其并不完全是以权利要求的内容为准的。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程·实质审查分册[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011.