专利有效性争议仲裁的双维度考察＊

赵 丽

(1.武汉纺织大学人文社科学院,湖北武汉430073;2.华东政法大学法律系,上海200042)

专利有效性争议仲裁的双维度考察＊

赵 丽1,2

(1.武汉纺织大学人文社科学院,湖北武汉430073;2.华东政法大学法律系,上海200042)

近些年来,专利有效性争议的适裁性在理论上的合理性已得到学界众多学者的认可。然而,一项制度的确立不仅需要应然性的理论证明,还需要对现实操作层面中可能面临的困难作出具体的预计和全面的考量。此类争议本身的特殊性决定了其不可避免的涉及到对公共利益的潜在侵蚀,同时,还面临着与我国现有的行政、司法争议解决程序有效衔接与协调的难题。因此,我国在坚持此类争议具有适裁性方向的同时,还应正视其可能引发的问题,从理论与实践两方面准备好充分的应对策略和解决方案。

专利有效性;可仲裁性;公共利益

争议的可仲裁性(A bitrability),是指仲裁作为解决纠纷的一种方式可以解决哪些纠纷、不能解决哪些纠纷,即哪些纠纷可以通过仲裁解决、哪些纠纷不能通过仲裁而只能通过诉讼或行政处理的途径解决[1]。从本质上理解,仲裁是一种合意程序,由这种合意衍生出仲裁庭的各种权限和管辖权[2](P7)。从仲裁产生的历史看,其最初是商人间为避免诉讼高昂的时间和经济成本,而自发决定将相互间的商事纠纷提交某个为双方所信任的特殊个人或机构裁决,并自愿接受裁决约束,主动履行裁决内容。经过长期的发展,仲裁的各项制度日臻成熟,但合意性、民间性作为其最具优势的显著特征保留至今,并由此决定了适裁争议的范围仅限于平等当事人之间、可由当事人自由处分的权利义务纠纷[3](P90-92),即可以通过当事人和解解决的民商事争议。而这一点,也成为现代仲裁制度决定争议可仲裁性的基础。德国、日本、奥地利、丹麦、西班牙、芬兰、法国、意大利、荷兰等国家的法律均将不能和解的亲属事项排除在可仲裁的范围之外[4](P432)。

目前,已有不少学者对专利争议的适裁性问题做出了研究和探讨。一般来说,合同类专利纠纷的适裁性在国际上已基本达成共识[5];而侵权类专利纠纷虽尚存争议,但大部分国家仍基于其私权争议性质,认可自愿达成的仲裁协议的效力,在实践中基本扫清了提交仲裁的障碍[6](P328-329)。然而,对于专利纠纷中最基本,同时也最容易被当事人提出抗辩的确权纠纷,即专利有效性争议的适裁性问题,理论界及各国的立法实践仍存在很大分歧。

从理论上讲,一方面,现代意义上的专利权与其他知识产权一样,毫无疑问应属于“私权”范畴[7](P3),只要不侵害他人和社会公共利益,应当允许当事人自由处分。因而,专利权争议符合争议可仲裁性的基本要求,可以被纳入适裁的争议范围。然而,另一方面,专利在产生之初即为一种“特许权”,具有浓厚的公法性质。权利人对技术的高度垄断决定了其确权直接关系到整个社会技术成本的高低和公共利益的保障,因而原则上又只能由公权力来行使,这显然与仲裁的民间性相悖。因此,能否以及如何从理论上解决这一矛盾,从而使此类争议恢复“私权”本色,摆脱“公共利益”的桎梏,顺利纳入可仲裁的范围,成为学术界广泛争议的问题。

一、专利有效性争议可仲裁性论争

从国际实践来看,1993年9月,世界知识产权组织全体大会正式批准成立世界知识产权组织“仲裁中心”(W IPO A rbitration Centre),主要负责审理个人之间或企业之间的知识产权争议,并设置了较为宽泛的争议受理条件。各国的国内立法也开始逐渐松动,美国率先突破传统理论的公共利益考虑,明确在国内立法中允许专利有效性争议交付仲裁,但裁决仅在仲裁协议的双方当事人之间有效,对协议外的第三人没有约束力。然而,大部分国家立法仍对此采取保守态度,如法国即以专利有效性涉及公共政策为由,坚持国内地区法院及其上诉法院的专属管辖权,并拒绝外国仲裁庭的相关裁决在本国的执行。

我国立法对专利有效性争议可否提交仲裁并无明文规定,但依《专利法》第45条、第46条的规定,对专利有效性的异议应向专利复审委员会提出,由专利复审委员会审查并宣告其无效;当事人对专利复审委员会的裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。由此可见,在我国,专利有效性的决定权首先应由特定的行政机关(专利复审委员会)专属享有,司法机构也仅有复核权。因此,仲裁机构似乎无权对此作出裁决。

事实上,作为确权和交易的基础,专利有效性的认定许多时候对解决任何一类专利纠纷而言,均是无可避免的。况且,即使争议原本不涉及,只要此类争议的适裁性在法律实践中尚存争议,争议一方当事人就往往会就此提出异议,并据此抗辩[8](P145),重新启动冗长的行政或司法程序,排除或阻滞仲裁程序的进行。由此可见,专利确权纠纷的适裁性问题已成为仲裁程序能否顺利扩展至专利纠纷领域的一个前提性命题。

二、专利有效性争议适裁的理论合理性

早期的仲裁法理论认为,知识产权纠纷与反不正当竞争争议、劳动争议以及证券争议等一样,涉及到国家公权力的授权和监管,关系到公共福祉和利益,因而原则上不能由仲裁机构裁决解决,而应当由国家公权力来解决。[9]然而,随着国际技术贸易的发展和仲裁制度的日益完善,学者们已基本否定了传统理论中笼统地认定知识产权纠纷不可仲裁的理论,开始以一种更具体、科学的态度对知识产权纠纷的可仲裁性问题进行了系统的分类探讨。

具体到专利确权纠纷而言,近十多年来,国内许多学者开始关注美国的专利有效性仲裁,并对此类争议的适裁性进行了宏观的定性分析,从几个方面论证了专利有效性争议适用仲裁的理论基础和现实条件:

第一,知识产权的私权特征,符合仲裁法理论中对于可仲裁的争议应当具有当事人可处分性的要求,只要仲裁本身不损害公共利益,就应当纳入可仲裁争议范围。

第二,仲裁本身所具有的专业、高效、私密、易于执行等特点很好的满足了专利争议技术性、时效性、保密性等特殊要求,弥补了现有行政和司法救济程序的不足,具有的显著优势和良好的适用前景[10]。

第三,简单的以专利有效性争议涉及公共政策为由否定其可仲裁性是不充分的。(1)近些年来,随着仲裁理论与实践的不断发展,对公共政策问题的态度逐步宽松,减少通过区分哪些事项和法律规范具有公共政策的方法,来作为判定是否具有可仲裁性的标准,甚至对很大程度上涉及适用公共政策规范的案件允许仲裁,从而呈现出一种将可仲裁性问题与公共政策相脱离的趋势。[11](P639)(2)仲裁强调意思自治,裁决仅对仲裁参与方有效,对公众没有约束力;而且仲裁往往秘密进行,公众很难得知有关情况。因此,仲裁本身的性质决定了其对专利有效性的裁决对公共利益影响甚微。[12](3)专利有效性争议的仲裁结果不会造成私人权利向公共领域的过度扩张以及公共资源的减少,因此不会损害公共利益。“对知识产权效力的裁决结果无非有效或无效两种,如果裁决有效,则保持原有知识产权人的权利。相反,如果涉案知识产权被仲裁机关裁决为无效,那么社会公众可以自由利用涉案知识信息,这反而扩大了公共利益的范围[13]。”

国是从比较法的角度看,当前许多国家,如美国、加拿大等国家的国内司法判例及立法中都已经开始承认专利有效性争议可交付仲裁的规定,国际商会国际仲裁院亦在1989年所作的6097号仲裁裁决也认定了专利有效性争议具有可仲裁性[14]。

三、专利有效性争议仲裁的潜在问题

既然专利有效性争议的适裁性问题在理论和国际实践中均已有巨大突破,我国是否亦应尽快在立法中允许此类争议提交仲裁呢?笔者认为,长远来看,此类争议逐步纳入可仲裁事项范围是将来仲裁法发展的必然,然而,仲裁毕竟是“一种可以产生公共后果的私人程序[15](P147)”,我国在确定立法方向的同时,还应采取更谨慎稳妥的态度,正视其可能带来的问题。

(一)对仲裁协议外第三人的利益影响

专利作为知识产权领域中审查标准最严格、保护力度最强的垄断性权利[16](P29-30),其有效性判断直接决定了权利人能否并在多大范围内垄断某项先进技术,拒绝社会其他成员未经许可的使用。也就是说,此类争议的裁决结果关系整个社会的技术利用成本。也正因为如此,其适裁性探讨必然涉及社会公共利益,必须考虑对其他第三人可能造成的利益影响。

为便于理解,我们假设一个案例帮助分析:某研发公司A同时有偿授权B与C两家生产商生产并销售其专利产品。B生产商因缺乏相应的销售权限,将其生产的专利产品委托某销售商D负责分销。后A、B间就该专利的有效性发生争议,依仲裁条款将争议提交仲裁。无论仲裁机构最终裁决该专利有效与否,根据仲裁的非公力性和合意性特征,裁决都仅在仲裁双方当事人之间有约束力,A经国务院专利行政部门授权并登记公告的专利权仍然有效,原则上,其对任何第三人的效力不受仲裁裁决的影响。那么在此案中,仲裁可能对第三人利益产生哪些影响呢?

一是若仲裁机构裁定A所享有的该技术专利有效,则其裁定与A所登记公示的权利状况一致,其他第三人依据公示对该专利的权利预期一般不会有误,因而对其影响不大。

二是若仲裁机构裁定A所享有的该技术专利无效,可能出现的问题包括:(1)专利法传统理论中的“权利穷竭原则”在此是否适用?知识产权的权利穷竭原则,在西方被称为“专有权的穷竭”(the exhaustion of exclusive right),又称“权利的一次用竭”[17](P328),指知识产权所有人或经其授权的人制造的知识产权产品,在投放到市场后,权利人即丧失了在一定地域范围内对它进一步控制的权利,权利人的权利被认为用尽穷竭了。凡合法取得该知识产权产品的人,均可以对该知识产权产品自由处分,即可以自由地使用、转卖、处置该知识产权产品。[18]一般认为,我国《专利法》第六十九条第一款的规定,即为该原则在专利领域的具体体现①我国《专利法》第六十九条规定“:有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;。在上述案例中,该原则可被解释为,B、C原本均为经A合法授权的专利使用人,A的专利权在该次授权中已“一次用竭”,因此,受B委托销售的D,以及从C、D手中购买并使用该专利产品的普通消费者并不构成专利侵权。然而,倘若仲裁裁定A的专利权无效,B可以无偿生产该专利产品,但该裁定仅有相对效力,对于D而言,A仍然是合法专利权人,那么,其销售行为是否还需授权?从D手中购买专利产品的普通消费者是否仍能依“权利穷竭原则”获得豁免?这一问题似乎少有学者提及。(2)对同行业专利使用人的不良诱导。从上述案例不难看出,倘若仲裁裁定专利无效,B即可无需支付专利使用费,生产、(间接)销售专利产品,较之于同行业(往往也是竞争对手)的专利使用人C而言,其技术成本显然低得多,这种成本优势必然反映到价格上,为B获得更高的销售额及利润。竞争者之间无机密,经济利益必然诱导其他专利使用人的效仿,在事实上造成对仲裁的不良导向。

(二)与行政争议解决程序的关系

一旦允许专利有效性争议纳入仲裁,仲裁程序与现行法律规定的行政争议解决程序如何衔接、协调就成为一个不可回避的问题。

第一,专利有效性争议可否在任何阶段提交仲裁?按照我国《专利法》的规定,专利申请人向国务院专利行政部门提出的专利申请可能因实质审查不合格而被驳回,申请人对此驳回决定不服的,可以提请专利复审委员会复审,对复审决定仍然不服的,还可以提起诉讼②见《专利法》第三十七条及第四十一条之规定。。从广义上讲,申请过程中对专利是否符合实质条件、能否授权的异议也可看做一种专利效力的争议,但显然,作为申请专利行政程序的一个必要环节,仲裁此时是不适合也不应当介入其中的。

第二,仲裁协议是否具有排除行政程序的效力?按照我国现行法律的规定,仲裁裁决为终审裁决,一项争议或裁或审,仲裁与司法审判一般只能进行其一。那么,仲裁协议是否也可以排除专利复审委员会对同一争议的审查?

第三,仲裁裁决的效力及与行政确权决定的关系。仲裁裁定仅对仲裁协议双方当事人有效,即仲裁对专利有效性的判定仅为个案审查,无普遍效力。相反,国务院专利行政部门的授权在依法登记及公告后就具有对世性,对任何人均有约束力。然而,一项权利的法律效力必须通过个案实现,若不同仲裁机构在不同案件中就同一专利的效力作出相异的裁决,就使原本具有对世效力的行政授权被间接架空,处于事实上的效力不确定状态,需要在个案中由民间性的仲裁机构决定。这对于专利行政机关行政权力的权威性而言非常不利。

另外,专利有效性争议的仲裁裁决是否会受专利行政机关后续决定的影响?如果某一专利有效性争议已经仲裁裁决,后经其他异议人申请,专利复审委员会就同一专利作出与该裁决完全不同的审查决定,并依行政程序正式更改了专利登记及公告。那么,当事人可否依据行政决定要求撤销原仲裁裁定?如果可以,该撤销是否具有溯及力?这些具体问题在现有的理论研究中也尚未得到解决。

四、我国将专利有效性争议纳入仲裁的准备及策略

从上文的分析可见,虽然目前我国理论界已经从应然的层面对专利有效性争议的适裁性作出宏观、方向性的探讨,但此类研究仅局限于合理性的论证,对其中所涉具体问题,却未能充分地展开和研究。因此,简单的照搬别国的做法,过快地将这一争议纳入可仲裁的范围是不科学的。我们在通过相关立法明确允许专利有效性争议提交仲裁之前,还应在理论和实践两方面进行更具体深入、全面细致的考量,做好充分的准备。

第一,针对专利有效性争议的可能涉及社会公益及不特定第三人的利益,为尽量避免仲裁裁决造成社会技术成本的提高,阻碍专利产品的使用和交易,一方面,应严格规定,裁决的效力仅限于仲裁协议当事人之间,原则上不能约束第三人;另一方面,对此原则还应有特殊例外,即当仲裁裁决某专利无效时,则将专利理论中的“权利穷竭”原则扩展适用于依此裁决合法使用该专利技术的销售后手。即,一旦仲裁一方当事人依照专利无效的裁决无偿生产、销售涉案的专利产品,从其手中购买获得该专利产品的后手及普通消费者的使用、销售行为亦不构成对原专利权的侵犯。

第二,进一步提高仲裁机构及仲裁员的专业性,谨慎对待无效裁决。设立专门的知识产权仲裁机构,从大量具有专利技术知识和实践经验的人员中选择仲裁员,同时,还应引入专家证人等制度,帮助仲裁庭解决在判断专利效力时所必需的专业问题,提高仲裁裁决的公正性和准确性。

至于仲裁庭是否有权直接裁决专利无效,有学者认为,“仲裁裁决是一裁终局的,如果允许仲裁庭直接裁决权利无效,等于变相剥夺了知识产权人通过行政诉讼维护自己知识产权有效性的权利”,“而且,知识产权的无效宣告本身属于行政机关的专属管辖权,如果允许仲裁庭作出知识产权无效裁决,似乎有侵人公权力之嫌”,因此,仲裁庭不得直接裁决专利无效,只能在无效情形非常明显时,以“禁止权利滥用”为由,限制权利人的行使[19]。笔者认为,这种观点是不可取的,仲裁作为一种争端解决方式,最大的价值与目的就在于公平的对待争议事项的全部可能性,自主公正的对争议作出判断。而专利有效性争议的核心矛盾就在于专利效力的判定,如果事先禁止其裁决专利无效,那就意味着在争议解决前就已经拟定了裁决结果,仲裁本身定纷止争的意义亦完全丧失。至于以权利滥用为由限制专利权人的权利行使,这更是对民法中“禁止权利滥用原则”的一种误解。禁止权利滥用原则,是指民事主体在从事民事活动时必须正确行使民事权利,不能损害国家利益和第三人利益。[20](P51)而在专利有效性争议中,专利权本身即为一种垄断权,具有独占性,承认专利有效就必须承认权利人垄断专利技术及专利产品的合法性,除非法律规定的强制许可和合理使用,专利权人有权拒绝他人的使用。专利本身存在明显的无效情形,这仅仅是权利本身成立及有效与否的判断,不涉及权利的行使方式和行使效果,与“权利滥用”完全无关。因此,认可仲裁机构对专利有效性争议的管辖权限,就必须同时赋予其自主裁定涉案专利是否有效的权力,但为减少仲裁裁决与行政授权对世性效力的矛盾,实践中,应要求仲裁庭及各仲裁员在审理此类案件时,持谨慎的态度,专利无效裁决的作出,应相当慎重,尽量减少对其他专利使用人及专利行政部门的公权力的不良影响。

第三,在程序和效力上保证仲裁与行政争议解决程序的合理衔接。首先,应当明确,当事人对驳回申请的异议程序作为专利申请行政程序的必要环节,应当专属于专利复审委员会审查决定,当事人不得提交仲裁,防止仲裁对公权力的不当入侵。其次,在程序的并行设置上应当坚持,仲裁裁决应当为终审裁决,当事人事先或在争议发生后自愿达成的仲裁协议有效,可以排除任何一方当事人违背协议将此争议提交专利复审委员会决定。专利行政部门也应当配合并支持仲裁机构的争议解决权限,在发现已经受理的争议有效性争议存在合法的仲裁协议时,应主动驳回当事人的申请,终止行政裁决程序。

另外,从裁决的效力来看,原则上,仲裁裁决是终审裁决,同一争议,不受专利行政机关或司法机关的二次复审。然而,仲裁具有合意性,其效力仅限于仲裁协议双方,不能约束第三人,当然,仲裁当事人也不能仅凭借仲裁裁决要求专利行政部门更改已有的专利授权或宣告专利无效。

最后,虽然对同一纠纷,仲裁协议有排除专利行政机关平行受理的效力,然而,已有的仲裁程序并不影响其他当事人在新的纠纷中就同一专利的有效性再次向专利复审委员会提出异议,并要求宣告该专利无效的权利。专利复审委员会所作出的行政决定若与原来的仲裁裁决不符,为保证公共利益不会因仲裁裁决而减少,我们也应借鉴美国的做法,由当事人事先约定,如果日后裁决所涉及的事项被有管辖权的法院宜布无效或不能执行,该有管辖权的法院可根据当事人的请求,对该裁决作出修订,此修订支配当事人的权利与义务;但是仲裁裁决认为无效,而后来法院认为有效,当事人不得申请变更。这样一来,就可以保证权力权力机关认定的专利效力不会因仲裁裁决而减少非权利人可以享受到的利益,即仲裁裁决不会扩大专利垄断权的范围,亦不会因此侵害公共利益。

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Abstract:Recently,it has been accep ted by many scholars that the disputes concerning the validity of patent should be related to arbitration.With the unique characteristics of patent,the assessment of patent validity inevitably involves the consideration of public interest.Therefo re,its arbitration p rocedure m ust be coo rdinated w ith the other dispute means like judicial and adm inistrative p roceedings. How ever,the scholars’analysis is too abstract to solve the concrete p roblem s.A s a result,w hile adhering to the arbitrability of the patent validity disputes,we should attach more importance to the potential p roblem s arising from it and make good p reparation to solve them.

Key words:the validity of patent;arbitrability;public interest

[责任编辑 杨 敏]

A Double Latitude Explore in to Arbitration in Paten t Validity D isputes

ZHAO Li1,2
(1.School of Humanities,Wuhan Textile University,Wuhan 430073,China; 2.Law School,East China University of Political Science and Law,Shanghai 200042,China)

DF523

A

1009-1734(2010)05-0074-06

2010-08-10

赵丽,武汉纺织大学人文社科学院讲师,华东政法大学国际经济法专业在读博士,从事知识产权法学、W TO法研究。