商业方法专利的新发展及我国的应对策略

华南理工大学 褚宗明

1998年，美国联邦巡回上诉法院对“道富银行诉签记金融集团公司”一案的判决开创了商业方法专利的先河。这个判决不仅宣布了商业方法除外原则的结束，而且提出了一个判断可专利性的标准，即专利客体的本质是其实用效果——实用、具体和有形的结果。随后，欧盟、日本也都陆续修改各自的专利法律制度，将之前一直被排除于可专利性主题范围之外的商业方法纳入了专利制度保护的范畴。2002年末至2003年初，中国国家专利局对花旗银行的两项商业方法专利申请给予了授权。花旗银行案例使国人逐渐意识到了商业方法专利在企业竞争中的重要价值。可以说，在科学技术和电子商务迅猛发展的今天，对于电子商务商业方法的可专利性问题，世界各主要国家已经达成一致意见。那么，商业方法专利的现在有什么新发展？我国又如何应对这一发展？本文将做粗浅的分析。

1 商业方法专利概述

美国商标专利局对商业方法专利的定义为：“装置及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表生成，它能使资料在经过处理后，有显著的改变或完成运算操作装置及对应的方法，用于改变货物或服务提供时的资料处理或运算操作”[1]。简单来说，商业方法专利是指权利要求本质上指向商业方法的专利，而不考虑其权利要求的形式[2]。有人认为商业方法专利就是电子商务专利或者网络专利，甚至是一种软件专利，这是不正确的。按照实施的技术手段的不同，商业方法专利可分为以计算机实施的商业方法专利和以其他装置实施的商业方法专利。因此，商业方法作为专利客体的概念，将其限定于网络和电子技术环境，是缩小了它的范围。

2 商业方法专利的新发展

有学者将商业方法专利的领域归结为这样几种类型：(1)电信通讯；(2)网络交易安全；(3)企业资源管理；(4)资金流管理；(5)在线销售或服务。说到这里，就不能不提美国的两个案例。这两个案例，不仅可以展示商业方法专利的发展过程，还可以展现出站在商业方法专利研究最前沿的美国的态度，对我国也是非常好的启示。

2.1 道富银行案——商业方法专利保护成为现实

美国法院对“道富银行诉签记金融集团公司”一案做出判决，终于使计算机软件以及以此为基础的商业方法类技术的专利保护成为现实。在判决中，法院明确指出，商业方法包括计算机软件都属于可专利的主题，只要其能产生“实用、具体及有形的结果”均可受到专利法的保护。

但是，这个判决的出现也招致学者的批评。首先，由于美国经济高度发达，商业贸易非常活跃，而该国的计算机网络技术也非常先进，因而拥有独特商业方法的公司比比皆是，其中不乏资产雄厚的大企业，这些企业不会顾忌申请专利所花费的人力、物力和财力，为了巩固自己在知识产权方面的领先地位，往往申请许多专利[3]。再加上美国商业方法专利申请的门槛较低，所以许多其它国家的公司也纷纷到美国申请商业方法专利。其次，申请的限制少。美国对商业方法专利申请和授权大开方便之门，基本上，只要该申请可以产生实用性的效果，同时满足其它专利性条件，商业方法都可以成功获得专利保护。再次，审查标准宽松。相对比而言，许多申请案在我国根本不具备创造性，肯定是被驳回的，却早已经被美国专利商标局授权了。

2.2 比尔斯基案

1997年，比尔斯基(Bilski)与兰德A·华沙(Rand A· Warsaw)向美国专利局申请使用对冲合同商业方法的排他权利。该案于2007年2月上诉到美国联邦巡回上诉法院，最近，巡回上诉法院拒绝了该商业方法的权利要求。

这个案件案情比较简单，但之所以认为这个案件是里程碑式的，就是因为美国法院在该案中所做出的判决有可能决定商业方法专利的未来。

在做出判决时，审判委员会没有援引他们在早期道富银行案中曾经使用“实际应用”或者“产生具体有形的结果”来判定商业方法专利。另外，审判委员会在书面判决中阐述了美国专利局在区别可专利的商业方法和抽象思想上确实存在一定的困难，同时也说明美国专利局在这个问题上也希望在美国联邦巡回上诉法院的案例中找到指导性的解决方案[4]。比尔斯基的判决把可申请专利的“程序”限定于依附于特定机械或设施的程序，或将某一物品转化为其它状态或物品的过程。标志着近十年来美国法律将专利标的物范围扩展到包含任何能产生实用性、有型性和实体性成果的发明的趋势的终结[5]。

3 我国的应对策略

商业方法专利申请已经引起了企业和民众的广泛关注，但相对于其它领域的申请而言，商业方法专利的保护意识还十分淡漠。在与商业方法相关的领域中，国内申请所占的比重小，大部分申请人是外资企业。我们要清楚的认识到这种差距，为此，笔者提出一些我国的应对策略：

3.1 确立商业方法专利保护制度，明确判断标准

用专利法保护商业方法是专利法制度发展的大势所趋，在国际竞争如此激烈的今天，我们绝不能落后。为了更好的利用商业方法专利制度促进经济发展，我们应该能尽早确立、实施这一制度。对商业方法的可专利性及创造性判断最终归结到对其技术性判断，上述两个案例中，美国越来越明确专利标的物的范围，我国也应该抓紧研究商业方法专利的判断标准。

3.2 政府部门要更加重视

政府部门要推动商业方法专利的发展，建立的商业方法现有技术资料库，建立商业方法专利的专门审查部门，加强对审查员的培训。强化商业方法专利的审查，杜绝低质量的商业方法专利。

3.3 企业应增强知识产权法律意识，并积极申请专利

企业是商业方法专利申请的主体，应重视知识产权法律的学习和研究，注重研发自主知识产权，建立专门的知识产权部门，以应对商业方法专利的挑战和机遇。

[1]李颖怡,林艳.论商业方法可专利性的利益平衡[J].中山大学学报(社会科学版),2004,(5):45.

[2]郎贵梅.专利客体的确定与商业方法的专利保护[M].北京:知识产权出版社.

[3]邢锦晖.中外商业方法专利保护之对比研究[D].硕士学位论文,中国政法大学,2005.

[4]刘雪涛.商业方法专利再起波澜[J].中国发明与专利,2008(9).

[5]姚克实,吴晓群.IN RE BILSKI 案:确定专利标的物的新动向[J].电子知识产权,2009.