“解百纳”案：通用名称认定的法律困境及思考

陶 懿/文

“解百纳”案：通用名称认定的法律困境及思考

陶 懿/文

“解百纳”案——葡萄酒业最大的商标纠纷案历时8年，一波三折。牵扯主体众多、行业利益冲突固然加剧了案件审理的难度，但现阶段我国缺乏对通用名称认定的法定标准和制度构架，也是导致案情错综复杂、认定争议颇多的原因之一。通用名称的认定应根据商标纠纷案由的不同采用不同的判断标准。确立通用名称认定的司法判定制度，可以改善某些商标纠纷案件久拖不决的窘境。

解百纳 通用名称 认定标准 司法判定制度

2001年5月，张裕集团向商标局申请在第33类葡萄酒商品上注册“解百纳”商标，经过公告期无人异议于2002年4月获准注册。同年6月，长城、王朝、威龙等葡萄酒行业厂商以“解百纳”系行业公认的酿造红葡萄酒的原料名称和通用商品名称为由提出撤销该注册商标的申请。之后，商标局对“解百纳”商标作出了撤销决定，张裕集团随后提出复审请求。商标评审委员会（以下简称“商评委”）在2008年5月26日作出的第05115号裁定书中对“解百纳”商标予以维持。由于不服商评委的裁定，2008年6月，长城、王朝、威龙等企业向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼。2009年12月，北京一中院在历时一年的审理后作出了一审判决，撤销被告商评委的裁定，并且在考虑当事人提交新证据的基础上，要求商评委重新作出裁定。而长城、威龙、王朝等三原告随后又以“解百纳”商标属不当注册为由向北京高院提起上诉。目前案件仍在审理中。

根据《商标法》第11条的规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其特点的，缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册；但是前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。因此本案中双方争议的焦点集中在两方面：第一，“解百纳”是否直接表示商品的主要原料或特点而成为通用名称；第二，“解百纳”是否经张裕集团长期经营并已取得了商标显著性。第二个问题是建立在第一个问题基础上而需要进一步判断的。“解百纳”通用名称的认定背后实际隐藏着个体企业与整体行业间的利益博弈。如果被认定符合商标注册条件，则“解百纳”为一家独享，张裕集团由此获得商标专用权带来的经济利益。若被认定为通用名称，则需要考虑第二个问题，那么又分为两种情况：1.如果“解百纳”不具有显著性，那么，商标作为社会公共资源应当被撤销；2.如果具有显著性，虽然商标不会被撤销，但是根据商标法的规定，对于商标中的通用名称，权利人不得禁止他人正当使用，包括长城、王朝、威龙在内的葡萄酒行业的所有厂家都可以凭借其在酿酒环节中运用的特定技术或材料而使用“解百纳”这一名称，并享受由此带来的辐射效应——这也正是张裕集团与整个葡萄酒行业在焦点问题上互不让步的真正原因。“解百纳”商标的最终归宿还有赖于双方当事人新提交的证据。但是对通用名称认定标准等问题的法定化却是当前急需进行明确的，这不仅是此案判决的影响因素，对同类案件也有借鉴价值。下文将对此进行深入探讨。

一、通用名称认定的现状

通用名称的准确定义在商标领域还没有形成统一的意见。按照《商标审查及审理标准》的规定，商标法中的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称，包括全称、简称、缩写、俗称。1.参见国家工商行政管理总局商标局，国家工商行政管理总局商标评审委员会：《商标审查及审理标准》，2005年12月31日。从功能来看，通用名称和商标的重要区别在于前者指示商品或服务的种类不同，后者用于区分提供商品或服务的经营者不同。随着近年来商标案件的发展趋势，商标纠纷案件很大一部分都涉及专有商标和通用名称之间的性质争论，法院的判决结果往往都是在认定是否为通用名称的基础上进行的。归纳来看，需要进行通用名称认定的主要有两种情况：一是具有一定通用性的词汇可否注册为商标，这里的认定主要体现在申请过程中审查员对于待申请商标性质的把握、公告阶段异议及核准之后发生商标争议时的认定，“解百纳”的商标争议即属于这一类；二是已经核准注册的商标在实际使用中发生了通用化，此时应如何界定注册商标嬗变成通用名称，如朗科在闪存盘上申请的“优盘”商标因使用不当造成的通用化。需要进行通用名称认定的案件涉及注册不当、使用不当、不正当竞争等诸多案由，需求上升和我国现行法律规范缺失之间形成了一定差距。

二、通用名称认定标准的选择

我国现行法律并没有规定涉及通用名称认定时应当适用的法律条文。现实中，具体认定通用名称时所依据的标准主要来源于以下几个方面：1.国家标准和行业标准；2.同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称和专家意见；3.专业工具书、辞典等公开出版物中记载的内容；4.诸如民意调查等消费者认知。虽然，《商标审查及审理标准》及司法判决对通用名称的相关规定和解释中似乎可以得出一般结论，即国家标准、行业标准如果规定了通用名称，则通用名称的认定就已成立，并且其证明力似乎优先于公众约定俗成证据的证明力[1]。但是，在实践中，行政机关或司法机关在认定时往往是参照国家标准、行业标准、公开出版物和专家意见之后结合争议商标的实际使用情况而得出主观结论，并没有形成统一的、法定的标准供参考和评判。这也导致了双方当事人对通用名称认定结果的质疑态度，催生行政复审和司法上诉程序，使争议案件久拖不决。加上如今商品制定国家标准、行业标准的情况日益增多，行业专家之间对待同一事物的态度又不尽然相同，面对不同的标准，选择何种参考因素来支持通用名称的认定是有待明晰的首要问题。

笔者认为，根据涉及通用名称认定的不同案件背景，优先适用的标准也应当有所侧重。通用名称认定的作用在于防止社会公众资源私有化，保障社会竞争的公平秩序，最终保护消费者的利益，降低商品交易中产生混淆的可能。因此，从通用名称认定的目的和作用来看，认定的标准应当落实在公众消费者对该名称现状的认知，而不是一味追求权威人士的意见或既定标准等资料。不同状况所采用的标准要作差别考量，归纳如下：

一是公告之前审查员对申请商标进行审查时，应当以国家标准或行业标准为主要选择，结合行业专家态度和公开出版物中的内容进行判断。由于行业名词的专有性和技术性较强，而商标审查员的知识结构可能无法全面覆盖申请商标所处的领域，同时在商标审查时进行民意测试在时间和成本上也具有不合理性，因此唯一、明确的标准对于审查工作而言是最佳选择。国家标准、行业标准可以为审查员提供较为清晰的判断依据，对通用名称的认定作出初步的判断。

二是由于注册商标使用不当，无论是商标权人主观怠于阻止商标侵权，还是当事人虽然有一定阻却侵权的行为但仍然产生了注册商标被通用化的客观结果，在进行通用名称认定时所选择的唯一依据是消费者的认知。换言之，在当前的市场交易中，如果消费者多数认为该名称指示的是某类别商品，那么商标已经发生了通用化。通用名称的范围是动态发展的，因此对于通用名称这一事实认定的结果也会随时间推移而发生转变。注册商标的通用化实质是商标与特定商品提供者之间的联系发生模糊或中断，而在消费者认知中产生了该标识与某类商品之间的指代关系。国家标准、行业标准的制定在时间上具有滞后性，消费者的认知才是及时客观反映注册商标本质变化的直接证据。此外，根据商标制度的宗旨，商标是通过显著性和识别性发挥指示作用的，而商标的这些特性并非天生的，只有通过商品营销或宣传才能真正获得[2]。消费者的认知决定了显著性存在与否，进而决定了客观上商标作用能否实现。因此，当注册商标因为丧失显著性而通用化时，对于通用名称的认定也应当完全遵循消费者的认知结果。例如在“热水瓶案”中75%的消费者认为“thermos”一词是该类商品的通用名称[3]；“阿司匹林”案中多数消费者承认最终获得该药时只看到药品上的阿司匹林字样，并不知道生产商是谁。可见，美国法院通过一系列司法实践，在该类通用名称案件中也以多数消费者对争议商标的认知作为认定的根本标准。

三是对因注册不当而产生的商标争议在判定通用名称时应遵循的顺序为：1.国家标准、行业标准；2.多数一致性的约定俗成；3.当国家或行业标准与消费者认知不完全一致，或者当前没有国家标准、行业标准，也无法达成约定俗成意见时，以消费者认知为准。标准所涉及的内容往往是某一领域的技术要求而非通俗名称。在标准起草过程中，主要由研究机构、检测中心、标准化协会、行业协会及骨干企业负责制订，他们所关心的仅仅是技术要求的实质内容，而不是行业中的常用名称。因此，凭借国家标准、行业标准就认定通用名称的绝对性应当受到质疑，当其与消费者认知结果产生冲突时，应当以后者为判断标准。“解百纳”案的行政复审裁定中，双方提交的证据多为辞书、工具书、行业协会和专业人士意见及葡萄酒相关的出版物，而商评委也是通过辞书、专业书籍记载及行业协会说明表示难以认定 “解百纳”为指代明确且具有规范性的某种葡萄酒的通用名称。2.参见《关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书》[商评字(2008)第05115号]。

笔者认为，在认定通用名称时，应弱化辞书、专业工具书等公开出版物的参考因素和行业协会的指导意见。辞书等公开出版物由于撰写主体不同，对同一事物的认知也各异，在认定过程中加入该类参考因素，一方面缺乏绝对的权威性，另一方面也可能造成意见不统一，与“约定俗成”相悖，使认定更为复杂。而正如“解百纳”案中的原被告双方代表不同的利益，行业协会有时在案件中所扮演的角色也并非完全中立，当案件的判决结果可能关系到行业整体发展、牵扯行业整体利益时，应当回避将行业协会的意见作为认定的参考因素。

三、通用名称认定制度的思考

“解百纳”案的另一个问题是审限过长。倘若北京高院在二审中维持了一审判决，那么商评字（2008）第05115号裁定将被撤销，商评委须根据新证据重新作出裁定，历时8年的案件又回到了原点。对于通用名称认定的僵持使双方当事人都处于被动的局面：张裕集团因“解百纳”商标状态的不稳定性，担心投入更多成本建立商誉到最后是为他人做嫁衣；而以长城、威龙等为首的其他葡萄酒企业则担心，一旦注册商标的合法性得到维持，那么继续使用“解百纳”字样将面临侵权的境地。而更为棘手的是对通用名称的认定可能会随着时间的发展而在前后几次程序审理中得到不同的判断结果。轰动一时的“小肥羊”案中，一审法院认为“小肥羊”因广泛使用已经成为餐饮行业的通用名称，而二审法院则认为，通过原告公司大规模的使用和宣传，“小肥羊”已经具备了识别服务来源的显著特征，在“一两岁小羊”之外蕴含了第二含义。因为一审与二审相隔近两年，客观的事实状态都发生了巨大的变化，因此两法院截然相反的态度无法简单定义孰对孰错[4]。“解百纳”案尚未走完程序尘埃落定，其间对通用名称认定的判断因素也会发生诸多不确定性，因此，如何尽量缩短由于审限过长对当事人利益、乃至对事实认定造成的影响，也应当是值得探索的问题。

笔者认为，为了解决涉及通用名称认定的商标纠纷案审限过长的困境，可以寻求一种制度创新，将通用名称司法判定引入注册不当、使用不当的商标纠纷案件中。也就是说，如果双方当事人对已经核准注册的商标是否为通用名称或者注册商标在客观上是否存在通用化的现象存在争议，都可以直接诉至法院，寻求通用名称的司法判定，商标局根据法院的判决结果对商标进行撤销或维持。虽然，通用名称的司法判定制度在我国还没有法律依据，但是基于 “驰名商标”和“特有名称”司法判定的先例，作用、意义具有同质性的“通用名称”也有适用司法判定的可能。由于通用名称的认定涉及社会公众资源，可能牵扯的主体和利益众多，因此将其法律状态及时确定下来是非常必要的。在不经历抗诉等特殊情况下，将司法二审前的行政二审省略，可以有效减少纠纷持续的时间，避免循环审理现象产生。但是，通用名称的司法判定也要给予一些必要的限制：第一，对于可以直接进行司法判定的案件应当仅仅涉及注册不当和使用不当两类，对于公告期间的商标异议仍然应当经历行政程序；第二，对于能够进行司法判定的法院应当严格限制，且为了避免地方保护主义应当选择无利害关系的第三方法院进行审理；第三，通用名称的司法判定仅使用被动判定，法院不存在主动认定的权限。

“解百纳”案最终也可能因为张裕集团提出对该商标进行授权这一契机而归于平淡，但是面对日益增多的涉及通用名称认定的商标纠纷，将通用名称认定标准法定化，积极创新判定制度以缓解诉讼时间过长的弊端是理论界和实务界急需共同努力解决的问题。EIP

（作者单位：上海大学知识产权学院）

[1]杜颖.通用名称的商标权问题研究[J].法学家,2007(3):75-81.

[2]彭学龙.商标显著性传统理论评析[J].电子知识产权.2006(2):20-23.

[3]King-Seeley Thermos Co.V.Aladdin Industries,Inc.,138 USPQ 349(2d Cir.1963)[EB/OL].[2010-02-18].http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-628Patents--Copyrights--and-the-Law-of-Intellectual-PropertySpring2003/Readings/.”

[4]吴名.“百毒殺”和“百毒杀”：商标与通用名称之辨[J].中华商标，2010(1):50-53.