涉外承揽加工行为的商标侵权责任

金春阳/文

涉外承揽加工行为的商标侵权责任

金春阳/文

涉外承揽加工行为是否会构成对中国商标权的侵害；加工者如何才能免除损害赔偿责任等问题在地方法院的判例中频频出现。各地法院观点不一，否定说、肯定说及民事责任二分说三足鼎立，分歧凸显。否定说与肯定说分歧的根源在于对商标侵权构成要件认识不清。民事责任二分说的缺陷在于将加工者的举证责任等同于销售者的举证责任，将加工者应尽的注意义务等同于销售者应尽的注意义务，损害赔偿的归责原则因此出现偏差。在澄清涉外承揽加工行为的商标侵权构成要件的基础上，认为加工者只有在尽了比销售者更为严格的注意义务后才能免除赔偿责任。建议该赔偿责任可以在《商标法》第三次修改中通过立法转移至定作人。

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一、引言

在商标侵权诉讼中，如果被控侵权人接受国外订单进行承揽加工的产品上附着了与中国注册商标相同或者近似的标志，制造这些产品的行为是否会构成对中国商标权的侵害？如果被控侵权人加工的产品全数出口国外而不在中国市场流通，商标侵权是否还会成立？如果商标侵权成立，加工方如何才能免除损害赔偿责任？各地法院观点不一，否定说、肯定说及民事责任二分说三足鼎立。

二、否定说

被控侵权人受意大利法人 （NEW BOSS SAS DI LONGO SALVATORE）的委托在福建省生产贴有“NEW BOSS COLLECTION”标志的西服的行为，是否侵犯了BOSS在中国的注册商标权？福建省高级人民法院判决认为：（1）被控侵权人是受意大利法人的委托，在国内为其定牌加工标有“NEW BOSS COLLECTION”商标的西服；（2）该意大利法人已向意大利专利商标局申请注册讼争的“NEW BOSS COLLECTION”商标，该商标至今虽未获注册，但也未被驳回申请；（3）原告在诉讼中不能举证其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用；（4）因此，被控侵权人在意大利有权使用讼争的“NEW BOSS COLLECTION”未注册商标；（5）被控侵权人生产的西服全部出口到意大利，从未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能、也没有机会接触到标有讼争“NEW BOSS COLLECTION”商标的西服，不可能造成相关公众的混淆、误认，不构成侵犯注册商标专用权的前提；（6）因此，被控侵权人的上述行为不构成侵权。1.参见2008年4月25日《福建日报》公布的2007年度知识产权十大案例。http://www.fj.xinhuanet.com/nzw/2008-04/25/content_13158029.htm，2010年1月25日访问。

三、肯定说

被控侵权人受案外人美国公司的委托生产“RBI”品牌轴承并全数出口美国的行为，是否侵犯了核定使用商品为轴承等的“RBI”在中国的注册商标权？

浙江省高级人民法院2005年12月29日判决认为：（1）从《商标法》第 52条第 1项及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《最高法商标民事纠纷解释》）第9条的规定来看，认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标为构成要件；（2）是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标权侵权的直接要件；（3）具体到本案而言，虽然被控侵权人系接受美国公司的委托，依照美国公司指定，在生产的轴承上使用“RBI”商标，但由于美国公司对“RBI”商标在中国境内并不享有注册商标专用权，而被控侵权人使用的“RBI”商标又与原告享有注册商标专用权的“RBI”商标相同，并使用在轴承上，因此在被控侵权人不能举证证明其使用 “RBI”商标属于正当使用的情况下，应当认定其行为已经侵犯了原告对“RBI”商标享有的专用权；（4）被控侵权人关于其接受美国公司的委托进行定牌生产并出口的行为并不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认，不构成商标侵权的上诉理由，缺乏法律依据，不予支持。2.参见http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=600，2010年1月25日访问。另外一案中，被控侵权人受案外人西班牙公司的委托，在其加工出口的滑雪夹克上附着“NIKE”标志的行为，是否侵害了核定使用商品为运动衣的“NIKE”注册商标专用权？广东省深圳市中级人民法院2002年12月10日判决认为：（1）虽然案外人西班牙公司在西班牙对“NIKE”商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性；（2）在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得“NIKE”商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权；（3）原告的“NIKE”注册商标核定使用的商品是运动衣，被控侵权人在本案中被控侵权的商品是滑雪夹克，其与原告的“NIKE”注册商标核定使用的商品属于同类商品。因此，被控侵权人的行为构成对注册商标专用权的侵犯（案情介绍参见http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/albd/2007/200804/t20080402_366428.html，2010年1月 25日访问）。

四、民事责任二分说

北京市高级人民法院颁布的《商标民事纠纷案件中的法律适用问题》指出，承揽加工带有他人注册商标的商品的行为人应当对定作人是否享有商标权进行审查，未尽到注意义务而加工的，承揽人与定作人构成共同侵权，应共同承担损害赔偿等责任；承揽人不知道是侵权商品并能够提供定作人及其商标权利证明的，承揽人不承担侵权损害赔偿责任，但应停止制造行为。3.参见http://www.nipso.cn/zywtyj/sb/200804/t20080416_378525.html，2010年1月25日访问。

五、系争标志二分说

否定说与肯定说的对立，根源在于对混淆或者误认是否是商标权侵权的前提条件这一点认识上有所不同。肯定说认为混淆或者误认只不过是判断商标是否近似的要件，不是判断商标权侵权行为是否发生的直接要件。否定说认为混淆或者误认是判断商标权侵权行为发生的前提条件，不会引起混淆或者误认的行为不构成对商标权的侵害。既然被控侵权人的商品不在中国国内市场流通，就不会给国内市场带来混淆或者误认，商标权侵害也就不会发生。民事责任二分说对混淆与误认只字不提，直接认为承揽人的行为构成对商标权的侵害，至少应当承担停止侵害的民事责任。如果承揽人尽到了注意义务，则可不承担赔偿责任。

我们仔细品读 《商标法》第52条第1项及《最高法商标民事纠纷解释》第9条就会发现，如果被控侵权人使用的标志不属于对商标的合理使用，且其使用形式具有识别商品的效果，只要该标志与注册商标相比较在视觉上基本无差异，则属于与注册商标相同的范畴，那么《商标法》第52条第1项可以直接适用，不论是否会发生混淆或者误认。如果被控侵权人使用的标志与注册商标相比较，综合考虑字形、读音、含义、显著特征及知名度后，有可能引起混淆或者误认，那么该标志属于《商标法》第52条第1项规定的近似商标，该条款可以适用，被控侵权人的行为构成对商标权的侵害。如果被控侵权人使用的标志不会引起混淆或者误认，该标志不属于《商标法》第52条第1项规定的近似商标，该条款不可以适用，被控侵权人的行为不构成对商标权的侵害。在判断商标相同或者近似的时候，要以《最高法商标民事纠纷解释》第8条界定的“相关公众”的一般注意力为标准，“相关公众”不仅包括现实中的消费者及经营者，还应当包括潜在的消费者及经营者。

这种对系争标志一分为二进行考量的方法（系争标志二分说）与肯定说有共同之处，即在现有的法律条文下，混淆或者误认只是判断商标近似的要件，而非判断商标权侵权行为的直接要件。系争标志二分说在肯定说的基础上，对系争标志与注册商标相同及近似的情形分别进行了梳理，对肯定说未深入展开分析的商标近似的情形进行了诠释。

下面我们依据系争标志二分说来看一看前述的RBI案及NEW BOSS COLLECTION案。很明显，前者属于商标相同的案件，后者属于商标近似的案件，不可混为一谈，应该分别考量。RBI案中被控侵权人的“RBI”品牌轴承虽然全数出口美国，但是以出口过程中关联经营者及中国国内的潜在消费者的注意力，被控侵权人使用的“RBI”标志与注册商标相同，《商标法》第52条第1项可以直接适用，商标权侵害成立。

NEW BOSS COLLECTION案中的“NEW BOSS COLLECTION”标志与“BOSS”注册商标虽然在字形及发音上有不同之处，但是 “NEW”及“COLLECTION”两个字没有多大的显著特征，出口过程中的关联经营者及中国国内的潜在消费者的注意力会被 “NEW BOSS COLLECTION”中的“BOSS”吸引，进而认为该商品是“BOSS”品牌新款（NEW）上市的一组服装（COLLECTION）。综合考虑“BOSS”注册商标的识别力及知名度，可以认为“NEW BOSS COLLECTION”标志与“BOSS”注册商标近似，属于《商标法》第52条第1项规定的近似商标，该条款可以适用，商标权侵权成立。

系争标志二分说忠实于法律条文，克服了否定说将混淆、误认与侵权判定直接挂钩的弊端。系争标志二分说详细探究商标近似与侵权的关系，是对建立在商标相同基础上的肯定说的进一步发展。否定说与肯定说分歧的根源在于对商标侵权构成要件认识不清，系争标志二分说的目的在于澄清承揽加工行为的商标侵权构成要件，使每一个个案都能得到妥善处理。

六、损害赔偿归责原则

与否定说及肯定说不同，民事责任二分说的缺陷不在于对商标侵权构成要件认识不清，而在于对损害赔偿归责原则理解不透。

在商标侵权诉讼中，被控侵权人应当承担的民事责任主要有停止侵害与损害赔偿。商标权人在请求损害赔偿时，需要证明被控侵权人有故意或者过失。如果被控侵权人能够证明其既无故意也无过失，可以不承担赔偿责任。例如销售不知道是侵犯商标权的商品（＝无故意），能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的 （＝无过失），不承担赔偿责任 （《商标法》第56条第3款）。《商标法》的这一规定针对的是销售者而不是制造者。销售者依据本条款获得免责后，商标权人可以依据销售者提供的信息，顺藤摸瓜找到制造者，获得应有的赔偿。

民事责任二分说采用了与 《商标法》第56条第3款相似的归责原则，认为“承揽人不知道是侵权商品（＝无故意？）并能够提供定作人及其商标权利证明的（＝无过失？），承揽人不承担侵权损害赔偿责任”。这将会导致对于承揽加工行为，商标权人既不能要求销售者赔偿，也不能要求制造者赔偿的情形发生。由于定作人往往是国外的法人，商标权人难以依据中国的注册商标权直接对其要求赔偿。这种“有侵权，无赔偿”的现象既不利于保护商标权人的合法权益，也有可能助长借承揽加工之名、行侵权行为之实的现象，不利于激励企业打造自主品牌、转变生产方式，实现从承揽加工向自主研发、自主创新的飞跃。

诚然，与产业链中的其他人员一样，制造者也可以通过证明其无故意及过失来免除赔偿责任。但是，制造者的举证责任应当重于销售者。只有这样才能从源头上消除承揽加工中的侵权现象。民事责任二分说的缺陷在于将制造者的举证责任等同于销售者的举证责任，将制造者应尽的注意义务等同于销售者应尽的注意义务。损害赔偿的归责原则因此出现了偏差。正本清源，纠正损害赔偿归责原则的偏差有利于构建合乎法理的民事救济制度。

毋庸讳言，当下我国的承揽加工出口在出口贸易中占据一定比重，大多数承揽加工企业属于中小企业，经济实力薄弱，短时期内难以形成自己的商标侵权预警机制。因此，将商标侵权的板子全都打在他们身上也许既不合时宜，也不合情理。前述的合乎法理的救济制度在实际运行中会遇到一些困难，相似的问题在专利实施许可合同情形下出现过。专利被许可人依照合同实施专利时往往会侵害第三人的专利权。《合同法》第353条对此问题的处理方法是要求许可人承担责任，除非当事人另有约定。因此，也可以考虑在《商标法》第三次修改中参照《合同法》的规定要求定作人承担商标侵权的赔偿责任。但是，定作人能否与承揽人特别约定商标侵权的赔偿责任由承揽人承担？我们应当充分考虑专利权与商标权的不同之处。当今世界专利林立，一个电子产品中往往包含几十个甚至成百上千个专利。在实施专利时侵害第三人的专利权已经是司空见惯的事情，要求许可人对被许可人所有的侵权行为承担全部的赔偿责任实在有失公允。有鉴于此，《合同法》才允许专利许可人通过约定免除一部分赔偿责任。与此相反，一个电子产品上通常只有一个商标，与此相同或者近似的商标的数量通常都在可以掌控的范围内。要求定作人承担全部的赔偿责任似乎并不为过分。EIP

（作者单位：西安交通大学法学院）