美国商业外观侵权如何判?

赵爱玲

商业外观是指商品或服务的整体形象或者整体风貌。商品或服务特有的商业外观可以起到和商标类似的指示来源作用。商业外观一旦遭到仿冒，将导致消费者的混淆，那么消费者选择权的保护便无从谈起。

我国企业商业外观保护意识普遍相当薄弱。这使得中国企业屡屡在外贸出口时，不可避免地成为商业外观侵权纠纷的被告。商业外观侵权也逐渐成为外国将中国商品拒之门外的手段之一，案件之多仅次于反倾销。作为我国的主要出口国，美国的商业外观侵权案是如何判罚的?北京德恒律师事务所全球合伙人林晓云通过案例给出解答。

案例一：圣诞树底座案

圣诞节即将来临，美国千家万户开始购置圣诞树，增加居家的节日气氛。由于圣诞树在卖出时一般是齐根锯断的，所以拿回家来必须设法使它站立不倒。大家普遍使用的是一种用螺丝钉从四个方向将树干固定住的铁质交叉底座。2007年，美国加州东区联邦地方法院裁决，被告美国家居产品销售连锁公司HOME DEPOT进口，中国出口商MUTUAL ALL IED,LTD，出口的一种圣诞树底座侵犯了原告XXXX的商业外观权，应赔偿经济损失75万美元，惩罚性赔偿210万美元。

原告声称自己最先发明了这种圣诞树底座的式样并为其取得了外观专利，但同时也提出该产品式样也应受到商业外观的保护口被告提出，原告的产品式样由于具有实际功能作用，因此不受商业外观法保护。然而，被告提出审前即决判决的动议后，主审法官虽然同意该动议的第一项要求，裁定被告的产品不对原告的外观专利构成侵权，却驳回了该动议中关于原告的产品式样不受商业外观法保护的第二项要求。随后，陪审团又裁定原告的产品式样应受商业外观法的保护，而被告的产品侵犯了原告的商业外观，并做出上述赔偿判决。

在一审中代表被告的美国大型律师事务所PHILSBURY已向美国联邦第九巡回上诉法院提出上诉，认为法官不应驳回被告提出的驳回商业外观起诉主张的即决判决，更不应拒绝在审前向陪审团做出的指示中告诫他们应考虑原告的产品式样是否具有功能性。

案例二：电脑厂商的奶牛黑白色斑装潢与填充玩具案

世界著名电脑生产商GATEWAY从上一世纪80年代起就开始使用一种黑白相间的奶牛形象作为该公司产品的象征，在其电视广告中大量使用，其产品使用的包装箱上也带有黑白相间的奶牛色斑。GATEwAY成功地将这种色斑作为商业外观在联邦政府注册了商标。COMPANION PRODUCTS INC.(CPI)是美国一家生产填充动物，有自己的品牌，叫“STRETCH PETS”。这种玩具的特点是一个动物头，外加一个带伸缩性的身体，可以卷在电脑屏幕、电脑或电视壳的边角上。在CPI生产的16种“STRETCH PETS”中，销路最热的是一种身上带有黑白色斑，称作“CODY COW”的奶牛玩具。

GATEWAY在美国南达科他州联邦地方法院起诉CPI的“CODY COW”对GATEWAY的商标构成淡化，同时侵犯了GATEWAY对黑白相间的奶牛色斑所拥有的商业外观。庭审后，陪审团裁定CPI的行为不构成商标淡化与商业外观侵权。但主审法官推翻了陪审团的第二项裁决，裁定CPI的“COW COW”构成对GAEWAY的商业外观的侵权。CPI对此裁决不服，上诉到联邦第八巡回上诉法院。

在上诉中，CPI提出，填充玩具奶牛身上的色斑是产品的功能性或装饰性特征，因此不应受到商业外观法的保护。但上诉法院维持了一审法院的原判，GATEWAY已充分证明它所使用的黑白相间奶牛色斑获得“第二含义”，因此应受到商业外观法的保护，同时它也证明了这种外观也并没有与电脑相关的功能。CPI的奶牛玩具外观上虽然与GATEWAY的黑白相间奶牛色斑不完全一样，但很相似，因此有可能引起消费者的混淆。

案例三：SARAH ARIZONA标志案

原告达纳·布劳恩公司系纽约一家专门从事女装设计的公司，从1979年开始以SARAH ARIZONA标志出售其产品，出售的SARAH ARIZONA系列产品主要包括用诸如乔其纱等高级纤维制成的双面印花裙子和配套的针织毛线衫等系列服装，产品大多是在美加两国的全国性百货公司和专卖店里出售。原告于1989年开始出版产品目录。该产品目录每年出版2－3次，分发给大约1万名地区部门经理、客户及其他美加两国的百货商店或专卖店的人员，其产品目录和部分促销材料上使用了SARAH ARIZONA标志。

被告SML体育公司(SML)成立于1979年，从事中档价位的女装，诸如针织毛线衫、流行T恤和针织连衣裙的设计、销售和订做等业务。其大部分商品都是以自己的牌子，通过会员制大卖场、百货商店和其他专卖店来销售。为了与新产品的各种风格相协调，SML决定使用Sarah McKenzie名称作为商标，并在3月15日向美国专利与商标署提交了申请报告。申请书要求将Sapah McKenzie作为女装，亦即毛线衫、T恤、长袖毛线衫和裤子等的商标名称。同时，SML邮寄了大约2500封明信片给零售商宣传新的Sarah McKenzie系列产品。明信片上与SARAH ARIZONA的各种产品目录，尤其是在2005秋的产品目录的封面有着惊人的相似之处。在2005年8月6日和20日，美国行业杂志《女装日报》(Women'sWear Daily)也刊登了SARAH McKENZIE的广告，使用了与明信片上相同的照片和文字。

原告随后在法院向SML Sport Ltd.提出起诉，指控被告通过使用与SARAHARIZONA类似而造成消费者混淆的商标侵犯了原告的商标权；其目录与促销材料则侵犯了原告的商业外观。法院首先裁定SARAH MoKENZIE商标与SARAHARIZONA商标之间并不相似。法院的理由是，尽管这两个商标名称都含有“Sapah”一词，但是这个词相当普通，许多女装都在使用，以至于可能需要靠商标的其他部分来相互区别。而这剩余的部分看起来或听起来都并不相似。不仅如此，原被告的产品上的标签都具有不同的颜色主题，不同的设计要素和不同的字样，因此它们在各自的服装标签上使用并不会造成一个总的相同的印象。

但是在商业外观方面，法院做出对原告有利的裁决，宣布SARAH ARIZONA的产品目录封面具有显著的特征，包括印花裙和毛线衫，以及由大写正楷显示的SARAH ARIZONA商标和开口的R字，以及那些在身着裙子和毛线衫的模特的中间位置横向排列的字母间的空隙。虽然这些商业外观的构成要素中，某些

本身并不具有显著性，甚至是被解释为仅是功能性的，但是显示出的整体，包括开口R字的使用，都是具有显著性的。另外，被告制作和发布他的广告显然出自不良动机。SML对字体的使用就是蓄意复制和有意要造成混淆的一个证据。尤其是，SML的明信片广告的特征同样是间隔较大、正楷、开口R字体，位于页面的相同位置，同样是身着双面印花裙子和针织毛线衫的模特，背景也与SARAH ARIZONA的2003年秋季版的产品目录相同。

经过比较产品目录与明信片，法院认定明信片上的广告已经造成了一个相同的整体的印象，指出：消费者如果已经看到过原告的商业外观之后，又单独看到被告的商业代表，就会对两者的来源产生混淆。据此，法院批准了原告提出的颁发临时禁止令的动议，禁止被告在其Sarah McKenzie系列产品的广告和促销材料上使用SARAH ARIZONA的正楷字、全大写、开口R字形样式。

律师点评

为了推销商品，国内一些出口厂商以及中国产品的海外进口商经常会对外国企业的各种产品目录和促销材料进行一定程度的模仿。但是他们没有意识到的是，这些材料有时受到版权与商业外观法的保护。“达纳·布劳恩公司诉SML体育有限公司一案，就是美国商业外观法对产品目录和促销材料进行保护的一个典型案例。”林晓云律师指出。他认为，受商标法律保护的商业外观是商品、商业活动、商业载体表现的一种区别性、非功能性外观特征组合。商标对产品和服务的识别是一种局部要素识别。相比之下，商业外观可以涵盖企业推广商品、服务使用的部分或者全部识别要素，包括大小、形状、质地、色彩、销售技巧等。因此，在接受商业外观登记的各国商标局，期刊封面、汽车造型、汽车前面的防护性金属格子、高尔夫球杆头部设计与色彩、饼干形状、香烟促销用牛仔肖像、面包包装、圆形墙壁温度调节器的造型、瓶子外形、碟子造型、地铁商店色彩结构、计算机设备或者包装的外观、酒店装修和服务生服饰外观、整个商店的建筑景观等只要符合实质审查要求，都可能成为被注册的客体。

传统的商标一般包括文字、符号、图形及三者的结合。但后来开始扩大到所谓商业外观，也有译做商业装饰的。最初商业外观主要是指产品的标签与包装以及它们构成的总体形象。如果一家厂商的产品包装上有特殊的图案设计，而别家厂商使用这一图案设计来包装其产品有可能会使消费者将此产品与你的产品混淆起来，那么该厂商就有权利要求法院禁止对方这样做。商业外观这种特性在商标法中称作识别性。

据了解，在西方多数发达国家，未实施行政注册的商业外观同样受商标法律保护。不过，一旦发生司法纠纷，行政登记证书具有很强的证据效力。在庭审举证责任上，法律对注册商业外观设计的权利人也可能有很多优惠。美国专利与商标局对商业外观、商标的注册采用了相同的收费标准。美国中介公司对商业外观行政登记的收费标准大约为：联邦层次的普通外观注册为910美元；彩色外观与辅助性设计外观的注册为110美元。州层次的普通注册费用为400美元；彩色外观与辅助性设计外观注册费用为500美元。美国专利与商标局《商标审查指南》的第1202.02节规定，商业外观行政注册实质审查流程如下：审查商业外观是否系功能性设Sto是，则拒绝注册申请；否，则考察如下两种情况：(1)商业外观如果是产品设计、色彩设计，那么这些识别特征具备第二重意义的情况下才可注册；(2)商业外观如果是产品包装，那么它具有内在区别性的条件下才可以注册；如果不具备内在区别性，那么它具备第二重意义的情况下才可以注册。不服审查部决定的当事人可以向“商标复审委员会”请求复审。2000年，联邦最高法院在“沃尔玛超市公司诉Samara兄弟公司案”中的裁决增大了商业外观获得商标保护的难度。此后，商业外观初审、复审案件都出现了减少的趋势。例如，2000年以来，美国专利与商标局“商标复审委员会”受理的商业外观纠纷案件仅有200多件。同期，该委员会受理的商标纠纷案件则有1800多件。

美国1946年颁布的《Lanham法》开始用商标法律保护商业外观。直到1980年代，美国法院才把保护范围扩张到产品形状和设计。1981年，联邦第五巡回上诉法院放松了区别性要求，允许商业外观不需通过获得第二含义而获得内在的区别性。1987年，美国第六巡回上诉法院裁定，《Lanham法》对注册商标的保护也应当延伸到对未注册的商业外观的保护。具体适用的条款主要是《美国法典》第15篇第1125(a)节。该院还裁定：商业外观获得该节保护需要满足三个要件：(1)商业外观在市场上获得了第二重意义；(2)竞争厂商之间的商业外观类似到了使消费者混淆的程度；(3)商业外观使用的识别特征根本上不属于功能性特征。1988年，美国国会修改《Lanham法》第43(a)节，扩张了商业外观的定义和侵权救济方式。

1995年，在“Qualitex公司诉Jacobson产品公司案”中，联邦最高法院认为色彩本身不能具有区别性，但是具备第二重含义的色彩可能满足区别性要求。1999年，美国国会修改《Lanham法》，把未注册商业外观属于非功能性商业外观的举证责任交给了原告人。这样，如果原告没有就商业外观获得商标局的登记证书，那么在侵权诉讼中，原告必须亲自证明涉案的外观属于非功能性商业外观。相反，对于已注册的商业外观，相关的举证责任由被控侵权人负担。

美国接纳了用普通法的方式来保护商业外观，但是普通法对于商业外观的保护条件较为苛刻，同时普通法对于商业外观的保护具有地域性。美国最高法院之所以能通过扩大解释《商标法》来保护商业外观，其主要原因是美国《商标法》对商标的定义非常广泛。在美国《商标法》中，商标不仅包括文字、名字、还包括任何能标识产品的来源以及能将自己的产品与别人的产品区别开来的任何标志(symbol or device)。由于在《商标法》中使用的是symbol or device，symbol的本意是象征，device是工具、象征之意，那么也就是说任何具有区别意义的东西都可以作为商标使用，这甚至包括声音、气味等，当然具有区别作用的商业外观也显然在其内涵之中，商业外观得到《商标法》的保护就不足为奇。在美国的司法实践中也是这样操作的。同时在美国商业外观还可以受到专利法、著作权法的保护。“美国对于商业外观的保护是比较完善的。”林晓云律师说。

律师建言

“中国产品进出口企业(包括中国出口企业与美国进口中国产品的企业)在美国因涉嫌知识产权侵权被诉的情况越来越普遍。其中又以商标与商业外观侵权为主。”林晓云指出。由于商业外观不注册却仍然可以受到美国反不正当竞争法(兰哈姆法)的保护，构成在联邦法院提出诉讼主张的理由，而且不容易通过一般的商标检索事先确定，所以商业外观侵权诉讼更已成为美国厂商用来打压对其构成竞争的中国产品的一个经常使用的手段。“对于这个中国产品进出口企业的心头大患，应给予高度的重视。但另一方面我们也要看到，与商标侵权诉讼相比，商业外观侵权诉讼又是被告比较容易胜诉的一种诉讼。关键是要了解案件所在地司法管辖区的具体判例。”林晓云律师称。

“在1992年的Two Pesos诉Taco Cabana一案中，美国最高法院宣布，凡是具有内在识别性的商业外观都应如商标一样享受美国兰哈姆法(包括商标法与反不正当竞争法)的保护。”林晓云称。在该案中，原告要求得到商标法保护的是一家墨西哥餐馆的室内装潢设计。最高法院虽然并未明确指出这一决定并不限于传统的商业外观，而也包括产品外观设计，但采纳了商业外观的较宽定义：即产品的全部视觉效果和总体形象，包括诸如尺寸、形状、颜色或颜色组合、图案、表示甚至特点营销技巧。从此，全美各地的联邦法院纷纷将商标法保护扩大于产品外观设计，可以说，是TwoPesos案开始了商业外观保护在美国的黄金时代。但是，2000年的沃尔玛(Wal-Mart)案使提出商业外观侵权请求的原告胜诉的希望大大减小。”林晓云律师表示。在该案中，美国最高法院表示有必要对商业外观的泛滥趋势加以控制，指出“产品设计从来都不具有内在的识别性，它们几乎毫无例外地出自与识别来原无关的目的。即便是最不寻常的外观设计(如一个企鹅形状的鸡尾酒杯)，也并不是用来识别来源，而是为了使产品本身更加有用或更美观。

“在保护商业外观的同时必须认识到，对他人货物或产品加以抄袭的做法在许多情况下是合法的。”林晓云律师认为。总的来讲，除非一个产品为一项知识产权(如专利或版权)所保护，它是可以被抄袭的。“正如以上两个案例所已经指出的那样，维持美国竞争性经济的法律并不总是遏制或敌视抄袭的。”林晓云律师最后强调。