海信请求注销“ＨｉＳｅｎｓｅ”商标的法律障碍及应对方案

牛宝辉

近来，有关海信早期商标“HiSense”被某公司在德国申请注册一事引起了热烈讨论，笔者由于工作关系对此事也比较关注。针对本案中的法律问题，尤其是海信请求注销“HiSense”商标存在的法律障碍，笔者提出一些粗浅的看法。

本案的基本事实

海信（因笔者不清楚涉案商标法律上的持有人是谁，所以凡涉及到该商标持有人时均以海信代表）于1993年向中国工商行政管理局商标局申请注册了 “HiSense”商标，该商标于1999年被认定为驰名商标。2000年海信申请将该商标变更为“Hisense”并获批准。1999年，博世－西门子公司（BSH）在德国申请注册了“HiSense”商标。2002年，海信欲进军德国市场遂向德国专利局（德国商标管理机关，笔者注）申请注册“Hisense”商标。由于“Hisense”商标与BSH在先申请注册的“HiSense”商标相似，德国专利局驳回了海信的商标注册申请。海信为此与BSH进行了接触，拟购买BSH在德国注册的“HiSense”商标，但由于对方要价太高而未果。海信遂在欧盟启用了备用的“Hsense”商标。目前尚不清楚BSH与海信申请注册的涉案商标核定的商品类别。

海信向德国法院请求注销“HiSense”商标的依据

在先商标

《德国商标法》第9条规定，商标的注册如果存在如下三种情况可以被注销：

(一)、该商标与一个在时间顺序上在先的商标相同，并且该商标所为之注册的商品或服务与在时间顺序上在先的那个商标所注册或申报的商品或服务相同；

(二)、由于该商标与一个在时间顺序上在先的已申报或已注册的商标相同或近似，包括易于令人对这两个商标产生联想的危险；

(三)、该商标与一个在时间顺序上在先的商标相同或者与之近似，而其所为之注册的商品或服务与在时间顺序上在先的商标所申报或注册的商品或服务并不近似，但是在时间顺序上在先的商标是一个国内的知名商标，而对该注册商标的使用将会是无充分理由的对知名商标的显著特征或信誉的不正当的利用或损害。

该条实际上继承了《欧洲共同体商标条例》（1993年12月20日第（EC）40/94号令）第8条（驳回注册的相对理由）第1款的规定，规定在先商标所有权人可以对在后申请注册的商标提出异议。由于《德国商标法》并未对何种商标属于在先商标进行界定，所以在这一问题上我们参考《欧洲共同体商标条例》第8条第2款的规定是有意义的。按照该款，下述商标属于在先商标：

（a）下列几种商标，其申请注册日早于申请注册共同体商标的日期，如有必要，应考虑这几种商标的优先权请求：

（i）共同体商标；

（ii）在成员国注册的商标，或者就比利时、荷兰、卢森堡而言在比、荷、卢商标局注册的商标；

（iii）在成员国有效的国际注册的商标；

（b）以上（a）所指的商标申请，但最后应核准注册；

（c）在申请注册共同体商标之日，或者在提出申请注册共同体商标优先权之日，在巴黎公约第六条之二意义上在联盟成员国已驰名的商标。

《德国商标法》第9条以及《欧洲共同体商标条例》第8条实际上重申了《巴黎公约》确立的商标保护的地域性原则，非上述意义上的在先商标不能得到《德国商标法》的保护。从现在笔者掌握的情况来看，海信并未在BSH向德国申请注册“HiSense”商标之前在该国进行商标的国际注册。所以，海信的“Hisense”商标不能得到《德国商标法》的保护。尤其应当注意的是《德国商标法》第9条第1款第3项，海信的“HiSense”商标如果在1999年之前在德国是知名商标，则可以得到《德国商标法》的保护，依据该法第51条第1款的规定，BSH的“HiSense”商标可经无效之诉而注销。现有证据表明，海信在中国注册的“HiSense”商标在BSH在德国申请注册前在德国域内的使用并不广泛，相关公众对该商标的知晓程度有限。所以该商标不属于在德国的知名商标，不能得到《德国商标法》第9条第1款第3项的保护。

驰名商标

《保护工业产权巴黎公约》（1967年斯德哥尔摩文本，以下简称《巴黎公约》）第六条之二［商标：驰名商标］和《德国商标法》第10条第1款确实对驰名商标提供了某种程度的保护，但对驰名商标的保护是否突破了商标国际保护的地域性原则则是有疑问的。《巴黎公约》）第六条之二第（一）项明确规定了一项商标在“该国”已成为驰名商标，商标注册国或使用国主管机关才可拒绝或取消侵权商标的注册并禁止使用。《德国商标法》第10条第1款也规定，“如果一个商标与一个‘国内的在时间顺序上在先的《巴黎公约》第6bis条规定的驰名商标相同或者与之近似，并且本法第9条第1款第1项、第2项或第3项的其他前提也成就，则该商标不得注册。”可见，《巴黎公约》第6条之2和《德国商标法》第10条第1款均未在驰名商标的保护上突破地域性保护原则。海信的“HiSense”商标虽然在1999年成为了中华人民共和国领域内的驰名商标，但由于该商标未在德国成为驰名商标，所以，“HiSense”商标不能在德国享受驰名商标的待遇。

有人认为，按照《与贸易有关的知识产权协定》（Trips）第16条的规定，海信在中国的驰名商标可以在包括德国在内的WTO成员国国内受到保护。笔者认为，从该款并不能必然得出这个结论。因为Trips第2条两款均规定，协定中关于商标的规定，各成员方应遵守《巴黎公约》（1967）第1至第12条和第19条的规定，成员方不应背离在《巴黎公约》中所相互承担的义务。《巴黎公约》第六条之二的内容即是关于驰名商标的保护的。所以，Trips并未在驰名商标国际保护问题上规定较《巴黎公约》更高的保护标准。

在德国认定“HiSense”商标是否为驰名商标时，有一条标准就是该商标在“相关公众”中的知晓程度。这个“相关公众”指的是德国的相关公众还是已认定该商标为驰名商标的国家的相关公众却未可知，韩国的一个判决可以佐证Trips第16条第2款的“公众”一词并不一定就指已认定该商标为驰名商标的国家的相关公众。在1993年韩国最高法院受理的认定美国“吉普”商标为驰名商标一案中，韩国最高法院认为，虽然“吉普”商标所有人出示了“吉普”商标在一系列国家作广告及取得注册的凭证，但“吉普”在国外驰名的事实并不导致韩国一定要确认其为驰名商标。实际上，韩国最高法院在判断商标驰名与否时，指出了“公众”仅指本国公众，而未扩大到本国之外的公众。可见，一国法院将“公众”一词仅解释为法院所在国的公众也是不违反Trips 的。

《中华人民共和国商标法》第13条也有助于支持以上论断。该条只在一定条件下保护其他国家已经认定的驰名商标，而没有规定凡是由其他国家有关机构认定的驰名商标即使未在中国注册或者未在中国驰名也同样无条件地能够在中国境内享受驰名商标的待遇，一如按照中国法律认定某商标为驰名商标那样。按照那些认为按照Trips第16条的规定，海信在中国的驰名商标可以在包括德国在内的WTO成员国国内受到保护的人的观点，中国商标法第13条的规定应认定为违反了Trips。为了履行入世承诺，中国有义务修改其商标法，使之与Trips相符。但至今为止，尚未有任何WTO成员以此向中国发难，WTO关于中国入世年度审议报告也没有认为中国关于商标法中与驰名商标相关的规定违反了Trips。

同理，“Hisense”商标在亚洲、非洲、大洋洲等近40个国家和地区获准注册的事实本身不足以使德国法院认定其在德国也属驰名商标。所以，“Hisense”商标在德国是否为驰名商标，还要看该商标是否具备德国商标法认定驰名商标的标准，如该商标在德国使用的历史，在德国相关公众中的知晓程度，在德国为推广该商标而花费的广告费用等。 那种认为凡是属于《巴黎公约》或Trips成员国，在一成员国内驰名的商标必定在其他成员国成为驰名商标的理解是不准确的。

依据《巴黎公约》第六条之五的规定，凡原属国予以注册的商标，同盟其他成员国也应同样接受申请注册和保护，但该款作了保留。保留之一就是原所属国的商标若在其他国家申请注册，不得侵犯被请求给予保护的国家中第三人的既得权利。海信向德国申请注册的“Hisense”商标因与BSH的在德国先申请注册的“HiSense”商标相似，所以属于“侵犯被请求给予保护的国家中第三人既得权的性质的商标”，德国有权对海信的“Hisense”商标不给予注册和保护。

商号权

商号有广义和狭义之分，广义的商号指厂商名称，狭义的商号指厂商名称中的字号。依照《德国商法典》第17条规定，德国法律中的商号是指商人（个体商人、合伙或公司）在商事活动中使用的名称。可以认为，德国商法上的商号与厂商名称类似。而海信的商号应为“海信**公司”或“海信”，“Hisense”在德语语境下不能称之为商号，所以不能断定BSH的HiSense商标侵犯了海信的商号权。

著作权

以在先商标、驰名商标和商号为理由请求注销BSH的“HiSense”商标风险巨大，能否考虑利用其他在先权利如著作权作为申请注销的理由？笔者认为是可以的。在理论上说，一个标识，如果具有独创性可以受到著作权法的保护；如果该标识附在商品上又具有识别性或显著性，则它又符合作为商标的条件，从而获得著作权法和商标法的双重保护。依据《德国商标法》第13条的规定，若一项注册商标侵犯了他人的优先权，则该商标可以被注销。该条第2款规定，优先权是指姓名权、本人照片权、著作权、物种标识、地理产地标注和其他受保护的工业产权。“HiSense”若被法院认定具有独创性，著作权人则可依据《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（1971年巴黎文本，以下简称《伯尔尼公约》）和德国商标法第13条向德国法院请求注销BSH的“HiSense”商标。因为BSH未经“HiSense”的著作权人许可，擅自用作商业目的使用，侵犯了“HiSense”的著作权人的著作权。《伯尔尼公约》实行自动保护原则（《伯尔尼公约》第三条第一款和第二款），即著作权自作品创作完成之日起即受保护，只要该作品的国籍或作品作者的国籍属于《伯尔尼公约》成员即可。1993年，中国国家商标局核准注册了“HiSense”商标，可以成为“HiSense”发表的证据。同时，除非有相反证据表明在“HiSense”作者创作完成该作品前有其他人已设计出了相同作品，否则该作品可以认为具有原创性。可以举出如下证据证明“HiSense”具有原创性：海信与“HiSense”设计人的委托设计合同，海信向“HiSense”设计人的付费单据，海信在向中国国家商标局提交的申请注册文件中表明“HiSense”作者的文件，以及“HiSense”作者的创作过程资料等材料。在诉讼过程中，如果BSH不能反驳“HiSense”的独创性，则基本可以认定BSH有抄袭“HiSense”著作权人的作品的嫌疑（毕竟，BSH的控股股东所属关联企业在1999年前已进入了中国市场，完全有能力监控中国的商标），侵犯了他人的著作权，法院就应当注销BSH 的“HiSense”商标。

另外，以侵犯著作权作为诉讼理由还有保护期限上的好处。著作权的保护时间在颁布著作权的国家规定得都很长，依照《伯尔尼公约》第7条第1款的规定，该公约成员国给予作品的保护期限至少为作者终生及其死后50年。

如上所述，在在先商标、驰名商标、商号和著作权四大诉由之中，以侵犯著作权为理由请求注销BSH的“HiSense”商标风险最小，可以作为主要方案考虑。但无论采用何种方案，均受时效的限制。依《德国民法典》第195条的规定，德国普通消灭时效期间为3年。第203条规定，在磋商的情况下消灭时效停止。消灭时效最早在停止的状况结束后3个月完成。海信就商标问题还在与外方谈判，不知何时终结。如果等到消灭时效期间届满，那真的意味着“Hisense”商标在德国法律上的死亡。