防御商标对驰名商标按需认定的影响

李雨峰

内容提要：驰名商标的跨类保护扩大了商标的保护范围，但也模糊了商标所有人的权利界限和第三人的行为空间。为确保市场主体的行为预期，我国确定了驰名商标跨类保护的按需认定原则，仅在处理案件纠纷需要时，才对涉案商标是否驰名的事实进行审查。作为跨类保护的替代选择，有些商标所有人选择事先注册防御商标。商标所有人注册的防御商标清楚划定商标权的边界和第三人的行为空间，应具有优先性；商标权人欲在核定商品范围之外排除他人，可在诉讼中选择驰名商标的跨类保护，具有次位性。只有在即使注册了防御商标仍不能认定构成商标侵权但有可能给消费者带来误认时，才可启动涉案商标是否驰名的审查。即使应当对驰名商标给予较大范围的保护，驰名商标的保护体系也应服从商标法的注册体系。

引 言

2023年1月13日，国家知识产权局公布《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。《征求意见稿》第10条第2款增加了关于“驰名商标保护遵循个案确认、被动保护和按需确认的原则”。该条意在将2009年通过、2020年修改的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕19号，以下简称《解释》）第2条关于“驰名商标按需认定”的原则提升法律位阶。尽管在措辞上《征求意见稿》与《解释》有所不同，前者首次使用“确认”，后者使用“认定”，但仍然坚持了“按需”的原则。由于《征求意见稿》尚未通过，为行文方便，本文仍沿用“按需认定”的表述。与之前相比，2020年修改后的《解释》在驰名商标的按需认定上并无变化。《解释》第3条规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。 原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前款第（一）项的规定处理。”按照该条第1款第1项规定，不以商标是否驰名为事实依据就可以直接判定侵犯商标权成立的，没有必要对所涉商标是否驰名进行审查。《征求意见稿》第10条重申了驰名商标的按需认定原则。

按照文义和体系解释，驰名商标的按需认定是非常清晰的。即，如果被告使用的商标与原告注册的商标相同，而且被告的商品或者服务与原告核定使用的商品或者服务相同，法院可直接判定被告的行为侵权，根本无需对原告提供的与注册商标相同的其他商标是否驰名进行审查。然而，近年的判决并没有遵守这一规定。2016年，浙江省高级人民法院在“索菲亚案”中指出，即使原告拥有与被告在相同或者类似商品上相同的防御注册商标，仍不影响原告驰名商标认定的必要。①浙江省高级人民法院民事判决书（2016）浙民终794号。广东省高级人民法院在“头条案”②广东省高级人民法院民事判决书（2021）粤民中2533号。、陕西省高级人民法院在“HUAWEI案”③陕西省高级人民法院民事判决书（2022）陕知民终648号。等案件中均作出了类似判决。其大致的理由是，在原告享有同类注册商标的情况下，仍然可以在侵权诉讼中主张不同类商标并请求认定驰名。这类原告享有的同类注册商标在理论上被称为防御商标。在“HUAWEI案”中，陕西省高级人民法院直接称之防御商标，并指出，防御商标不是个案认定驰名商标与否的考量要素，在商标侵权纠纷案件中，防御商标的事后救济作用较小，很难像正常使用的商标一样获得相应保护。如果不认定为驰名商标，原告就无法获得足够的赔偿。

从个案看，上述判决强化了对涉案商标的保护。但是，这种处理方式搁置了注册制度，将防御商标的注册功能进行了悬置，而防御商标的注册恰恰是商标所有人的主动选择。另外，在《解释》修改以前，下级法院绕过明确的法律规则，实质上是以牺牲形式正义的方式保护了个案中的某件具体商标。从长远看，这种做法无法为市场主体提供稳定的预期。本文试图从功能比较入手，根据普通商标注册功能和防御商标注册功能的异同，厘析实质意义上的防御商标对驰名商标跨类保护认定的影响。

一、商标注册的功能爬梳

刘春田教授指出：“商标权属于民事权利，根据宪法、民法和劳动法的原则，任何民事主体，从公共资源中拮取任意符号、文字、数字、构形、色彩，按照自己的意愿完成一个表达，或者从已有的表达中经过正当的选取，并将这选取的表达指代一个特定的商品或服务，二者一经结合，并置于市场之中，就实施了一个法律行为，完成了将一个设计转化为商业标记的实践，原来纯粹的表达符号就变成了一个商标。这是一个法律事实，根据商标法和民法，无论该商标是否注册，都已构成事实上的商标，并享有由此而产生之利益。”④刘春田：《民法原则与商标立法》，载《知识产权》2010年第1期，第7页。选取一个符号用于某一商品或者服务上，并置于市场中，便可以产生商标的利益，这一认识与古罗马法上的财产取得方式即先占非常贴合。⑤李雨峰：《未注册在先使用商标的规范分析》，载《法商研究》2020年第1期，第189页。美国联邦最高法院曾这样表述：“商标不依赖于新颖、创新、发现或任何智力工作，它不要求虚构或想象，无需天赋，无赖辛勤思索。商标仅仅以占用在先为依据。”⑥［美］谢尔登·W.哈尔彭、克雷格·艾伦·纳德、肯尼思·L.波特：《美国知识产权法原理》，宋慧献译，商务印书馆2013年版，第307-308页。顺着刘春田教授的思路进一步分析，一个商标无论是否注册，都产生了相应利益，都应当获得保护，那么注册具有何种意义呢？

商标的本质在于市场。⑦刘春田：《商标概念新解——“商”是民法学上的又一发现》，载《中国知识产权》总第175期，第6-9页。一个标志，只要被选取并投放市场，就向消费者传递了商品的来源信息。经过多次购买，商标在商品、商品的生产者和消费者之间建立了联系。这种联系与该商标是否注册并无必然关系。有研究表明，如果通过直接而非注册的方式保护创新成果知识产权，将会带来更为公平的结果，毕竟复杂而昂贵的注册过程带来了高成本，而且充满了内在偏见。⑧Miriam Marcowitz-Bitton & Emily Michiko Morris, The Distributive Effects of IP Registration, 23 Stanford Technology Law Review 306, 307 (2020).那么，为什么现代商标法多数规定了注册制度呢？从历史上看，商标法来源于市场秩序法，对商标的保护基于普通法上的欺诈之诉。通过欺诈，非诚信的竞争对手从商标所有人那里抢走了客户，并给消费者造成了混淆。⑨Mark P.McKenna, The Normative Foundation of Trademark Law, 82 Notre Dame Law Review 1839 (2013).通常情况下，由于资讯的限制，市场上很可能会出现两个或者多个相同或者近似的标志用在相同或者类似商品上的情况。此时，如果商品得以流通，该类标志就可能造成消费者混淆和误认。就是考虑到上述因素，美国商标法在使用取得商标权的基础上吸收了商标注册制度。也就是说，如果一个商标要获得在全国范围内的排他力，必须经过联邦的注册。美国商标法走过的是一条从普通法的通过使用取得商标权到成文法的注册商标在全国产生排他效力的道路。美国《兰哈姆法》只是对普通法规则的成文化而已。⑩同注释⑥，第308-309页。从历史和逻辑上看，凡有贸易的地方，均有标志的使用。就商标权的产生而言，应是先有使用制度再有注册制度。就现代商标制度而言，各国对使用和注册的态度存在明显差异：有的国家规定，商标必须事先注册才能取得商标权，如法国；有的国家规定，通过使用即可取得商标权，如早期的美国和英国；有的国家规定，注册和使用两种方式均可取得商标权，如德国。

如果说使用是商标的基础，未经使用的商标，消费者根本无法识别，也不会积累生产商的商誉，那么注册的功能何在？大致说来，在界定商标权方面，使用和注册发挥着不同的功能。商标权通过使用获得了正当性基础，但作为一项绝对权利，商标权并不能通过使用向其他市场主体传输权利范围的信号，使用无法公示商标权的范围，而注册恰恰可以发挥这个功能。现代商标注册制度，由一个全国统一的商标主管机构，对申请的标志和该标志指定的商品或者服务进行审核，如果与之前已经核准注册的商标不相同和不相近似，该商标就可以被核准为注册商标。通常说来，注册制具有如下功能。

第一，注册制可以在很大程度上避免商标的相同或者近似，事先排除、避免了资源的浪费，减少了潜在的侵权诉讼。由于所有的申请均在一个部门进行审核，按照商标法原理，审查人员理论上不可能把在相同或者类似商品上使用的相同或者近似的多个商标均予以核准注册，即现代商标法上的“一类商品一件商标原则”。因此，如果非注册商标所有人在相同或者类似商品上擅自使用相同商标，构成侵权的可能性极大。故而，市场主体应刻意规避该商标。

第二，注册制配以公示制度，完成了信息的公示，也为其他市场主体划定了自由空间。核准注册的商标标志、指定的商品或者服务范围、商标注册的起止年限、商标权人的信息等均通过注册制度予以公示。商标权人一次性告知所有市场主体其商标权的范围和界限；其他市场主体依赖注册公示的信息，可以选择自己的投资方向。藉此，商标注册制为其他市场主体提供了行为预期，其他市场主体在生产、销售类似商品时，选择使用何样的商标便拥有了一个自由空间。除此之外，注册制也可以简化商标的转让交易行为，依赖注册提供的可靠信息，买卖双方提高了待转让、许可商标的价值。用新制度经济学的术语表述，注册划定了权利边界，简化了交易，降低了成本。⑪［美］Y.巴泽尔：《产权的经济分析》，费方域、段毅才译，上海三联书店、上海人民出版社1997年版，第7页。

第三，注册制清晰划清了商标权的界限。从法理上讲，商标体现的是消费者的购买力，这种购买力因商品生产者长期经营而来。在没有现代营销手段的传统社会，商品质量依赖的是口口相传，但商标产生以后，代表商品质量的信息就凝结在商标之中了。因此，生产商只有通过商标与消费者的长期接触，才能让消费者通过商标认可商品的质量。对于企业而言，商标的使用非常重要。使用构成了商标的本质需求。也正是因为这一法理逻辑，即使采取注册取得商标权的国家，其商标制度也非常重视商标的使用。为在实践中准确认定因是否使用而带来的侵权判定、损害赔偿问题，我国《商标法》在第48条界定了商标使用的概念，并在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2020〕19号）第26条对商标权人的自行使用、许可他人使用、实际使用等进行了厘定。使用构成了商标权的基础，但是，商标权的范围如何界定呢？商标权是一项支配性财产权利，具有影响第三人行为自由的属性。但是，影响第三人行为自由的空间应当如何划界？为此，笔者曾提出财产管理的思路，⑫参见李雨峰：《专利确权的属性重释与模式选择》，载《中外法学》2022年第3期，第663页。认为商标的选择、发明创造和作品的完成是权利产生的基础。这体现了黑格尔所主张的财产所有人的本质意向性。黑格尔强调，为了实现自由意志，单是某物应属于我的这种内部表象或意志还不够，还必须取得占有，包括实物占有和观念性占有（标志），如此，上述意志才获得定在，才能获得他人的承认。⑬［德］黑格尔：《法哲学原理》，范扬、张企泰译，商务印书馆1961年版，第59-62页。与之相适应，国家统一的行政机构的登记注册对知识产权的产生并不具有根本性作用，它们只是管理财产的方式。当发生侵权纠纷时，选择由哪一个机构管理这种财产，涉及的不是知识产权的基础，而是解决问题的效率。在知识财产的管理模式上，存在两种管理方式。一种是事先管理，由国家统一的行政机构对该财产事先划定界限，告知市场主体权利人的排他范围，如注册商标和专利；另一种是事后管理，由法律笼统规定财产权的设立，其权利界限则由执法部门在具体的纠纷中予以确定，如作品和商业秘密。就商标而言，那些采取使用取得商标权的国家，采取的是事后管理模式，由法院在具体的诉讼中确定商标权的范围；而那些采用注册取得商标权的国家，采取的是事先管理模式，由统一的国家行政机构事先划定商标权的边界。采用事后管理模式的国家，由法院在个案中对涉案商标进行审查，结合原告的商标使用情况审查被告的行为，更具动态性，侧重追求的是实质正义；采用事前管理模式的国家，由国家统一的行政机构事先公示商标权的范围，在个案中推定原告商标权的有效性，侧重追求的是形式正义。大致可以说，在采用事先管理模式的国家，注册和使用分担了商标价值的不同功能：使用夯实了保护的基础，界定了商标的质；注册划定了保护范围，界定了商标的量。

二、防御商标的特殊功能与注册条件

防御商标的注册既具有普通商标注册的共同点，也有其特质。就相同点而言，防御商标的注册也具有上述三个功能，但是防御商标的注册又具有其特殊性。

（一）防御商标的特殊功能

防御商标的注册不是为了使用，而是为了保护基础商标。基础商标也称正商标、主商标，意在表明与联合商标、防御商标的主从关系。在一般情况下，并无单独称为基础商标、正商标或者主商标的情形，原则上都是已经注册或者申请注册在先之商标，或同时提出申请而指定其一为主商标。⑭曾陈明汝：《商标法原理》，中国人民大学出版社2003年版，第58页。防御商标的目的在于突破传统商标一件商标用于一类商品的原则，“指同一人以同一商标图样，指定适用于非同一或者非类似性质相关联之商品即得申请注册受保护。但著名商标不受商品性质相关联之限制”。⑮同注释⑭，第59页。这意味着，普通商标注册后只在指定类别上产生排他效力，使用是产生排他效力的实质来源，而防御商标的目的在于突破使用的限定，注册后不使用也能产生长期的排他效力。

防御商标具有附属性，其目的在于扩大基础商标在商品类别的排他范围。因之，基础商标的转让、无效、撤销等效力均及于防御商标。英国是较早规定防御商标的国家，其主要目的是配合《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）第6条之二关于驰名商标的保护。《巴黎公约》第6条之二对驰名商标没有作是否注册的区分，其规定的保护限于在相同或者类似商品上对驰名商标的复制、模仿和翻译。《与贸易有关的知识产权协定》第16条第3项对《巴黎公约》第6条之二作了与时俱进的更新，专门拓展了已注册的驰名商标的排他范围，将已注册驰名商标的保护扩大到不相类似的商品上。只要某个商标在那些相应商品上的使用可表明这些商品与该注册商标所有人之间存在联系，且有可能损害注册商标所有人的利益，就可以认定构成商标侵权，此即已注册驰名商标的跨类保护。从法律技术上看，一件注册商标的跨类保护必须以该商标已经驰名为条件，因之，该注册商标是否被认定为驰名就至为关键。为配合注册商标的跨类保护，有些国家效仿英国商标法（尽管英国商标法后来废除了防御商标制度）规定了防御商标制度。

防御商标注册的目的是防止造成基础商标的淡化。通常来说，将一个注册商标用于不相同或者不相类似的商品上，由于商品的功能不同，这样的行为不会给消费者造成混淆。但是，如果该注册商标非常驰名，被消费者广为知晓，第三人一旦将该注册商标用于不相同或者不相类似的商品上，就会给消费者造成一种误认，认为已经注册的驰名商标所有人很可能把业务拓宽到该领域，或者认为不相同商品的提供者与驰名商标所有人之间存在某种控股关系等。这种行为冲淡了已经注册的驰名商标与某种商品之间特定的联系。注册防御商标的目的就在于防止这种冲淡行为的发生。受案法院一旦在市场上发现其他行为人将与驰名商标相同的标志用于不相同或者不相类似的商品上，而在该商品上驰名商标所有人又注册了防御商标，则可以直接判定第三人构成侵权，省去了对驰名商标是否需要跨类保护论证的麻烦。

防御商标的目的仅在保护基础商标，经由注册功能的发挥，防御商标辅助基础商标进一步划定了权利范围。基础商标通过使用，形成了自己的稳定市场；通过注册，公示了核定商品和商标标志，划定了第三人的行为空间。前者是基础商标的自我声誉形成的途径，后者是基础商标排他效力的体现。与基础商标不同，防御商标并不需要使用，其目的只是辅助基础商标进一步扩大排他范围。基础商标所有人结合自己未来经营范围的可能性，在相关商品上得以注册防御商标。需要注意的是，为了防止基础商标所有人对市场形成垄断，商标法不允许基础商标所有人在全部的商品和服务类别上注册防御商标，只允许他在与目前营业有关联的商品或服务类别上申请注册。这同时也意味着，防御商标为市场上的第三人提供了一个稳定的预期，在防御商标的注册范围之外，第三人的行为是自由和安全的。

（二）防御商标的注册条件

就条件看，防御商标若要获得核准注册，必须满足以下条件。

第一，申请注册的标志与已经核准或者申请在先的基础商标标志相同。防御商标的目的在于扩大基础商标在商品类别上的排他范围。该排他范围尽管对注册人存有重大的保护利益，但限制了其他市场主体的行为自由，因此，该排他范围的确定，界限必须非常明确。如申请注册防御商标的标志与基础商标的标志不同，则不属于基础商标的排他范围。至于能否近似，在解释上颇存疑问。为向市场主体提供稳定的预期，在解释上，界定为相同或者基本相同比较合适。

第二，指定的商品范围与基础商标的指定范围不相同或者不相类似，但存在关联性。作为商标的文字、图形、数字等，多数来自公有领域。该符号一旦被选取用于某类商品上，就具有了一定的排他性。但也应当注意到，这种排他效力对其他市场主体而言存在一定的不公平，原因在于其他市场主体失去了在相同商品上选取该标志的机会。为平衡注册人与其他市场主体的利益，申请防御商标的标志必须与基础商标的指定范围存在关联性。也就是说，尽管防御商标可以扩大基础商标的排他范围，但这种排他范围不能过大，仍应限制在基础商标指定的商品边缘。其目的在于，不能让基础商标完全控制市场，否则，就构成了一种垄断。商品之间的关联性，可以《商标注册用商品和服务国际分类表》为参考，但并不能机械地以此为依据。消费者日常的交易习惯、商品消费模式、市场销售习惯等，也是重要的考量要素。

第三，基础商标应当达到驰名的程度。申请注册防御商标时，要求基础商标已经达到驰名商标的程度。日本《商标法》第64条将其描述为，基础商标应在消费者中广为知晓。申请注册防御商标，应当向主管部门举证证明基础商标已经达到驰名商标的程度。

第四，防御商标的注册无须证明已实际使用或使用的意图。防御商标与普通注册商标不同，设立防御商标制度的立法均不要求防御商标被实际使用。也就是说，防御商标申请人没有使用的义务，其目的均在于排除他人将与基础商标相同的标志用于不同类别的商品上。现代商标法理论认为，商标凝结了商品生产、经营企业的商誉，商标只有通过使用才会在消费者与企业之间建立信赖关系。因之，现代商标法多要求申请注册商标时，申请人应具有实际使用的意图。我国《商标法》第4条对此亦有要求。除此之外，第49条还对无正当理由连续三年不使用的商标规定了撤销制度。而防御商标是个例外，其目的在于保护驰名商标，而不是实际使用。因此，立法中也应对防御商标的注册作出特别规定，免除使用的要求。

三、现行法框架下实质意义上的防御商标对驰名商标按需认定的影响

（一）驰名商标按需认定的实践表达

我国目前对驰名商标的认定，采取的是“按需认定”原则。有学者将之总结为“是否认定驰名商标应取决于当事人的需要”“只有为处理案件所需之目的才得认定驰名商标”“是否认定驰名商标应考虑不同的请求权基础”三种理解。⑯杜颖、何吉：《驰名商标“按需认定”原则辨析》，载《电子知识产权》2020年第8期，第20页。但从文义上看，无论是从《解释》第2条、第3条，还是从《征求意见稿》第10条，均无法得出驰名商标按需认定应考虑请求权基础的结论。如果排除第三种理解，第一种和第二种理解更多解决的是法院在处理涉及商标纠纷时应主动还是应当事人请求对涉案商标是否驰名进行审查的问题。

一件商标是否被确认为驰名商标，关键在于该商标的影响力和相关公众对该商标的知晓程度。这与商标所有人使用商标的程度、宣传商标的力度、商标的价值和声誉等密切相关，与该商标是否注册并无必然关联。“无论是注册商标还是未注册商标，一旦为公众所熟知或者具有市场声誉，则应该一视同仁，获得同样的保护。”⑰张伟君：《论我国〈商标法〉驰名商标保护规则的完善》，载《知识产权》2023年第9期，第4页。因之，在一件商标的保护特别是反淡化保护中，该商标是否驰名就成为至为关键的因素，而“按需认定”原则就发挥着过滤器的作用。实践中，争议最大的一个问题点是，如果商标所有人申请注册了防御商标，人民法院是否还需对涉案商标是否驰名进行审查从而决定是否跨类保护？

尽管我国《商标法》没有规定防御商标制度，但也不排除驰名商标所有人注册防御商标。《商标法》第22条规定，商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。如果申请人仅在某一类商品上使用，那么该标志在其他类别商品上的注册就构成了实质意义上的防御商标。防御商标最大的特点在于仅注册不使用，其实质是通过注册的公示功能，划定商标所有人的权利范围和第三人的行为空间。由于我国《商标法》第49条规定了注册商标连续三年不使用的撤销制度，与此一致的理解是，至少在某一注册但不使用的商标被撤销前，该商标事实上发挥着防御商标的功能。从上文引述的几则判例看，商标实践也基本持此看法。问题在于，防御商标的注册果真对驰名商标的按需认定没有影响吗？

在驰名商标司法认定的历史上，“索菲亚案”具有重要的影响。该案一审法院认为，索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚公司）在第20类商品上注册了第1761206 号“索菲亚”商标，在第6类商品上亦注册了第4287169号“索菲亚”商标，被告在第6类商品上使用了“索菲亚”商标，但索菲亚公司以其注册在第20类商品上的第1761206 号“索菲亚”注册商标主张商标专用权，请求认定“索菲亚”商标为驰名商标。一审法院认为，原告完全可以以在第6类商品上注册的商标主张构成商标侵权，没有对“索菲亚”是否驰名进行认定的必要。⑱同注释①。二审法院推翻了一审判决，认为商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。尽管索菲亚公司可以在第6类商品上主张权利，但该类商标属于防御性质的商标，法律的保护力度较弱，商标权人无法以此获得充分的救济。广东省高级人民法院在“头条案”⑲同注释②。中也认为:“在原告享有同类注册商标的情况下，仍然可以在侵权诉讼中主张不同类商标并请求认定驰名。”陕西省高级人民法院在“HUAWEI案”⑳同注释③。中指出：“尽管我国商标法对防御商标未作出明确的规定，但多数企业特别是大型企业都会在原有商标核定的范围外申请防御商标，通过事先预防的方式避免他人申请注册，以降低商标被仿冒的风险。然而，在商标侵权纠纷案中，防御商标的事后救济作用较小，很难像正常使用的注册商标一样获得相应的保护。华为公司注册的防御商标不应成为是否认定驰名商标的障碍，不影响驰名商标的认定。”

（二）防御商标与跨类保护的功能分野

严格说来，上述三个案例中，原告跨类注册的商标并不是防御商标，因为注册防御商标的前提是，基础商标已经被认定为是驰名商标。而在上述三个案件中，争议的焦点之一却是涉案商标应否被认定为驰名商标。从逻辑上看，注册与基础商标相同的防御商标，其目的在于扩大驰名商标的保护范围。就驰名商标而言，事先注册防御商标与诉讼中的事后跨类保护代表了不同的保护路径。如果商标所有人选择事先注册防御商标，一旦发生纠纷，法院可直接对商标所有人注册的防御商标与被告使用的商标进行比对，并在此基础上作出是否侵权的裁判。选择防御商标路径的优点在于，原被告均具有可预期性，市场第三人可通过查询轻易获悉防御商标注册的范围，除此之外的范围便属第三人的自由行为空间。在一定程度上说，防御商标核定的商品范围确定了商标所有人进一步经营的范围。但防御商标的注册，也存在一定的不足，由于其核定使用的商品范围是固定的，如果其他市场主体将与基础商标相同的标志用于防御商标注册的商品以外，商标所有人就很难获得相应的保护。而驰名商标在诉讼中的跨类保护属于一种事后救济措施。当驰名商标所有人发现被告使用的与其相同的商标用于不相同和不相类似的商品上时，便可以请求法院对其商标是否驰名进行审查并作出被告是否侵权的裁判。

选择事先注册防御商标还是选择在事后诉讼中通过认定驰名商标跨类保护，是商标所有人企业商标战略的选择。从理论上看，在没有国家统一的商标政策前提下，为对驰名商标提供特殊保护，商标所有人可以同时选择事先注册防御商标和事后通过驰名商标跨类保护两种路径。如此，通过防御商标，商标所有人可以确定地排除其他市场主体在防御商标上核定的范围；通过事后的跨类保护，商标所有人可以排除防御商标核定范围之外但仍有可能给商标所有人带来影响的商品范围。当然，还有一种可能，就是国家商标政策干预，商标所有人只能在二者路径中慎选其一。需要特别注意的是，市场并非由商标所有人独立构成，还包括与商标所有人存在竞争的其他主体。试想，如果商标所有人选择了事先注册防御商标，通过公示制度，第三人就会知悉商标所有人的排他范围，并推知防御商标之外的范围就是行动自由的空间。反之，如果商标所有人选择了事后诉讼中通过驰名商标认定跨类保护，第三人就必须自己评估在其商品上使用与商标所有人商标相同的标志的行为是否会给相关公众造成误认。

就功能而言，由于事先注册防御商标公示性强，是商标所有人的主动选择，其目的在于清楚划定商标权的边界和第三人的行为空间，应具有优先性。在商标权人没有注册防御商标的前提下，如果商标权人欲在核定商品范围之外排除他人，则可在诉讼中选择驰名商标的跨类保护，具有次位性。否则，注册防御商标就毫无意义。值得注意的是，有时商标权人即使注册了防御商标，被告的商品与防御商标核定的商品不相同和不相类似，但仍有可能给消费者造成某种误认，此时是否应当允许商标所有人启动驰名商标跨类保护的程序？对此，《解释》上应是可以的。我国《解释》确定“按需认定”原则正好可作此理解。根据《解释》第3条，如果依据防御商标可解决商标权的保护，就无需对涉案商标是否驰名进行审查；如果依据防御商标无法解决是否构成商标侵权，才启动第2条的“按需认定”原则，对涉案商标是否驰名进行审查。

（三）驰名商标按需认定的澄清

《解释》第2条确定了驰名商标按需认定的原则，并列举了可以审查涉案商标是否驰名的三种情况，分别为：（1）以违反《商标法》第13条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（2）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（3）符合《解释》第6条规定的抗辩或者反诉的诉讼。《解释》第3条是对涉案商标是否驰名不予审查的排除条款。从《解释》第2条、第3条的关系上看，有两点至少非常明显。第一，第3条是第2条的例外，第2条确定了按需认定原则，第3条明确的是排除情形。如果存在第3条的情形，明显不属于按需认定的情形。第二，两个条款均是封闭性条款，无论是按需认定的情形，还是排除认定的条款，各地法院均无扩大适用的权力。

从文义上看，《解释》关于驰名商标按需认定的原则及适用情形并无模糊之处，前述法院裁判有待商榷。也就是，《解释》里的用语是刚性的，下级法院并无解释的空间。但上述判例均指出，由于原告注册的与被告假冒的相同商标几乎没有使用，按此判断，原告将无法获得足够的赔偿。这是上述法院对原告商标进行驰名审查最重要的原因。在此，法院对涉案商标是否驰名的审查条件由是否构成商标侵权替换为可否获得足够赔偿。显然，在这里，法院预先设定了应优先保护驰名商标，并给出了一个应当对涉案商标进行驰名审查的理由。广州知识产权法院课题组在调研报告中指出：“拥有多个商标的权利人有权选择驰名商标跨类保护。否则，商标权人的合法利益难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷背道而驰。”[21]广州知识产权法院课题组：《新发展格局下驰名商标的司法认定和保护》，载《中国审判》2022年第21期，第77页。这可以被视作上述认识的典型。本文认为，从个案看这种做法的确为驰名商标提供了足够的保护，但也违反了《解释》确立的规则，以违反一般性规范的方式实践个案正义，与驰名商标按需认定的规则背道而驰，最终仍是破坏了法律秩序。马克斯·韦伯认为，现代社会的形成是一个逐渐祛魅的合理化过程，与传统型相对的现代政治、经济、法律秩序之间存在一种有选择性的亲和性。官僚制、自由市场、形式主义分别构成了上述三种秩序的基本特点，在这三种秩序中，“切事化”地处理事务，根据可计算的规则，“不问对象是谁”是基本的处事章程。[22]［德］马克斯·韦伯：《支配社会学》，康乐、简惠美译，广西师范大学出版社2010年版，第48页。这意味着，对于公民个体而言，规则的可预期性是必要的；对于司法机关而言，落实规则是必须的。在具有明确法律规则的前提下，为确保市场主体的可预期性，法官在处理案件时，在个案正义与落实规则间，落实规则的社会总收益显然高于个案正义的总收益。与此一致，在《解释》第3条没有修改之前，绕过该条直接对已经明确构成商标侵权的涉案商标进行驰名审查，显然超过了按需认定的范围，破坏了市场主体的可预期性。

（四）驰名商标体系对注册体系的服从

相比一般商标，驰名商标凝结了企业更多的投资、时间、精力，也更容易得到消费者的认可。在移动互联网普及之前，驰名商标一般要花费大量时间和金钱才能为消费者所知晓。大致说来，多数闻名全球的驰名商标都在市场上经营了几十年，甚至几百年。这样的商标由于知名度高，更易于被其他人模仿。从这个意义上说，对驰名商标提供比一般商标更大强度的保护具有一定的道理。也正因为如此，在实行注册制度的国家，均对未注册的驰名商标提供一定程度的保护，对已注册的驰名商标提供高于一般注册商标的保护。

但是，需要注意的是，在适用法律时，应当注意法律的体系解释。体现为立法的法律，是由各章节、具体条文构成的完整体系。正是通过这样的规则体系，才实现了法律的目标。立法的每个概念、每个条文均是法律体系的细胞，“每一法律规范，系属一个整体，其条文之解释，自亦应本诸论理的作用，就整个体系构造加以阐释，以维护各个法条之连锁关系”[23]杨仁寿：《法学方法论》，中国政法大学出版社2013年版，第143页。。我国实行的是注册取得商标权制度，我国《商标法》是一部商标注册法，整个商标制度围绕着注册构建起来，其内容涉及注册商标的申请、审查和核准、续展和变更、无效宣告、管理等。如果去除注册制度，《商标法》就失去了灵魂。前已述及，对于注册商标而言，使用是商标的基础，确定了商标权的质；注册是商标的形式，确定了商标的量。也可以说，使用是商标法的底层逻辑，注册是商标法的法律构架，正是注册制度保障了商标法的适用。因之，除非与使用发生冲突，商标法上的制度都应当以注册为逻辑出发点。

注册制公示了商标权的排他范围，明确了其他市场主体的行为自由空间。这一制度的基本功能应当维护，否则，商标权人和市场主体的利益都将受到影响。驰名商标的认定同样应当遵守这一逻辑。如果注册商标所有人已经注册了防御商标，第三人使用的商标和防御商标相同，而且指定使用的商品类别相同，此时，完全可以《商标法》第57条“在相同或者类似商品上使用相同商标”构成侵权进行裁判，没有认定驰名商标的必要。更重要的是，如果注册商标所有人已经注册了防御商标，在诉讼中再对该商标是否驰名进行审查，就完全破坏了注册的功能。防御商标的注册，意在通过公示制度，通过公开的查询程序，告知第三人商标所有人的权利范围，这种公示制度对于商标所有人和第三人均具有约束力。如果对涉案商标再进行驰名认定进而进行跨类保护，这不但让第三人无法知悉行为自由的空间，连商标所有人最终也无法知悉自己的权利范围边界。

结 语

驰名商标的认定与国家政策的变化相伴而行。不同的政策，对驰名商标的认定指引了不同的方向。目前，我国确定的是按需认定的规则，并明确了具体的适用范围。因之，在司法实践中，法院应当严格按照法解释学的原则确定驰名商标审查范围。在个案正义与落实规则之间，遵循落实规则的路径。大致说来，涉案商标所有人是选择事先的注册防御商标还是选择事后的跨类保护，是商标所有人的理性选择。如果选择事先的注册防御商标，其保护范围相对确定，市场主体也可以获得稳定的预期，不足是保护范围可能无法随着市场的扩大而扩大；如果选择事后的跨类保护，其保护范围可能会与市场的范围相一致，但由于跨类保护不是全类保护，加之涉案商标未必就会被认定为驰名商标，其保护范围并不确定。按照权利义务相一致的原则，涉案商标所有人选择了哪种保护模式，也应当承担其带来的风险。

基于立法自身体系性和商标法理逻辑性的考虑，本文认为，法院应当在个案中严守《解释》的规定，在原告注册了防御商标的情形下，应以该防御商标被侵害为由认定构成普通的商标侵权行为，排除驰名商标认定的可能性。换言之，防御商标注册对驰名商标认定产生实质性影响，排除了驰名商标认定的可能性。只有在即使注册了防御商标仍然不能判定被告行为侵权，但又可能给消费者带来误认的情形下，才具有认定涉案商标是否驰名的必要。