专利创造性审查制度存在的问题及因应

李捷 李文江

摘 要：【目的】完善专利创造性标准和制度，提高专利质量，推动高质量发展。【方法】通过提出问题、分析问题、解决问题的方法，从判断标准、判断内容和判断的主观性分析审查制度存在的问题。【结果】专利创造性审查制度存在审查判断标准较低、审查内容片面、专利创造性判断存在主观性等问题。【结论】提出了完善专利创造性审查制度的三大建议，即优化专利创造性审查标准、充实专利创造性审查的内容、推进专利创造性判断标准的客观化。

关键词：专利审查；专利创造性；判断标准；专利审查指南

中图分类号：D923.42     文献标志码：A    文章编号：1003-5168（2024）07-0115-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.07.023

Problems and Countermeasures of Patent Creativity Review System

LI Jie1 LI Wenjiang 2

（1.Henan College of Animal Husbandry and Economics， Zhengzhou 450046，China;

2. Henan University of Technology， Zhengzhou 450001，China）

Abstract： [Purposes] In order to improve the quality of patents and promote high-quality development， it is necessary to improve the standards and systems of patent creativity. [Methods] Through the methods of raising questions， analyzing problems and solving problems， the problems existing in the review system were analyzed from judgment criteria， judgment content and the subjectivity of judgment. [Findings] There are some problems in the patent creativity review system， such as low review judgment standard， one-sided review content， and subjectivity in patent inventiveness judgment. [Conclusions] Three suggestions are put forward to improve the system of patent creative examination， and that is， to optimize the standard of patent creative examination， to enrich the content of patent creative examination， and to promote the objectification of patent creative judgment standard.

Keywords： patent examination ; patent creativity ; judgment standard ; guide to Patent Examination

0 引言

“创造性”与“新颖性”“实用性”共同构成专利的三大要件。专利制度最早是由西方国家建立的，初期都只规定了新颖性条款，而没有创造性的要求。随着专利制度的运行，各国逐渐意识到若申请仅满足新颖性条款就授予专利权，则会导致与现有技术区别不大的申请也获得授权，长期发展下去就会导致专利权的泛滥。因此，发明专利应当具备创造性。如今随着新技术的不断发展，创造性逐渐在专利性判断中发挥决定性作用。因此，完善专利创造性标准和制度，有利于培育高价值专利，驱动高质量发展。

2023年7月初，习近平总书记在江苏考察时强调，中国式现代化关键在科技现代化，打造全国重要的产业科技创新高地，使高质量发展更多依靠创新驱动的内涵型增长。专利是科技成果的核心组成部分，必须从提高质量入手，用高价值发明专利支撑我国经济的高质量发展。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，确立了一项新的目标，即“到2025年每万人口高价值发明专利拥有量达到12件”。一方面，该目标提出了考核科技发展、创新质量的新指标，另一方面，明确了高价值发明专利的地位，标志着进入高质量发展的要求发生转变，意味着创新主体从追求专利数量转向重视专利质量，聚焦关键核心技术领域，提升专利运用效果。在高价值专利培育过程中，专利创造性审查制度如何适应高质量发展需要？在此，本文将从国际视野考察专利创造性审查制度，分析我国现行专利创造性审查制度存在的问题，并提出完善进路。

1 专利创造性审查制度存在的问题

我国专利申请数量和授权数量已经高居全球榜首，但“多而不优、大而不强”的问题依然存在。《2022年中国专利调查报告》显示，2022年我国发明专利产业化率为36.7%，较上年提高1.3个百分点。专利转化率偏低的突出原因在于专利本身质量不高，创造性不强，部分问题专利的出现归结于专利创造性审查环节。

1.1 专利创造性审查判断标准问题

我国专利创造性审查制度的判断标准主要存在两个方面的问题：第一，专利创造性审查标准较为宽松。主要表现在我国与少数国家对实用新型专利设置了“不做实质审查”，导致专利数量出现井喷式增长，专利整体质量不高。其历史原因在于，为了充分调动科研人员的创新积极性，我国专利创造性审查一直采用比较宽松的标准，且延续到现在。但事实上，较低的技术先进性标准，不仅没有激发研发者追求创新成果质量的积极性，反而使部分研发机构及研发者放弃质量但求高产，从而使得专利领域甚至科技领域出现了短期的虚假繁荣。这与高质量发展要求格格不入，有必要对专利创造性审查制度进行改革。第二，现有专利创造性判断标准不利于培育高价值专利。高价值专利是高质量发展的重要支撑，而专利创造性一定程度上体现了专利价值的大小。但是，現有专利创造性审查制度，除了对发明专利和实用新型专利进行了分类，尚没有按照专利价值的大小在审查标准上予以区分，不利于专利的精准保护和高效应用。

1.2 专利创造性审查内容的片面性问题

现有专利创造性审查内容，既不够全面，又不能对专利创造性两层含义的审查一视同仁。首先，学术界的片面认识。对专利创造性审查内容的研究，一直存在两种观点：一种观点认为，专利创造性审查的内容包括技术性能和技术效果两个方面，在实际审查中不应偏废，既要严格按照“三步法”强调程序的合法化，又要注重对现有技术中技术启示的判断［1］。另一种观点认为，专利创造性和实用性的审查内容存在重复，应当废除创造性内容之二“显著进步”，因为实用性要求包含了创造性中的显著进步，并且建议简化对专利创造性的审查［2］。其次，法律规定的偏颇。《专利法》关于专利创造性的内容包括“突出的实质性特点和显著进步”，从技术特征和技术效果原则上明确了审查标准。在专利审查指南中，对“突出的实质性特点”，运用列举和概括相结合的方法作了详尽的阐述，并且具有较高的可操作性；对于“显著进步”，仅仅简单地列出了一些常见的情况，既没有明确指出不具备显著进步的基本情形，也没有明确其判断的基本依据和具体尺度。最后，司法实践中“显著进步”受到忽视。基于专利创造性方面的案件较多，本文利用“北大法宝”数据平台对专利申请驳回复审和专利无效两类行政案例进行了查询，发现绝大部分因不具备“突出的实质性特点”被驳回，极少因“不具备显著进步”被驳回。在司法实践中，极少案件的判决理由是技术效果不显著。综上所述，在专利创造性审查实践中，技术效果显著性的考察常常被忽视，原本创造性审查应包含两个因素，但实际上仅将技术特征因素作为审查客体，导致审查内容片面。

1.3 专利创造性判断存在主观性

关于专利创造性判断的主观性问题一直被诟病，这并不是一个新问题，但这一问题究竟表现在哪些方面？对此仍然有分析的必要。首先，虽然《专利审查指南》对审查程序、方法和标准作出了指导性意见，但《专利法》就发明的技术特征，规定为“突出的实质性特点”，在审查时仅以“非显而易见性”并不能完全替代，“突出”和“实质性”又该如何解释呢？其次，虽然现有专利审查人员素质、专业技术水平都比较高，但是由于判断标准较宽泛，提高了审查人员的自由度，使其极易作出远离客观性的判断。再次，专利创造性审查内容本身存在客观判断的难度。如现有技术中技术启示的认定［3］，不仅要求审查人员具有专业技术水平，而且需要具备一定的创造能力［4］。正是由于“本领域技术人员”作为一个假设的“人”，本身就存在一定的抽象性和不确定性，加上主观认识水平的差异，因此凸显了专利创造性审查判断的主观性问题［5］。最后，专利申请如果被驳回，极有可能进入司法程序，而司法人员知识产权专业水平不高，一般很难让当事人服判息诉。因此，司法环节在判断专利创造性时同样存在主观性，不仅对国家权力机关的公信力造成影响，同时也会造成司法资源的浪费［6］。

2 专利创造性审查制度的完善

为提高专利质量，培育高价值发明专利，需要改进现有专利创造性审查制度。

2.1 优化专利创造性审查标准

①明确以提高专利质量为专利创造性审查标准的优化目标，逐步提高发明专利的创造性审查标准，在合适的时间取消实用新型专利形式。适应我国从高速发展向高质量发展的转变要求，专利领域必须从追求专利数量转向重视专利质量。按照只有高标准才有高质量的合理逻辑推理，现阶段一方面提高发明专利创造性审查标准，如技术先进性程度等，另一方面对实用新型专利申请，除了继续采用初审、无效和评价报告等方式外，应该增加创造性审查，而且以技术效果为审查重点，避免出现实用新型不实用的问题。之所以提高实用新型专利创造性审查标准，还有两点理由：第一，从2022年国家知识产权局年度报告可见，发明专利申请量为161.9万件，授权量为79.8万件，专利质量保持较高水平；实用新型专利申请量为295.1万件，授权量为280.4万件，基本属于申请则授权的局面。虽然实用新型专利的应用效果不得而知，但是被称为“小发明”的实用新型专利授权数量屡创新高，这并不意味着我国创新水平同步提高。第二，部分企业申请实用新型专利并非以实施为目的，而是服务于“高技术企业”“知识产权示范企业”等政策奖励称号的申报。其结果是，部分实用新型专利的生命周期较短，不少企业仅两三年就通过逾期不交专利年费而放弃。

②在专利创造性显著效果审查方面，应鼓励在先实施，将申请之前已经实施作为技术效果审查的重要指标。即申请文件中提供的“已经实施”和“实施效果”的内容，不仅可以体现技术应用效果，而且呼应了创造性的技术价值。

③适应培育高价值专利的要求，实施发明专利创造性标准类型化。一方面，在《专利审查指南》中制定高价值专利和一般专利不同的审查标准。将发明专利类型化，既可以将高价值专利确定为促进应用、高水平保护的目标，又可以为有朝一日废除实用新型专利形式做好前期准备。另一方面，建议在发明专利证书中，明确标示高价值专利。一是体现专利创造性审查结果类型化，二是有利于建立高价值专利创新、应用、保护的创新保障体系。

④专利创造性审查标准与专利标准化相结合。研究专利创造性审查标准的重要性有两点：一是专利标准化趋势，对提高创新水平和产品质量意义重大；二是国家鼓励各行业、企业自主探索知识产权+标准机制，实施专利标准化，有利于促进科技成果转化和企业提质增效。因此，确定专利创造性审查标准，必须关注专利标准化趋势，引导公知技术障碍突破、引领行业技术革命、促进现有产品的技术替代等高端创造成为标准必要专利，可以实现更高的技术价值和更大的社会效益。

2.2 充实专利创造性审查的内容

针对专利创造性审查内容不全面的问题，本文认为，既要处理好创造性与实用性之间的关系、创造性内容中突出的实质性特点与“显著效果”之间的关系，又要考虑增加“绿色性审查”内容。

①专利创造性与实用性之间的关系。厘清二者的关系，目的在于更好地明确创造性内容。一直有学者认为，创造性中的“显著进步”与实用性内容存在重复，建议《专利法》删除创造性中的“显著进步”一条。此观点对专利创造性内容的认识存在片面性，理由是：第一，审查内容的区别。专利创造性中的“显著进步”，虽然是对技术应用效果的科学推断，但是从技术角度进行判断，主要包含技术进步产生的效果，以技术特征发生实质变革后技术效果可能出现的提升为考察重点。实用性主要包括技术方案的社会需要、政策符合、使用方向、预期经济价值等。两者无论在审查内容上还是审查重点上，都存在明显区别。第二，审查前提不同。技术效果是否具有“显著进步”，其审查的前提是该技术方案是否具有实用性，以实用性符合为前提，依此考察技术效果是否与技术性能优化同步；专利实用性又以创造性为前提，考察该技术方案是否符合国家政策要求、是否为了满足社会需要、是否与实践接轨等。第三，“显著进步”是考察技術方案先进性的主要内容。一项专利的价值，不仅体现在其技术本身领先，而且体现在新技术带来的技术效果。由此可见，“显著进步”是专利创造性的重要组成部分。

②专利创造性现有内容“突出的实质性特点”和“显著进步”的关系。有学者认为二者是并列关系，各自独立。本文认为，虽然二者在内容上不存在相互覆盖，都是对创造性的独立要求，不可偏废，但是，二者又互为前提，构成因果关系。一方面，技术特征的创新是为了解决技术问题，达到一定的技术效果；另一方面，技术效果的实现以技术特征为基础，技术越先进，技术效果就越显著。

③增设“绿色性”作为专利创造性内容。首先，习近平总书记在党的二十大报告中指出，中国式现代化就是人与自然和谐共生的现代化。高质量发展就是创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展，因此，服务和保障高质量发展的专利制度乃至专利创造性审查制度改革必须符合绿色发展要求。其次，专利创造性审查内容增加的“绿色性”，与原有两项内容并不重复。前两项内容的核心是技术成果的“先进性”和“效果性”，再从环保角度出发增加“绿色性”，更加符合高质量发展要求。最后，对专利创造性“绿色性”的审查可以采用消极因素排除法，如是否存在高耗能、高污染、高排放等，如果不存在对环保的消极影响，可以视为具备“绿色性”［7］。

2.3 推进专利创造性判断标准的客观化

推进专利创造性判断标准客观化的措施是多元的：首先，判断原则的客观性。专利申请案的技术特征具有空前性，仅依据现有技术知识和以往判例可能难以判断。因此，既要坚持审查标准，又要靈活掌握尺度，关键是体现公正原则。其次，判断能力的适应性。专利申请案的类型化、层次化，给创造性判断提出了较高的要求，专利审查人员作为本领域普通技术人员，对于高端专利申请案的审查可能难以应付。因此，可以聘请相关领域的研发专家做兼职审查员，甚至可以请院士级专家参与判断，以保证创造性判断结果的准确度。再次，判断规则的客观化。为了与审查标准相一致，需要制定统一的判断规则，如公知常识、现有技术、现有技术启示、申请文件中说明书与权利要求的一致性、技术先进程度等都需要被写入判断规则。美国和欧盟的《专利审查指南》都对判断规则作了具体规定，值得借鉴。最后，司法判决的准确化。少数专利创造性判断会进入司法阶段，但法官并不具备创造性的判断能力，即使知识产权法庭设立技术调查官，但是由于技术的复杂化、多元化，也不能胜任终极判断者身份。在此困境下，建议法院邀请专利申请案所处领域的技术专家参与判断，避免因判断者能力不足影响判断结果的客观性。

3 结语

专利审查制度主要体现了创造性，其审查标准、审查内容和审查过程的客观化影响专利审查质量。提高专利质量，需要完善专利审查制度。一方面，需要优化专利创造性标准，充实专利创造性内容；另一方面，促进专利创造性判断的客观化。只有这样，才能培育高价值专利，避免问题专利的产生。

参考文献：

［1］郎亦虹.从一个无效案例谈创造性的判断［J］.电视技术，2013，37（S2）：363-365.

［2］ 牛强.专利“创造性”判断中的“事后诸葛亮”：兼评我国《专利法》第22条及《审查指南》中相关规定［J］.知识产权，2009（4）：49-57.

［3］ 刘劭君.论专利创造性评价中技术启示的认定［J］.浙江社会科学，2018（3）：85-92，159.

［4］ 易玲，魏小栋.多维度视角下的“本领域技术人员”之界定［J］.知识产权， 2016（7）：7.

［5］ 刘东华.本领域技术人员在专利创造性判断中的作用反思［J］.情报杂志，2016，35（11）：66-69.

［6］ 黄国群，熊玲潇.专利创造性判断中克服技术偏见适用规则研究［J］.科技创业月刊，2019，32（2）：1-5.

［7］ 徐祥民.绿色发展思想对可持续发展主张的超越与绿色法制创新［J］.法学论坛，2018，33（6）：5-19.

收稿日期：2024-01-03

基金项目：2022年国家社科基金后期资助项目“专利实用性要求及制度回应研究”（2022FFXB066）。

作者简介：李捷（1987—），男，博士，讲师，研究方向：国际知识产权保护；李文江（1967—），男，博士，教授，研究方向：知识产权法。