论商标注册中“恶意”的认定

刘 悦

一、恶意申请注册商标的现状

(一)我国商标恶意注册的现状

2023年上半年,国家知识产权局累计打击商标恶意注册24.9万件,其中商标注册申请、异议等授权环节不予授权19.2万件,占比77.1%;注册商标的无效宣告等确权环节不予确权5.6万件,占比22.5%(1)数据来源于2023年7月18日国务院上半年知识产权工作新闻发布会。。由此可见,我国虽然严厉打击恶意申请注册商标并且取得初步成效,但是防范商标恶意注册在我国的商标治理中仍然处于关键地位。

(二)恶意注册商标带来的危害

1.对在先使用权人

恶意注册商标大致可以分为两类,一类是对已经使用的商标进行恶意抢注,从而高价卖给在先使用商标的人谋取利益。这样的行为使得在先使用商标的权利人要么付出高昂的代价来取得自己的商标;要么付出大量的时间和人力成本来应对恶意抢注人提起的的恶意商标诉讼。另一类恶意注册商标则是对非商标的在先权利进行侵犯,恶意抢注人将社会中具有影响力的词汇,如人名、商号、形象、作品中的人物等他人的在先权利注册为商标,从而利用其本身就具有的广泛影响力从事商业活动。这种将商品和服务与在先权利相联系,是一种攀附在先权利影响力和知名度的行为。

2.对消费者

商家对商标的大力宣传使得消费者可以将商标和特定的商品和服务相连接。消费者选择一个商标下的商品其实就是对该商标所包含的商品和服务的认可和信任,然而恶意注册商标会使得大量虚假商标进入市场。以怡口莲商标案(2)最高人民法院行政裁定书(2019)最高法行申13504号。为例,诉争商标怡口莲构成了对引证商标怡口蓮的复制模仿,且二者核定使用的种类都属于日常生活食品。这就极易导致消费者对二者产生混淆。在商标恶意注册的情形下,消费者据此不能选择自己认可的商品,从而严重损害了消费者的合法权益。

3.对市场秩序

恶意注册商标的行为会使得商标的识别功能遭到损害,正常的市场秩序变得混乱。商标的识别作用遭到损害的同时,恶意商标注册人通过这种手段来进行不正当竞争。此种不正当竞争使得市场原本优胜劣汰的竞争机制遭到破坏。不仅如此,在恶意注册商标行为盛行的情况下,有不少企业为了保护自己的商标,在注册自己使用的商标之外还会注册大量的防御商标,这使得商标数量产生“虚假膨胀”。不仅增加了商标主管机关的审查负担,审查难度也会进一步增加,同时也不利于我国市场机制的良性运转。

二、“恶意”在商标注册中认定的困境

(一)理论障碍

1.现行法律规定不明确且分散

在民法中,恶意是行为人主观上具有故意或者是重大过失。我国《商标法》中规定了注册商标要遵循诚实信用原则。第四条规定了不以使用为目的的商标恶意注册应当予以驳回。第九条规定了商标应当具有显著性,避免以混淆为目的的商标恶意注册。第三十二条规定了不正当手段注册商标的行为。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条规定:“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响力的商标而抢注,即可认定其采用了不正当手段。”这个意见把第三十二条中的不正当手段解释为了明知或应知,没有进一步要求行为人有搭便车以及侵占他人商誉的意图。

2.司法解释和行政法规之间的规定存在冲突

对于商标注册中恶意的规定,最高人民法院出台了《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称《确权规定》)的司法解释,而商标评审委员会和商标局制定了《商标审查及审理标准》(以下简称《审查标准》)这一部门规章。这二者之间存在着诸多不同。如在认定恶意时对其他关系的认定,《审查标准》罗列了合同业务往来关系和亲属隶属关系。而《确权规定》则对其他关系列举出了亲属关系、劳动关系、地域关系、曾磋商代理关系、曾磋商合同业务往来关系。关于在先权利的规定,《审查标准》认为在先权利应当是除了商标权以外的在先权利。而《确权规定》中则认为在先权利应当是“民事权利或者其他应当予以保护的合法权益”,商标权被包含其中。《审查标准》是注册时,商标局和商标评审委员会遵循的规则,而《确权规定》是司法机关在处理有关商标恶意注册时参考的依据。二者之间的冲突会在认定“恶意”时产生前后两种不同的结果。

(二)实践困境

在温州宝汉鞋业的行政诉讼案中(3)北京市高级人民法院行政判决书(2018)京行终2193号。,一审法院认为诉争商标的类别不同,而第三人葛天那公司只能证明其在鞋类上具有知名度,不能证明是驰名商标。但是宝汉鞋业在第九类的商品上申请注册了高达130多件商标,其中就包含了多个与他人在先的并且具有一定知名度的商标,宝汉鞋业的行为明显超出了正常的生产经营的需要,具有明显的主观恶意。但是二审法院的判决认为囤积商标虽然是不可取的,但是宝汉鞋业具有真实使用意图,并且已经经过了实际使用,不应被宣告无效。我国商标法中明确规定商标必须有使用意图。然而,在二审中,虽然宝汉鞋业有囤积商标的行为,但是因为其有使用的意图,因此,不能被认定为恶意。认定商标注册是否具有“恶意”时,商标注册者是否具有使用意图是认定恶意的重要标准,但是在具有使用意图时,是否要考虑商标注册者的其他行为。恶意注册商标不仅是利用商标转让来获取高额利益,还存在利用在先商标的商誉和知名度搭便车进行销售从而获取利益。如果把使用意图作为其他因素考量的先行性条件,这会让许多恶意的商标注册难以得到法律的有效规制。

三、欧盟商标法对“恶意”的认定

欧盟各国实行注册取得制度,因此,欧盟对于恶意抢注商标的规定较为成熟,其对恶意的认定也较为完善。欧盟在认定恶意时需要进行全方位的考量。欧盟认定的标准与我国目前相同,采用的是明知或应知的判断标准,即商标注册人明知或者应当知道有一个相同的或者类似的商标在相同或类似的商品和服务上正在使用。在这一标准下,欧盟主要考虑四个方面:一是申请商标无效的申请人是否是善意的,即通过判断在先使用人是否为善意为前提,进而判断商标注册人是否为恶意。二是商标注册人在注册商标时是否履行了在该行业内的一般人应当具有的注意义务,即在先权利人的标识应当是在其所在行业领域内普遍知悉的,一般人只要稍加留意就可以知晓该标识的存在。三是在先权利人和商标注册人之间存在或者存在过合同关系或者是在订立合同前对有关标识有过实际性接触。但是仅仅凭借二者之间具有合同关系或者在先的接触,不足以推断行为人具有恶意。四是要看诉争商标和引证商标之间的相似程度。如果是固有显著性较高的商标,那么抢注人在主观上很难认定为善意,法院一般会以此推定行为人知道或应当知道。

四、我国商标申请注册中“恶意”的认定建议

我国商标注册中的恶意应当是违背诚实信用原则的一种状态,学理上可将诚实信用分为主观诚信和客观诚信。主观诚信指的是人的主观状态,而客观诚信指的是判断行为人行为的客观准则[1]。认定恶意时应当通过行为人主观状态和客观行为共同认定。

(一)明晰认定标准

1.行为人对在先权利“应知或明知”

恶意的概念可界定为行为人明知或因重大过失而不知其法律行为缺乏法律依据的主观状态[2]。明知可理解为民法当中的故意,即行为人对自己注册商标与他人的在先权利相同或类似有清楚认知。应知是根据一般行为人应具有的注意义务推断行为人知晓在先权利。有学者认为应知在本质上属于不知的状态,不应推断为恶意。但是行为人应知不知本就属于民法上的重大过失,并不能被善意所包含。知情只是判断恶意的先行性因素。即使是明知也并不等于恶意,故将应知纳入知情标准里较为合理。

2.审查商标注册人的真实使用意图

商标本身就是为了识别商品和服务而生,对商标的使用是商标注册的应有之义。使用取得商标制度下之所以少有恶意注册的现象,原因就在于商标注册人需要用大量证据来证明自己是最早使用该商标的。真实使用意图的审查可以加大恶意注册人的成本,从而抑制商标恶意注册。欧盟在认定商标注册中的“恶意”时也对真实使用意图进行考察。我国在进行《商标法》修订时,在第四条规定“不以使用为目的的商标恶意注册,予以驳回”。这就和美国《兰哈姆法》中的使用意图一样,一旦商标被认定为没有使用意图即可认定为“恶意”。对真实使用意图的认定可以有效地对囤积商标的行为和抢注商标并将其转让牟利的行为进行规制。

3.商标注册人有搭便车或攀附商誉等不良意图

在认定行为人是否具有不良意图时,首先要考虑法律对在先权利的保护。在先使用人通过对商标的使用在商标中凝结了自身的商誉,平等合理地参与市场竞争。因此,对在先使用的商标给予保护是合理的。对于其他在先权利,如乔丹案中的姓名权之争(4)最高人民法院行政判决书(2016)最高法行再27号。,虽然乔丹本人不属于我国姓名权保护的主体,但是乔丹本身在我国的体育行业中就具有一定的影响力。商标注册人将其注册为商标,其注册商标时搭便车的不良意图显而易见。

(二)恶意客观化行为的扩充

1.行为人主观“明知或应知”的客观表现

(1)在先使用商标的显著性

商标的显著性强可推定行为人明知或应知。如王碎永诉歌力思案中(5)最高人民法院民事裁定书(2016)最高法民申1617号。,法院认定“歌力思”作为文字商标属于臆造词汇,其本身独创性高,商标的固有显著性高,故推断王碎永属于明知或者是推定应知的情形。而有些商标在开始使用时并没有很强的显著性,但是商标使用人在商标上投入了大量的宣传和使用,使得商标本身的显著性得以提高。在北京和上海的“鸭王”之争中(6)最高人民法院行政裁定书(2012)知行字第9号行政裁定。,北京鸭王在注册商标时因为鸭王的固有显著性不强,商标管理部门没有予以注册,然而上海鸭王在被拒绝注册后,一方面通过司法手段不断争取商标,一方面也没有放弃对“鸭王”商标的使用。最终通过大量的资金和宣传等投入使“鸭王”商标成为了可以明显区别于其他商品和服务的有一定影响力的商标,最终法院认为其具有显著性而获得商标权。

(2)其他关系

如果商标注册人与在先使用人之间有过代理关系或者是合同关系,那么商标注册人接触到在先使用人未注册商标的可能性极大,可推定商标注册人明知或应知。当注册商标和在先使用商标在同种类或者类似的商品和服务上使用或是行业相关联,也可推断商标注册人明知或应知。在“樊记”商标案中,樊记和樊家铺之间有着十分紧密的联系,并且樊记作为当地多年的老字号,自然具有一定的影响力,据此就可以推断商标注册人是“明知或应知”的心理状态。

2.真实使用意图的客观表现

在认定商标注册人是否具有真实使用意图时,可以根据其在注册商标后是否存在真实的商品或者服务,以及商品和服务是否在市场上进行流通来证明自己具有真实使用意图。如在温州宝汉鞋业和葛天那的商标纠纷中,法院认为温州宝汉鞋业在2013年注册商标,从2014年开始在“安全鞋”商品上使用诉争商标,其与贵州百固安全防护装备有限公司存在多份购销合同和增值税发票,仅2014年和2015年两年间的增值税专用发票金额就超过134万。因此,可以推断温州宝汉鞋业是在使用该商标。

3.搭便车或攀附商誉的行为

在认定商标注册人是否具有搭便车或者攀附商誉的行为时,要关注商标与在先权利之间是否会让公众产生错误认知。对于侵犯在先权利的商标恶意注册而言,此种行为一般都是对在先权利的全部加以注册,并不进行修改。对在先权利进行侵犯的恶意注册或是通过高价转让和恶意诉讼,或是通过实际使用来搭便车。高价转让行为和恶意诉讼都可以通过真实使用意图来进行认定,而搭便车的行为要考察商标与在先权利的相同或相似程度。

认定商标是否近似,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。在New Balance公司与琪尔特公司的商标再审案中,最高法院最终通过对琪尔特公司恶意使自己的注册商标与New Balance公司的商标产生混淆,从而认定二者商标之间形成了近似商标,最终判决琪尔特公司的注册商标无效。混淆目的本身就显示出了行为人主观上的“恶意”,在这起案件中,琪尔特公司就是通过淡化和弱化自身商标的显著特征来靠近New Balance公司的已具有一定知名度的“N”型商标以达到商标混淆的目的。这就充分能体现出在能认定行为人明知或应知的情况下,商标近似是可以认定为行为人具有“恶意”目的的行为。在认定在先权利与注册商标之间是否会发生混淆和错认时也可以对其相关领域进行考察,如乔丹是NBA的著名球星,而我国的乔丹品牌也是从事体育用品方面的商品服务,像这种在相同或者相似的行业领域,且商标与在先权利相同或类似,会导致一般公众对此产生误解,发生混淆的,就可以推定为恶意。

恶意注册中的核心要素就在于对“恶意”的认定。本文认为恶意认定应当从主观恶性和客观行为出发来进行认定,以判断知情为前提,以真实使用意图为核心要素,用搭便车和攀附商誉等不良意图进行细化兜底来对恶意做一个比较明晰的认定。