专利侵权纠纷调解案例分析与探讨

胡 骅

浙江省知识产权保护中心，浙江 杭州 310012

2020 年底，最高人民法院办公厅与国家知识产权局办公室联合印发《最高人民法院办公厅、国家知识产权局办公室关于建立知识产权纠纷在线诉调对接机制的通知》，要求建立知识产权纠纷在线诉调对接机制，建立健全知识产权纠纷多元化解机制。工作目标中强调了充分发挥调解在化解知识产权领域矛盾纠纷中的重要作用，切实将非诉讼纠纷解决机制挺在前面［1］。2021 年10月，国家知识产权局与司法部联合印发《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》，要求加强知识产权纠纷调解工作，建立知识产权纠纷多元化解工作体系，形成大调解工作格局，充分显现调解在知识产权纠纷多元化解中的基础性作用，进一步增强影响力和公信力［2］。为进一步促进纠纷调解工作开展，本文结合专利侵权纠纷调解实践，细致分析典型案例关键点，开展了对纠纷调解中所遇问题的讨论并提出工作建议。

一、专利侵权纠纷的调解

专利侵权纠纷调解专业技术特点明显，专业化调解可有效提升纠纷调解工作的影响力和公信力，有助于争取当事人的理解和信任，从而更有效开展纠纷调解工作。纠纷调解应先做好专业细致的“备课”工作。

（一）调解准备

1.查询涉案专利权状态、专利权人、无效宣告请求记录及相关审查记录；2.申请人是否具备主体资格及代理人权限；3.确认被申请人（法人）主体是否存在；4.查询涉案专利是否存在在先判例；5.将涉案产品与涉案专利权利要求进行技术比对，分析涉案产品构成侵权的可能性。

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第六十四条对专利权保护范围进行了定义，实践中应在充分理解该法条的基础上，可根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］21 号，以下简称《法释［2009］21 号》）第七条开展发明专利或实用新型专利侵权技术比对，即比对涉案产品的技术特征与涉案专利权利要求的技术特征是否构成相同或等同，若涉案产品具备了涉案专利某项权利的全部技术特征，则该涉案产品构成侵权（全面覆盖原则）；实施外观设计专利侵权技术比对时，可根据《法释［2009］21 号》第十、十一条，以一般消费者角度根据外观设计的整体视觉效果判断涉案产品外观与涉案外观设计图片或照片是否相同或存在实质性差异（近似）。

（二）纠纷调解

在合法、自愿、公正的基础上，结合调解前工作准备，围绕构成专利侵权的行为（《专利法》第十一条）、专利侵权赔偿数额（《专利法》第七十一条）、专利侵权诉讼时效（《专利法》第七十四条）、不构成侵权的情形（《专利法》第六十七条）或不承担侵权赔偿的情形（《专利法》第七十七条）等开展专业细致的说明，通过认真耐心的沟通，努力促使当事人从抵触到逐步接受事实，从愿意理解到响应调解，努力促使当事人逐步调整心理预期以期达成一致。

二、专利侵权纠纷调解典型案例分析

（一）涉及权利稳定性分析的调解案例

某外观设计专利侵权纠纷调解涉及前后两个批次，在第一批5 件纠纷调解中，涉案产品供应商（案外人）响应调解，但由于就侵权赔偿双方主张差距大无法取得有效进展。进一步比对研究发现某涉案组件专利可通过专利权评价报告中不同在先对比设计的简单组合实现，经提示，申请人调低主张，双方就赔偿金额达成一致，但因付款方式等分歧而调解未果。

在第二批6 件纠纷调解中，由于前后纠纷中的涉案产品相似，涉案专利部分相同，被申请人逐步响应调解并联系供应商（相同案外人），该供应商提出一并和解主张。经向相关当事人确认，上述5 件纠纷已立案并将开庭，及时联系承办法官说明情况。在合并调解中双方仍在侵权赔偿主张上存在差距。调解注意到申请人提及的涉案产品品牌及被申请人提到的贴牌主张，经检索确认该品牌是被申请人的注册商标，通过情理法多角度的沟通，双方实现和解，调解督促双方当事人在和解协议约定期限前全部履行完毕，成功化解全部纠纷。

线下侵权纠纷常较难举证销量及收益，而申请人常主张较高的法定赔偿，从而导致调解未果的情况屡有发生。本案例调解通过向利害关系人提示涉案权利瑕疵及涉案产品贴牌行为可能导致的不利后果，有效促进双方当事人调整期望值，从而实现和解。

（二）涉及专利权与他人在先其他合法权利可能构成冲突的调解案例

知识产权纠纷中的外观设计专利侵权纠纷占比大，以保护中心调解实践为例，其中70%以上为外观设计专利侵权纠纷。在外观设计专利侵权纠纷中，一般会先查阅专利权评价报告以发现涉案专利是否存在不符合专利授权条件的缺陷，通过研究涉案专利设计与专利权评价报告中若干对比设计的差异，理解与把握从专利审查的角度所见的涉案外观设计与对比设计的差异性及该差异性的大小（即该类产品的设计空间）。其后通过对涉案产品（证据图片）与涉案专利的比对来分析构成相同或近似设计的可能性。当发现构成相同或近似设计可能性较大时，可通过查证是否存在在先公开的证据来进行抗辩。

按现下专利权评价报告提示的说明和解释，专利权是否存在缺陷的评价没有包含《专利法》第二十三条第三款，即授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。以下通过对涉案专利权与他人在先著作权或商标权可能存在冲突的案例分析，探讨在涉及外观设计侵权纠纷时可基于《专利法》第二十三条第三款的规定进行应对处理。

1.涉案专利权与他人在先著作权可能构成冲突的案例

在某外观设计专利权的10 件侵权纠纷调解中，通过基于涉案产品图片的侵权比对，发现涉案产品构成近似设计的可能性大，而涉案专利的专利权评价报告结论为“未发现本专利存在不符合《专利法》有关外观设计授权条件的缺陷”。被申请人之一的X 公司响应调解，提交了涉案产品比对意见、表示愿意停止销售并支付一定赔偿的和解主张，其余9 件纠纷的被申请人均无法取得有效联系。一般情况下，X 公司会就赔偿金额继续与申请人协商，若能达成一致则会以赔偿方式和解，其余9 件纠纷则会以调解未果结案。

而在进一步研究案卷材料、检索涉案产品时发现，涉案专利设计可能与某知名品牌汽车同类部件类同，通过检索查询该品牌不同系列车辆的原装配件手册，对比后发现，3 个系列车辆的该类部件设计风格相似，其中的H×系列同类部件与涉案专利设计基本相同。经查询，H×系列车辆系该汽车制造商2013 年公布、2014 年发布上市，因此，根据《专利法》第二十三条第三款的规定，涉案专利构成对该汽车制造商H×系列车辆该类产品在先著作权侵权的可能性大，向原告进行提示后，原告撤回了全部起诉。

2.涉案专利权与他人在先商标权可能构成冲突的案例

在某外观设计专利侵权纠纷调解中，申请人主张涉案专利产品市场接受度好，被诉侵权行为造成的损失大，坚持较高赔偿主张，调解一时无法取得有效进展。通过进一步研究案卷材料，涉案专利“使用外观设计的产品名称”为“中文（字母）”的形式，通过查询，发现上述“使用外观设计的产品名称”中所使用的字母被第三方（案外人）在先申请注册了同类商品商标权。此外，涉案专利产品多个宣传网页上可见该字母商标的突出标识，若涉案专利权人未获授权时，涉案专利构成对该商标侵权的可能性较大，被无效的可能性也较大。

将上述情况向申请人及其代理人进行了提示，申请人坚持涉案产品侵权主张，同时表示涉案专利“使用外观设计的产品名称”中的字母字样确有不妥，愿意调整和解主张，最终以停止侵权、支付赔偿的方式实现了和解。

（三）涉及专业服务的调解案例

在某外观设计专利侵权纠纷调解中，被申请人表示涉案产品已申请外观设计专利，主张不侵权。通过将涉案产品（照片）与涉案专利比对，仅在某处细节与涉案专利有区别；通过检索发现被申请人主张的专利为在后申请专利。向被申请人进行了说明，并提示涉案产品与涉案专利设计较大可能构成相同或近似时，若有证据证明其实施的设计属于现有设计的，则不构成侵权。被申请人表示熟悉同类产品，愿查找有利证据，之后提供了某电商平台上的涉案专利申请日之前的在先销售评价（含照片）。通过查看该截屏，由于该产品处于使用状态导致部分被遮挡，且评价图片为单一图片，不能全面反映该产品的外观设计。

涉案专利经过权利转让，被申请人向原权利人展示上述评价截屏后，原权利人表示该图片展示的产品也已申请了外观设计专利（在先）。结合专利权评价报告中的对比设计，该类产品设计空间较大，涉案专利构成简化设计的可能性较大，在被申请人同意的前提下向申请人进行了提示，虽申请人降低了和解诉求但双方主张仍存在差距。在提示提出无效宣告请求可能存在的风险后，被申请人决定以提出涉案专利的无效宣告请求应诉。

三、基于专利侵权纠纷调解实践的工作建议

（一）为促进知识产权纠纷调解工作的有效开展，建议建立知识产权纠纷调解中当事人联系方式查询机制

案卷送达是调解工作的前置环节，若无法有效送达或与当事人无法取得有效联系，则难以开展调解工作。中国（杭州）知识产权·国际商事调解云平台建立了自然人条件下的失联修复机制，即通过申请修复，在一定期限内，需联系时由平台先后拨通调解员、该当事人电话，通话中互不显示对方号码，实现调解信息准确送达的同时保证了公民个人隐私的保护。

目前国家企业信用信息公示系统中的企业联系方式及地址等为自主申报信息，若涉案企业上述信息未申报或不准确，会使案卷无法有效送达。申请人代理人虽可持所属律师事务所介绍信及律师证到被申请人注册登记地市场监管部门进行查询，但在诉前调解阶段存在一定困难。为进一步促进通过调解方式解决知识产权纠纷，是否可考虑建立法人条件下的联系方式查询机制或将相关信息自主申报修订为义务申报。

（二）为能使公众更清晰理解和区分外观设计专利设计要点，外观设计专利简要说明应对设计要点作具体描述，专利权评价报告应具体评价与现有设计的区别

《专利法》第二十三条第二款规定授予专利权的外观设计与现有设计或现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。《专利法》第六十四条规定外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。《专利法》第六十六条第二款规定的专利权评价报告虽不能作为判定专利侵权是否成立或专利权无效的依据，但其提供了从专利审查的角度所见的涉案权利要求与对比技术、涉案外观设计与对比设计的差异性及该差异性的大小。

实践中多见简要说明为“本外观设计产品的设计要点：整个产品的外观设计”类的表述，发生纠纷时常以涉案产品落入涉案专利保护范围为由主张权利，缺乏具体比对，由于对设计要点的不同理解易导致权利边界的模糊。为能使公众更清晰理解和区分设计要点，保障专利权人合法权益，减少纠纷，外观专利设计简要说明应对设计要点作具体描述，为更好发挥作用，专利权评价报告宜对专利权与对比设计围绕设计要点作具体评价。

（三）为更有效地将专利侵权纠纷化解在非诉阶段，对于实用新型专利或外观设计专利的维权，建议要求在提交维权申请的同时提交专利权评价报告及侵权比对意见

由于未经过实质性审查，实用新型专利或外观设计专利的权利稳定性存在不确定性，专利权评价报告可为专利权人或利害关系人判断权利稳定性、非该技术领域人员判断是否可能构成侵权提供技术支撑。为减少不必要的纠纷诉求，是否可考虑要求专利权人或利害关系人在提交维权申请的同时提交专利权评价报告及侵权比对意见。

四、结语

随着知识产权保护的深入开展与持续加强，作为知识产权矛盾纠纷非诉解决方法，调解应当发挥更为积极有效的作用，通过公正、专业、耐心、细致的工作，不断引导当事人响应调解，努力促使申请人与被申请人相向而行，努力促使在非诉阶段化解矛盾纠纷。积极发挥专业化调解作用，努力促进调解成为完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制的一环。