专利充分公开制度的研判思路

闫 磊

国家知识产权局专利局材料工程发明审查部，北京 100088

现代专利制度下的专利权，是建立在对文字表达之技术思想上的一定期限内的垄断权。专利权的社会和经济学理论经历了激励理论、对价理论和利益平衡理论的演进和发展［1］。目前普遍认可的专利制度法律安排的两个目的包括激励创新和促进技术传播。激励创新主要是通过授予新的技术在一定期限内的专有垄断权，使发明人能够获得超出其付出的成本的收益来实现，可以理解为国家以强制力法定地设立一项垄断权，由垄断产生的超额利润构成经济寻租空间，促使技术人员为寻租而不断投入精力研发新技术［2］。根据美国经济学教授、“复杂经济学”创始人布莱恩· 阿瑟的“技术自我创生”的观点，所有技术的产生或使其成为可能，都源自以前的技术，技术是从已有的技术中产生的，是通过组合已有技术而来的，技术创生于技术自身，技术自身在进化［3］。不断增加的技术知识，促进技术的不断发展，进而增加社会的总效益，由此完成技术知识的传播。

在激励创新和促进技术传播之间有一项制度起到了有机连接的作用，就是充分公开制度。“公开换保护”是支撑专利制度的普遍观点，新的技术大多根植于现有的技术的演进，在激励创新的同时，只有达到充分公开，才能实现技术的有效传播。因此，一项技术是否充分公开，影响着技术创新的步伐。

一、充分公开制度的经济学基础

（一）从产权制度的角度分析

知识产权作为一项私有产权，是现代产权制度的一个重要组成部分。产权经济学的核心思想是“效益”，即用最少的成本去获取最大的收益，以价值最大化方式利用经济资源。促进资源利用效益最大化，要求产权有明确的边界，对产权更完整的界定将减少不确定性并会增进资源的有效配置与使用［4］。根据科斯定理，只要交换的交易成本为零，法定权利的最初分配从效率的角度看是无关紧要的。因此，尽可能降低交易成本能更好地促进资源的合理配置，而对于私有产权而言，只有清晰明确地确定权利边界，才能降低可能产生的交易成本，也才能促进产权的最优化配置。

（二）从成本和收益的角度分析

从成本和收益的角度来看，授予专利技术在一定期限内的垄断权，使权利人能够预期在未来一定期间内，收回其为开发某项新技术而投入的显性成本以及隐性的机会成本，并在此基础上产生一定的利润。可以近似地将权利要求看作是权利人因取得垄断权而产生收益的基础，而说明书由于详细记载了专利的实施方案，可以看作是权利人投入的成本，依据收益与成本匹配原则，说明书要更好地体现出权利人投入的成本，也就要求说明书尽可能清楚完整。

二、与充分公开相关的现有规定

（一）判断主体

根据《中华人民共和国专利法》的规定，判断的主体为本领域技术人员，这是一个法律上拟制的概念，是一个假设的人。引入这样的概念的目的在于统一审查标准，限定判断主体的知识和能力，以相同的理解和审查标准看待一项发明，避免判断主体的主观性。

（二）审查相关规定

在专利授权程序中，通常会将公开不充分的理由落到具备实操性的五种具体情形中，但是由于不同案件中，审查员与本领域技术人员水平存在差距，对公知常识和本领域现有技术的把握能力不同，经常会出现判断不准确和说理不够充分的情况。此时，存在先不进行检索而尝试性发出公开不充分的审查意见的情况，以此将举证的责任转移给申请人。而针对公开不充分意见的答复，受限于修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的规定，申请人通常只能通过意见陈述和提供现有技术证据进行证明。

三、专利确权程序中充分公开的判断

“小i 机器人”案是一起典型的涉及说明书公开是否充分的无效案件，历经一审、二审和再审，各审法院对说明书是否充分公开的问题从不同角度进行了阐释，由此清晰展示了在专利确权过程中法院对此问题的判断思路，对专利授权过程中如何做出判断具有很好的借鉴意义。

（一）小i 机器人案

该案争议最大之处在于涉及“游戏服务器”的技术特征是否符合专利法关于充分公开的要求。

一审法院认为涉案专利中的游戏功能是在拟人化对话的基础上的附加功能，并不是实现本发明必不可少的技术内容，对于权利要求1 中限定的游戏服务器，本领域技术人员运用其普通技术知识可以知晓，聊天机器人系统必然对用户语句进行语言分析，然后将与游戏相关的内容发送至游戏服务器，游戏服务器并不构成必不可少的技术特征，本领域技术人员根据其普通技术知识能够实现涉案专利中利用聊天机器人系统的游戏服务器进行互动游戏的功能，符合充分公开的规定。

二审法院则认为，实现游戏功能的游戏服务器是涉案专利权利要求1 所记载的必要技术特征，并且根据本专利授权历史档案，Z 公司认可游戏服务器功能是本专利具备创造性的重要原因，国家知识产权局予以授权也是充分考虑了Z 公司的上述陈述，因此，游戏服务器也是涉案专利具备创造性的区别技术特征，不应认定游戏功能属于附加功能。然而说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接完全没有记载。说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。因此，认定涉案专利说明书并未充分公开游戏功能。

最高法再审则认定与“游戏服务器”相关的特征并不是必要技术特征，并且指出根据审查指南相关规定，在具体实施方式部分，对最接近的现有技术或者与最接近现有技术共有的技术特征，一般来说可以不作详细描述，但对发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征以及从属权利要求中的附加技术特征应当详细描述，以所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案为准。本领域技术人员具有获知本领域现有技术的能力，即通过检索现有技术可以实现聊天机器人系统连接游戏服务器并进行游戏，无须由说明书给出如何连接游戏服务器并进行游戏的具体指引。

由该案三个阶段的审理可知，就同样的与“游戏服务器”相关的技术特征，三次审理对其是否充分公开的认定存在差异，并且在判断理由方面也表现出了分歧。

（二）专利确权中法院的审理思路

三次审理的意见，分歧点实际在于与“游戏服务器”相关的特征是否属于解决技术问题的必要技术特征的认定上。抛开这个分歧点，三次审理贯彻的审理原则实际是一致的，这也给出了法院在判定充分公开时的思路。

第一，判断的主体是本领域技术人员，其知识和能力水平是一个客观的标准，应保持一致。第二，需从解决的技术问题出发，明确争议的技术特征对于本领域技术人员而言是否属于必要技术特征，必要技术特征意味着该特征对于解决的技术问题而言不可或缺，是必须记载的特征。第三，如果是，则该特征通常需要详细描述，或者当不够详细时，需要给出明确指引以引导本领域技术人员去获取相关的技术细节；如果否，则通常无需详细描述，本领域技术人员可以直接引入本领域普通技术知识，或者在不需要指引的前提下，检索现有技术以获取相关技术细节。

四、审查授权程序中充分公开的判断思路

依据专利确权程序中的判断思路，结合《专利审查指南》的规定以及审查实践，可以得出在专利授权程序中的研判思路。

第一，明确判断主体为本领域技术人员，其知识水平和能力与创造性判断时保持一致。这一判断主体的设立，实际赋予了审查员在认知上的一种主动性和灵活性，因为即使是审查经验非常丰富的审查员也不能保证在面对任何本领域技术方案时均能保持在本领域技术人员这一水平上，必要时需要对普通技术知识和现有技术进行检索以填补与本领域技术人员之间的差距，当然，还需要注意对本领域技术人员创造能力方面的限制。

第二，从权利要求书和说明书以及附图记载的内容整体上判断说明书内容是否清楚、完整。清楚和完整是对说明书“书面描述”方面的要求，首先要满足《专利审查指南》第二部分第二章第2．1．1 中所说的“主题明确”和“表述准确”。“主题明确”侧重于说明书描述的技术方案的内涵，最主要的要求包括写明需要解决的技术问题和技术方案包括的技术手段；“表述准确”侧重于语句表述方面，不能含糊不清或者模棱两可，导致无法理解。

关于“主题明确”的要求，如果说明书仅给出了任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果而无具体技术手段，此时显然无需进行检索就可以得出公开不充分。

当说明书包括了技术问题和技术方案时，要深入判断给出的技术手段是否含糊不清，此时需要结合本领域技术人员的知识和能力分析这种含糊不清是否导致该技术手段从根本上无法理解，如果确实无法理解，则可以直接得出公开不充分的结论；如果只是表述存在一定缺陷，但是结合本领域普通技术知识能够理解其内容，则不宜直接认定公开不充分，需要进一步深入判断。

当技术问题和技术方案都可以理解时，要判断构成技术方案的某一或某些技术手段是否能够实现（例如，是否存在明显脱离客观事实或者物体运行规律的问题，或者受到限制而无法达到预定状态），还有给出的技术手段是否能够解决所要解决的技术问题，即技术手段与解决的技术问题相匹配的问题。

此外，还有关于实验数据的公开，常见于化学和医药领域中，如果没有给出实验数据而技术方案又依赖于实验结果加以证实才能成立，此时显然没有解决要解决的技术问题，构成公开不充分。

第四，确定要解决的技术问题。这里所说的技术问题，应当是申请人声称的技术问题，或者是从说明书的技术方案中能够客观得出的要解决的技术问题，而不是在创造性判断过程中，基于最接近的现有技术重新确定的技术问题。究其原因，此阶段并未涉及真正的最接近现有技术的确定。尽管在《专利审查指南》第二部分第二章第2．2．6 节提出了对说明书具体实施方式部分的要求，但是这是对申请人在撰写说明书时所提的要求，实际是从申请人的角度出发所确定的，并不是审查员经过全面检索后确定的。

第五，基于要解决的技术问题，判断技术方案中哪些技术特征是解决所述技术问题必不可少的。这里所述的必不可少的特征实际对应于《专利法实施细则》第二十条以及《专利审查指南》第二部分第二章第3．1．2 节规定的必要技术特征。但是需要注意，并不能简单将其认定为相对于现有技术做出贡献的技术特征，而应该是解决技术问题所必不可少的技术特征，现有技术中的技术特征同样可能构成解决技术问题必不可少的特征。

第六，对于必要技术特征，通常需要详细描述，尤其是相对于现有技术做出贡献的特征，应当详细描述；或者当不够详细时，需要给出明确指引以引导本领域技术人员去获取相关的技术细节（例如，在通信领域中，由于技术迭代很快，有些通信模组尚未构成公知的模组，当所述模组构成必不可少的技术特征而说明书中没有详尽描述时，应当给出一定的指引以使审查员在不需要付出过度劳动时能够获知该模组相关的技术细节）。

第七，对于非必要技术特征，则通常无需详细描述，本领域技术人员可以直接引入本领域普通技术知识，或者在不需要给出指引的前提下，检索现有技术以获取相关技术细节。例如，在制冷系统中根据压缩机排气温度和压力测算过热度由此控制膨胀阀的开度，并不需要详细公开如何测算和控制，也不需要给出明确的指引，本领域技术人员依据掌握的普通技术知识即可以明确，除非上述过程参与到技术问题的解决。

最后，还需要注意，如果说明书中公开不充分的内容，申请人并未要求在权利要求中进行保护，通常可以不对其是否充分公开下结论，这也与前面规定（一）的内容相一致。

五、结语

公开不充分的判断在实务中具有一定的难度，对审查人员所掌握的本领域技术知识和具有的能力水平的要求较高。在当前的审查实践中，由于举证责任通常在申请人一方，导致一部分的认定具有一定的主观性和随意性。在具体认定时，审查人员在审查意见中通常会将认定对应到《专利审查指南》规定的五种情形中，然而在研判思路上不够统一和标准，希望本文提供的判断思路能够提供一定借鉴。