标准必要专利许可费协商机制的探究

于群 李娜

【摘要】随着科技发展和全球竞争的加剧，专利标准化成为各企业抢占技术制高点的重要武器，对助力我国经济高质量发展，推进产业转型具有重要作用。在一般市场经济活动中，交易双方围绕交易标的的价格、数量等要素进行协商，协商一致即可签订合同。但由于标准必要专利（Standard Essential Patent，以下简称SEP）兼具公共利益和私权属性的双重特征，专利权人受到FRAND承诺的约束，在价格条件以外缺乏足够的博弈空间，因此研究特定情况下的协商机制对SEP纠纷的解决具有一定意义。

【关键词】专利标准化；标准必要专利；协商机制

【DOI编码】10.3969/j.issn.1674-4977.2023.02.005

【基金项目】广州市哲学与社会科学“十四五”规划2021年度共建课题《我国标准必要专利许可费率的确认机制研究》（2021GZGJ230）

Research on the Negotiation Mechanism of Standard Essential Patent License Fee

YU Qun1，LI Na2

（1.Guangzhou Business School，Guangzhou 511363，China；2.Quality and Safety Supervision Station of Construction Project in Chancheng District，Foshan 528000，China）

Abstract：With the development of science and Technology and the intensification of global competition，patent standardization has become an important weapon for enterprises to seize the technological commanding point. In the general market economic activities，the two sides of the transaction around the transaction of the price，quantity and other elements of consultation，consensus can be signed contracts. However，because Standard Essential Patent（SEP）has the dual characteristics of public interest and private right，the patentee is restricted by FRAND promise，and lacks sufficient game space outside the price condition，therefore，the study of the negotiation mechanism under specific circumstances has a certain significance for the settlement of SEP disputes.

Key words：patent standardization；standard essential patent；consultation mechanism

1標准必要专利许可费协商过程

SEP许可费的协商贯穿于谈判的全程。本文以SEP许可费纠纷的起诉为节点，将SEP协商程序划分为双方自主磋商和诉中协商两个阶段。

1.1双方自主磋商阶段

根据业界谈判经验，磋商阶段包括专利权人提出许可谈判的阶段、实施人表示愿意接受许可的阶段、专利权人具体提出FRAND许可条件的阶段、实施人提出FRAND条件的具体替代方案的阶段。按照商业惯例，这一阶段的程序内容为：

首先，SEP权利人发现标准实施人侵犯其专利权时，将通过确定相关专利并揭示目前或之前的侵权方式与实施人进行谈判。实施人为了更好地理解SEP侵权情况，一般会要求专利权人提供权利要求对照表。该对照表主要是指SEP权利要求的内容与标准实施者产品的对应关系。在这种情况下，专利权人会以权利要求对照书包含商业秘密为由要求签订保密协议。一般情况下，专利权利要求和标准文件本身是公开的，但专利权人倾向于将权利要求中的术语与标准文件之间的对应管理及其解释视为机密信息。

其次，如果SEP实施人在收到专利权人提供的确定其侵权的材料后认为有必要获得许可，则需要表示其愿意与专利权人签订许可协议的意愿。专利权人需要向实施人提供符合FRAND承诺的书面许可要约，这些授权条款必须同时符合该产业的一般交易条件，载明许可费的具体数额及计算方法。实施人若不接受专利权人提出的许可条件，应当附上其认为合理的符合FRAND原则的新的要约。

1.2诉中协商阶段

我国的司法实践历来重视促进SEP许可纠纷双方当事人之间的调解，SEP权利人与实施人经过多轮谈判，依旧无法达成一致，将争议提交至法院后，法院将组织双方调解。在华为与三星SEP侵权纠纷案中，二审法院积极组织当事人进行二次谈判，最终促使双方达成许可，化解了禁令生效可能引发的负面效应。成本、效率以及商业本质之间的平衡都是法院审理SEP诉讼的核心考量因素。当前司法实践表明，法院受理的专利诉讼案件中只有1%会进入庭审程序，在这1%中仅有17%的专利诉讼会进入最后的判决程序[1]。这意味着，诉中协商程序能够解决绝大多数的专利纠纷。

2标准必要专利许可费协商机制运行的障碍

协商可以最大限度地避免矛盾升级，提高许可协议达成的效率，减少利益损失。但目前，协商机制仍存在以下问题。

2.1协商机制的制度指引不足

SEP是技术进步的重要载体，是公共利益和私权属性的结合体。关于SEP许可协议缔约的前置协商应当作为双方FRAND承诺中义务的一部分。有学者指出，FRAND承诺应当理解为SEP权利人对标准实施者以及潜在实施者负有符合FRAND条件许可的义务。该义务与供水、供电、供气等垄断企业所负担的强制缔约义务相似[2]。而目前的法律规定更多倾向于倡导性规定，并非双方必须履行的义务。

另外，SEP许可谈判的法律规定仍然存在许多问题，如SEP许可费是否需要单独设置FRAND谈判阶段，谈判应当遵循哪些原则，如何认定司法程序中的谈判行为。诸如此类的问题都将直接影响到双方谈判的效果。要解决这些问题，打破谈判僵局，就必须要求當事人在整个谈判过程中遵循特定的原则和程序，合理分配当事人在谈判过程中的权利和义务，从而保障当事人谈判地位实质性的平等和谈判协议的公平。但目前暂无相关的法律规范对此进行规定，这也是SEP许可纠纷频发的重要原因。

2.2法律规定的实际应用可操作性不强

SEP谈判虽然已被立法纳入考量，但在实践中所发挥的指导作用并不大。按照司法解释的规定，双方进行充分协商是提起诉讼的前提条件，但由于谈判的要求并非法定义务，未经充分协商也没有惩罚性后果。司法实践中，以NPE为代表的SEP权利人往往经过象征性的谈判便在其他国家针对我国企业发起诉讼。诉讼除了确定许可费还包括禁令的适用。2013年，无线星球从爱立信手中收购了2000多个SEP，2014年3月，无线星球在起诉华为之前，在短短一年时间内还同时起诉了三星、谷歌和华为三家企业。谷歌最先妥协选择和解，随后三星也选择和解，剩下华为坚持应诉。但最后法院的判决结果并未体现对NPE未经充分谈判就提起诉讼的惩罚，反而应其申请颁发了有条件的禁令。而标准实施人为了对抗NPE的这种不正当行为，在其他法院提起相关的诉讼，若仍以“充分协商”这一含糊的条件作为前提，则会失去权利救济的最佳时机。

2.3过度声明导致许可谈判的拖延

SEP的过度声明是指虽然专利权人在标准化组织声明了其标准中所含有的专利，但由于标准制定过程中标准内容修改、专利审查过程中权利要求范围的改变、专利权人为了自身利益而进行的虚假披露，导致声明的授权专利本质上并不是SEP[3]。在实际的许可谈判中，由于这一现象的存在，标准实施人无法有效确定SEP权利人的实际必要专利数量，使得双方在确定必要专利这一环节浪费大量的时间和精力，从而直接导致许可谈判的拖延和诉讼的发生。Goodman和Myers在研究3GPP和3GPP2标准时发现，主动披露必要专利与必要专利申请共7796项，其中真正必要的专利仅占21%，非必要专利占比高达79%[4]。标准化组织主动调查核实拟纳入标准的技术是否是必要专利确实存在很大的困难，但标准化组织完全放弃主动检索而被动依赖专利权人的披露是存在很大风险的[5]。不进行实质审查，对专利权人的披露行为未能形成有效的约束，给专利权人提供营造占据技术水平制高点的噱头，阻碍技术标准的公共利益的实现，将会对标准的公益性造成威胁。

3完善我国标准必要专利许可费协商机制的建议

解决SEP纠纷的最佳方式并不在于用尽一切方式计算最准确的费用，而在于搭建透明、公开、可查询的许可协商机制。

3.1明确标准必要专利许可费协商的原则

SEP权利人应遵循FRAND原则。专利权人遵循FRAND原则主要体现在两个方面：一是提出许可要约与许可条款；二是许可条款有实质依据。程序上，专利权人应积极主动促进谈判进行，为谈判创造便利条件，满足实施人的合理要求，如关于答复期限、谈判时间和地点方面的要求；实体上，专利权人应提出合理的许可条件，避免提出一些明显不公平、不合理的要求，如不公平的回授、不合理的搭售等。

实施人应遵循诚实信用原则。诚实信用原则作为民法的帝王条款，也是所有SEP实施人进行专利许可谈判时所必须遵循的基本行为准则。具体而言，标准实施人应该积极回应专利权人发出的通知、谈判要求、专利侵权分析比对表、许可条件等，不应基于非客观因素拖延或拒绝参与许可谈判。如果实施人以拖延或不真诚的行为作为争取谈判筹码的策略，那么专利持有人可申请禁令，且具有不构成滥用市场支配地位的正当理由。

3.2加强对协商过程中谈判行为的认定

随着我国逐渐实现从实施人向权利人的角色转换，设定缺乏反垄断基础的不合理限制将阻碍我国的创新发展。笔者建议借鉴日本JPO的《标准必要专利许可谈判指南》，从市场角度出发，为FRAND谈判设定准则框架，使SEP权利人和实施人对自身的行为能够产生相应后果的预判，在一定程度上能避免或减轻双方拒绝谈判或谈判失败的风险。

基于此，通过梳理当前司法判例中对当事人谈判行为的认定，尤其是欧盟法院在华为诉中兴案中确定的谈判框架，通过司法解释等方式明确当事人的谈判规则与相应义务，采用列举式的方式尽可能明确当事人的过错形式，有助于许可谈判双方在谈判过程中对自身行为进行参照，引导当事人尽量避免不诚信的谈判行为，有助于推动FRAND许可谈判的进行。

3.3标准化组织对披露的专利展开实质性审查

标准化组织应当对标准必要专利权人所披露专利的真实性和重要性进行审查，剔除标准撰写人申报的虚假、失效的专利，尽可能使最终被纳入标准的专利是对标准制定至关重要且标准无法绕开的专利，保证标准必要专利的“必要性”[5]。考虑到标准化组织进行审查的成本较高，可以采取措施分散审查压力。一旦某个专利权人的专利被纳入标准，这就意味着其他与该专利具有竞争关系的专利权人的类似技术将被排斥在外。因此，竞争者必然对该项专利极其关注。标准化组织可通过将待审查的标准必要专利进行一段时间的公示，其他人可在公示期内对SEP的必要性提出异议。这种来自竞争对手的必要性审查可大大减轻标准化组织的审查压力，缓解标准撰写者的过度披露现象。

4结语

综上，笔者认为个体是自身利益的最佳判断者，SEP许可费的确定最终还是应当回归到善意谈判的轨道上来，由双方在平等、自由的基础上协商确定。技术标准设立的初衷是使社会能更加有效地利用有限的资源，能享受改进后的技术带来的便利。这种红利不应该由于专利的加持而被阻碍。通过一定的外部约束机制，或许可以为标准技术的普及营造更加公开、透明、高效的协商环境，提高标准技术的应用率，实现标准技术的公益性和专利技术私权属性的共赢。

【参考文献】

[1]倪朱亮，申楠，胡毅.标准必要专利实施许可条件的裁判思路研究[J].知识产权，2016（12）：26-31.

[2]叶若思，祝建军，陈文全.标准必要专利使用费纠纷中FRAND规则的司法适用评华为公司诉美国IDC公司标准必要专利使用费纠纷案[J].电子知识产权，2013（4）：54-61.

[3]张阳珂.标准必要专利信息披露博弈分析[D].重庆：重庆理工大学，2019.

[4] Goodman D J，Myers R A.3G cellular standards and patents[C]//International Conference on Wireless Networks. IEEE，2005.

[5]谭袁.论标准制定组织披露规则的完善[J].北方法学，2017，11（5）：91-103.

【作者简介】

于群，女，1968年出生，教授，硕士生导师，研究方向为法理学、民商法学。

李娜，女，1996年出生，硕士，研究方向为民商法学。

（编辑：于淼）