专利恶意诉讼的认定及法律规制研究

刘一阳，赵 锐

（太原科技大学法学院，山西 太原 030024）

一、问题的提出

（一）典型案例回溯

1.专利恶意诉讼第一案

原告吴江市高中压阀门厂的厂长袁某起诉被告通发气动阀门厂的产品消防球阀侵犯其专利权。而被告提出反诉并请求有关部门宣告原告专利无效并获得了支持。法院认为：袁某作为相关行业专业人士，明知有关部门早已将球阀的国家标准公之于众而仍然申请实用新型专利，其专利缺乏最基本的新颖性，其权利依据存在严重瑕疵，则起诉是恶意诉讼。①

本案中，法院认定原告“恶意”在于其明知其专利缺乏新颖性而提起侵权诉讼，原告专利权的严重瑕疵是认定其恶意的根由。法院是根据原告系涉案专利技术领域内的专业人士及涉案专利被无效宣告的事实等外在客观条件，推定原告主观上“恶意”。

2.明日电器案

原告明日公司与被告维纳尔公司是同业竞争者，被告将早已进入公知领域的“熔断器式隔离开关”申请了外观设计专利，并起诉原告侵权，而原告答辩期内向有关部门申请宣告被告专利权无效的请求获得了支持。据此原告认为被告明知其专利不符合授权条件而提起诉讼，主观恶意明显。而被告辩称其起诉行为有合法的专利权依据，不应当认定为专利恶意诉讼。法院认为涉案外观设计专利有效性的判断具有一定专业性，而被告在起诉时有合法的专利授权，并且在得知其专利被认定无效后就已经及时撤诉，所以被告的起诉行为不能认定为恶意诉讼。②

本案中，法院不认为被告具有“恶意”原因在于虽然权利人起诉所依据的权利稳定性上具有瑕疵，但不能苛求权利人的专业性，换言之，权利人只要具有合法的权利就可以起诉，而且结合本案权利人发现其权利具有瑕疵后主动撤诉可知其不具有“恶意”。

3.专利敲诈第一案

2018年8月上海市浦东新区检察院提起公诉称：李某兄弟通谋利用其经营的公司申请大批专利，并以非正当目的提起专利权诉讼，对多家公司以影响其正常经营活动相要挟，迫使这些公司签订和解协议交付较大金额的赔偿金以换取二人的撤诉，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。辩护人称被告人所持有的专利合法，其起诉行为存在合理权利基础，且被指控为敲诈勒索的行为所得款项和其他合法诉讼行为所获得的款项混同，无法证明行为获得了不正当利益。法院审理后认可了检察院所指控的被告人迫使掌阅公司支付10 万元的行为构成敲诈勒索罪，其他指控证据不足不予认可。③

本案中，法院认为不能因为被告人的起诉行为有合法权利外观就不构成“恶意”，而权利取得后被告人没有正当地行使而是利用其进行犯罪才是导致其起诉行为具有“恶意”的根本原因。

（二）案例折射出的焦点问题 首先，在源头上一些专利的授权没有把好审核关使得专利恶意诉讼人有可乘之机：由于我国对实用新型专利和外观设计专利的授予采取形式审查，在实际授权过程中会出现相当多的重复授权，瑕疵专利也极易躲过审查。恶意诉讼人形式上合法的权利外观，给法院后续判断带来困扰。

另外，法院在审理专利恶意诉讼时存在识别认定标准不一、判罚尺度各异等问题。一方面，法院对专利恶意诉讼行为在不同案件中的认定标准不一，这主要是因为专利恶意诉讼的识别很复杂，所以在立法上也难以进行明确的界定，于是部分法院以涉案专利具有形式上的合法性为由不予认定起诉的恶意性；而且行为人起诉的恶意性也很难举证证明，使得正当维权和滥用权利之间的界限比较模糊。另一方面，由于对专利恶意诉讼行为的预防举措不完善而且惩戒标准不清晰，导致有些法院对于专利恶意诉讼行为的处罚力度畸轻，即使恶意诉讼的行为被发现也仅会对行为人采取司法拘留和少量的赔偿等举措，这也导致受害人实际上难以得到足够的赔偿；④同时法院也忽略了受害人对间接性损害的赔偿请求。

鉴于此，本文讨论的核心问题有二，一是如何确立专利恶意诉讼的认定标准；二是如何对专利恶意诉讼行为进行法律规制。

二、专利恶意诉讼的认定标准

专利恶意诉讼是指行为人在明知目的和理由均不正当的前提下，利用专利权恶意控诉、滥用诉讼权利，损害他人合法权益的行为；[1]我国目前还没有从立法上赋予恶意诉讼明确的概念界定，只是规定了一些在专利领域滥用诉权的规制措施，所以需要结合实践加以探索。笔者认为专利恶意诉讼行为的性质具备两重性：滥用诉权行为的恶意性和违法性。

（一）“恶意”的识别 通常行为人的主观心态需要通过其客观行为表现来认定，围绕哪些行为证明行为人是专利恶意诉讼，学界有如下观点：

有观点认为，和恶意诉讼相比虚假诉讼更倾向于案件事实和证据的虚假性；而恶意诉讼更强调诉讼目的非法而且可以有合法的权利基础，恶意性体现为短时期内批量地以专利权诉讼作为手段并采取保全措施干扰竞争对手的正常经营活动以获得高额赔偿。[2]有观点认为，恶意是体现在专利权人明知毫无事实和理由而起诉以损害被告或者第三人合法权益的行为，并且其诉求未被法院支持。[3]

笔者认为，学界主要将不充分的起诉依据和不正当的起诉意图作为“恶意”识别的标准，虽然这些标准比较准确，但也需要防止矫枉过正从而打击正常维权人起诉的积极性。因此“恶意”的识别标准还要遵循谦抑性原则，即根据一定的规则控制“恶意”的认定范围。如我们可以通过“明知”等表达推知行为人主观心态应当限定为直接故意，即行为人在明知自己的诉讼行为会侵权而仍然坚持起诉，这样做的原因一方面是由于如将重大过失纳入主观心态范围会导致专利恶意诉讼的认定过于宽泛从而打击真正维权者的积极性，另一方面如果将主观恶性的认定标准变得过于严格则容易使恶意行为人逃脱法律制裁。另外，以诉讼请求能否获法院支持为标准判断起诉的恶意性也是不妥当的，恶意诉讼即使获得法院支持也无法掩盖其恶意的本质，受害人对诉讼应对不当也可能导致恶意诉讼未受追究；如果诉讼请求被驳回也不代表权利人在恶意诉讼，例如证据准备不充分、对继受取得的专利不了解、专利质量本身较低等导致的权利瑕疵都可能导致原告的诉讼请求不被法院支持。

要把握好谦抑性原则，必须明确“明知”的内涵，首先可以是权利人明知无稳定的专利权依据而起诉，当然如其获取专利的手段本身不合法或者把已广为传播的技术申请为专利则无权利基础更无理由起诉；但不能仅以专利权后续被认定无效就认为原告明知专利权有瑕疵，例如，一件低质量专利由于审查人员的问题导致其被授予专利权，而在诉讼过程中就很可能基于被告申请而被审查认定为无效，但这只是由于专利申请人技术水平有限所致，至多表明原告存在重大过失。明知也可以指行为人知晓没有侵权发生，也就是原告明知被告所实施的技术方案不属于专利保护范围，此时起诉就属“恶意”；但是在专利有效的前提下，一个案件未胜诉也不必然是表明原告是恶意。原告未胜诉也可能是侵权证据准备不充分或者法院对该专利权权利范围有不同理解所致。[4]

（二）“违法行为”的认定 专利恶意诉讼本身就是一种侵权行为，所以有观点就套用一般民事侵权的四要件来认定专利恶意诉讼行为，也就是侵害行为、损害后果、行为人的主观过错、损害后果和损害行为之间的因果关系。这是不准确的，一般侵权行为的构成要件并不能完全概括所有的侵权行为，大部分专利恶意诉讼所依据的专利本身是经过有关部门授权的，表面上看原告是适格的，如果仅以一般侵权行为的要件判断，就无法对恶意诉讼进行认定进而进行惩处。

因此，判断违法行为的一个关键要件在于其诉讼行为是否异常从而造成司法资源的浪费并扰乱司法秩序，例如原告以同样的权利基础、同样的当事人反复起诉、撤诉，或者受害人有证据证明行为人多次无端以将要指控其侵犯专利权相威胁并且意图损害其合法权益，则属诉权滥用，涉嫌专利恶意诉讼。[5]具体而言包括同一主体依据多件内容明显相同的专利起诉，同一主体依据明显抄袭现有技术的专利起诉，同一主体依据多件利用计算机技术随机生成产品形状、图案或者色彩的专利起诉等行为。

三、专利恶意诉讼的规制建议

（一）实体法制度安排之优化

1.将专利恶意诉讼纳入到滥用市场支配地位的垄断行为类型

美国立法规定，如果以诉讼为工具达到企图破坏竞争的目的，可能构成《谢尔曼法》中规定的垄断或者企图垄断，专利权人明知专利无效而恶意起诉或维持诉讼，则专利权人的行为构成垄断行为，[6]那么一旦反托拉斯指控成立，受害人可以获得包括律师费在内的侵权抗辩费用的三倍之赔偿；而且美国在Read 案的判例中从“侵权人在知道侵权的可能性之前的心理状态”“侵权人在知道侵权的可能性之后的心理状态及行为”“侵权行为的严重程度”“受害人所提供证据的证明力”4 个方面给出了帮助法官确定惩罚性赔偿倍数的9个因素。[7]

我国《反垄断法》第68 条规定了经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为适用本法。该规定虽将专利恶意诉讼纳入了垄断范围，然而和美国的立法相比，该规定过于笼统，不足以为规制专利恶意诉讼提供指引，而且由于专利权的获得并不能判定为占有市场支配地位，这也对反垄断举措的适用产生了一定的影响。[8]因此需要对《反垄断法》中关于专利恶意诉讼的规范做进一步细化和完善。首先，我们要明确滥用知识产权进行垄断的具体行为模式和认定标准，如当专利权人提起诉讼之后可能获得的经济效益不合理地高于不提起诉讼时，那么可以认定其成为了市场垄断者。另外还要明确该行为可以适用惩罚性赔偿，适当加大惩处力度，增加违法成本。具体而言，我国专利法第72条的规定明确了侵犯专利权的赔偿数额如何确定，笔者认为我们可以借鉴其确定侵犯专利权适用惩罚性赔偿倍数的方法，对专利恶意诉讼的惩罚性赔偿处罚加以细化：在确定恶意诉讼人符合“故意”和“情节严重”的条件从而适用惩罚性赔偿后，要根据比例原则也就是要根据恶意诉讼情节的严重程度在损害赔偿金一倍到五倍的范围内酌情确定惩罚性赔偿的金额——首先既可以参考行为人进行恶意诉讼的动机、在进行诉讼前是否主动咨询专业人士提起专利侵权诉讼后胜诉的可能性、是否认为涉诉的专利不侵权而仍贸然起诉；第二，可以考虑恶意诉讼人非法获利的金额、受害人的损失、提起恶意诉讼的规模等；另外，在审理“确认不侵犯专利权之诉”的过程中，对仅以律师函、侵权警告函的形式威胁受害人如不支付侵权赔偿金便会提起诉讼的行为，由于其公信力较弱，法官可根据实际情况适当降低惩罚性赔偿的倍数；当然，有时候为了震慑恶意诉讼人，也可以适当提高惩罚性赔偿的金额。

2.加强专利主体的监管

明确真正的利益主体是很重要的，即要求专利申请人和专利所有权人在进入行政程序之前，明确专利的所有权人，特别是要说明控制专利或者控制专利申请的“最终的专利主体”，如美国的《盾牌法案》认为被告有权提供证据证明原告是非实施主体，一旦原告被认定为非实施主体，将在败诉时承担较重的赔偿责任。[9]这项规定也提高了提起专利恶意诉讼的风险和成本。我国应当要求当事人在提起专利诉讼前更新专利所有权人的信息，并将适格原告的范围限制在原始发明人、大学或者专利转让机构的范围内，另外可借鉴《盾牌法案》的做法，赋予受害人举证证明“专利权人进行了恶意诉讼”的权利并给予合理的举证期限。

在专利授予和利用的监管层面，美国为了给专利权的审查工作提供便利从而制定了新的权利标准以提高权利要求的清晰度，同时提供了一系列新的教育和服务使得下游的使用者更进一步明确自身的权利；而韩国成立了专门的知识产权公司以遏制西方国家的公司在韩国大规模收购专利技术的局面，并专门成立了从事维护其海外企业专利权的公司。这有利于从源头上消除恶意诉讼的权利基础。

而由于我国相当数量的专利处于分散闲置休眠状态，从而给专利恶意诉讼人以收购专利的可乘之机，另外国内维权成本高、赔付的金额少、企业保护措施尚不完善，所以我们也要建立知识产权的预警机制，在知识产权所涉产业面临危机的时候提前向有关部门、行业和企业发送预警，利用社会的资源消除危机；[10]同时要及时更新《专利审查指南》，引导企业定期评估自身的专利质量。当然最重要的就是通过较为严格的实质审查标准和专业的审查人员来倒逼企业提升专利水平。具体而言，对于实用新型，专利机关可先进行格式审查，也就是注册登记，而在申请人欲启动侵权诉讼前提出申请的基础上进行实质审查；而对于外观设计专利，可以借鉴商标申请审查的做法，引入初步审定公告、公众异议制度，这有助于及时发现将已经进入公知领域的设计申请为外观设计专利的行为，协助专利行政机关发现其不应授权的法定事由。[11]

（二）程序法制度规范之改进

1.建立对专利恶意诉讼人的识别程序

可借鉴美国在民事诉讼中设置的证据开示程序，当事人或者律师，通过询问证人、审查物证等方法，了解对方所主张的案件事实和收集对己方有利的证据材料。通过审前证据开示程序，法院可以发现专利权人在起诉前有没有经过合理的探寻，是否仅仅因为怀疑被告侵权就贸然起诉。现阶段我国对于专利诉讼是否为恶意的诉前审查不完善，所以我国可以建立像美国那样的证据开示制度，借助严格的法定程序在案件进入审判阶段前对当事人的起诉是否为恶意和当事人是否适格进行审查，这就可以提前探寻原告起诉时的主观心理状态，如果原告的起诉明显缺乏依据则应当不予受理或者驳回起诉。

美国的立法注重在给专利恶意诉讼以严惩的同时也注重采用很高的证明标准保护善意的维权者，如果专利侵权诉讼的被告无法证明原告的起诉具有恶意那么原告就是善意的诉讼。这是一种相对公平和稳妥的做法。而我国为了保持恶意诉讼认定的谦抑性，也在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第29 条中规定了专利权人可以提供担保来执行侵权判决，而被告可以提供反担保来中止执行，这在一定程度上兼顾了原告和被告各自的利益。但是，我国只在判决执行的阶段有这种谦抑性规定，而在其他阶段还没有，所以也应当在起诉和审判阶段就针对“恶意”的认定采取较高的证明标准并在诉讼中加强审查来防止专利权人的正当维权行为被随意指控为恶意诉讼，还要在诉讼的其他阶段也可以加入担保的手段增加专利恶意诉讼的成本。

2.确立确认不侵犯专利权之诉

它最早来源于英国的司法实践，目的是应对经营者向竞争者发出不正当侵权诉讼威胁的情形。确认不侵犯专利权之诉是指例如某公司为了阻止竞争对手获得一个重量级项目而随便用几件本身未被侵权的专利对其起诉，竞争对手的合作伙伴担心被拖入诉讼中便取消了合作，这时候原告会中途撤诉，给竞争对手造成损害，竞争对手于是为了维护自己的合法权益并向合作伙伴证明其没有侵权，可以向法院起诉要求判决自己所实施的专利属于现有技术或者现有设计，并没有侵犯他人专利权，从而应当将先前的诉讼认定为恶意诉讼以挽回自身损害；当然，为了防止提起确认不侵犯专利权之诉的权利被滥用，也就是在侵犯专利权后恶人先告状直接提起确认不侵犯专利权之诉以阻止专利权人起诉维权，该规定还在普通的起诉条件之外新增特别的条件，那就是提起不侵犯专利权之诉必须以至少收到了专利权人明确的警告或者其他形式的声明为前提。这就为受到专利恶意诉讼威胁的人提供了救济途径。该制度也在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条中有规定，但是该规定仅以收到“侵权警告函”为起诉前提，而不包括专利权人提起侵权诉讼等。侵权警告函只是证明原告存在以维权相威胁的证据之一而不是唯一的形式，所以该规定只有在这方面进行进一步的细化和完善才有普遍适用性。

3.确立反赔诉讼制度

反赔诉讼制度是为专利恶意诉讼受害人提供的一项行之有效的救济措施，但在我国尚未正式确立，该制度确立的基础在于我国加入的Trips 协议第50条的规定，具体而言是指在专利恶意诉讼行为人的诉讼请求被驳回或者其由于专利被认定为无效后主动要求撤诉的时候，受害人可以提起诉讼要求其赔偿律师费、误工费、鉴定费等。首先，提出反赔诉讼所针对的恶意行为就体现于在案件审理过程中当事人在达到给受害人造成损害的意图或者发现自己的不正当目的已经不可能实现后会立刻撤诉，所以法院相应地要严格对专利权人撤诉申请的审查，如果发现起诉行为恶意则不应当允许当事人撤诉，同时在诉讼中应对此加以惩戒，这也可以防止专利权人随意启动诉讼程序以达到不正当的目的。其次，针对反赔诉讼的提出时机，笔者认为虽然反赔之诉因专利恶意诉讼而产生，但是为了提高诉讼效率，只要有充分的证据证明行为人提起侵权诉讼具有主观恶意就可以立刻提起，不需要受害人只有在专利恶意诉讼审结完成后才可以提出反赔请求。[13]最重要的一点，针对反赔诉讼所涉及的赔偿责任范围而言，由于反赔诉讼并不是原专利恶意诉讼的反诉，而是基于两个不同的基本法律关系的独立的侵权之诉，所以其赔偿范围和一般的侵权诉讼大体一致，当然，由于其特殊性也应当略有不同：例如专利恶意诉讼行为会给被控侵权人造成财产损害但是不会造成精神损失，所以一般不适用精神损害赔偿，而只需要赔偿适当的差旅费、误工费甚至是承担鉴定费用等；还有就是要赔偿对受害人生产经营造成的间接损失，一般包括受害人为恢复名誉所支出的必要费用、停工停产期间工人的工资和设备折旧费以及由于受害人涉诉导致的客户解约等损失；另一方面在反赔诉讼中也可以采用惩罚性赔偿，这样就可以让行为人在恶意诉讼中可能遭受的经济损失远远大于可获得的利益，从而遏制该行为的产生。

注释：

①参见（2003）宁民三初字第188 号民事判决书。

②参见(2007)二中民初字第15445号民事判决书。

③参见(2018)沪0115 刑初3339 号刑事判决书。

④参见（2015）京知民初字第1446 号民事判决书。