浅析用途限定产品类权利要求的审查策略

陈 龙

一、引言

权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，通俗的讲，即产品权利要求和方法权利要求。在类型上区分权利要求的目的是为了确定权利要求的保护范围。同时，专利审查指南也规定，产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。

用途属于方法特征的一种形式，当允许用方法特征对产品进行限定时，就产生了用途限定的产品权利要求这一特殊的权利要求类型。从本质上讲，用途限定的产品权利要求的保护主题仍然是产品。但就如何解读由用途限定对产品所带来的影响，则是专利审查中的一个难点。

二、世界各国对用途限定的审查方式

在日本，对于用途限定的产品权利要求，应综合考评说明书及现有技术等内容，以确定用途限定是否对产品产生影响。若用途限定导致产品的结构或组成上不同于现有技术的产品，即产品不同，则判定该用途对产品产生实际限定作用。如果通过说明书的记载内容，不能判定该产品特别适合于该用途，则判定该用途对产品没有产生实际限定作用，该用途限定不构成其与现有技术的区别。如果两产品权利要求的用途限定仅在表述上存在差异而没有实质上的区别，或者本领域技术人员根据记载可以推定现有技术的产品也能用于该产品的用途，则用途限定对产品没有产生实质影响。

另外，对于某些可预见性极低的领域，日本规定对已知产品，发现了它的新的性质从而导致其有新的用途，那么这样的用途限定的产品发明可以作为用途发明并具备新颖性。而对于机械等领域，由于该领域的产品往往根据其结构即可预见其具有的性质，即可预见性强，因而不适用该规定。

在欧洲，考量用途限定的主要因素在于该用途是否导致该产品与现有技术有其他区别技术特征。即使所说的区别技术特征只是通过该用途隐含表示，而没有明确说明，则该用途限定也应该被考虑。如果现有技术中的产品不适用于该产品的该用途，即现有技术的产品不具备该用途，则认为该用途对产品产生限定作用。如果现有技术中的产品也适用于该产品的该用途，即现有技术的产品也具备该用途，则认为该用途对产品未产生实际限定作用。

另外，在欧洲具有新发现用途的已知产品也能以用途限定的产品的形式获得专利保护。从而为已知药物的第二种或其他特殊医学用途给予了可专利性的保护。

在美国，在判定用途限定时考虑该用途限定是否使得产品权利要求区别于现有技术中的产品。如果该产品权利要求已经完整地记载了该产品发明的所有技术特征，用途限定仅表明其发明目的或预期用途，也没有对该产品的技术特征具有区别作用，那么该用途不起对权利要求的限定作用。

对于已知产品的新用途的发明，美国不认可其产品的新颖性，只能采用该用途发明的形式进行保护。

三、我国对用途限定的审查方式

在我国，专利审查指南中对于用途限定的审查有着明确的规定：对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。专利审查指南中还对此进行了举例说明，主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求，其中“用于钢水浇铸”的用途对主题“模具”具有限定作用；对于“一种用于冰块成型的塑料模盒”，因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。

该案例中，“钢水浇铸”与“冰块成型”是两个大相径庭的用途，两者对温度的要求处于完全对立的两个极端。并且“一种用于冰块成型的塑料模盒”的主语是“塑料模盒”，显然，塑料也是明显不能耐高温的。因此，大家都能认同该案例中“用于钢水浇铸”对“模具”产生的限定作用。

但是，在审查实践中，用途限定往往不是如上一例子当中的那样泾渭分明，更多的情形是，两者的用途领域相关或相近。笔者将以一个典型案例，分析在我国的审查实践中对于用途限定的处理方式。

【案例一】

涉案专利为发明名称为“特别是用于高速铁路的声屏障”的发明专利，其专利号为ZL200810128170.2。本专利授权公告的权利要求1 如下：

1.一种用于高速铁路的声屏障(1)，其具有多个隔声元件(2)，其中，隔声元件(2)在其纵轴线(5)的方向上具有至少1800mm 的长度(L)，隔声元件(2)包括一个具有一隔声衬件(4)的板材壳体(3)，该板材壳体(3)具有一横向于其纵轴线(5)的空心横截面，该板材壳体(3)在一个窄的周壁(6)上具有一个槽(12)，并且在相对侧的窄的周壁(8)上具有一个键(13)，用于使各个隔声元件(2)彼此连接，其特征在于：该板材壳体(3)的周壁(6、7、8、9)由两个根据该空心横截面弯折的板(10、11)构成，其中，轨道侧的板(10)在所属的周壁(7)的区域中是一平的孔板，这两个板(10、11)由料厚度(s)至少为1.5mm 的铝光板构成，这两个板在预加载下形锁合地相互夹紧；这两个弯折的板(10、11)在该槽(12)和该键(13)的区域中形锁合地搭接；这两个板(10、11)为了形成所述窄的周壁(6、8)分别具有至少一个弯折了一个折角(α1、α2、α3、α4)的边(14、15、16、17)，其中，一个板(10)的折角(α1、α2)与另一板(11)的折角(α3、α4)偏差3°到8°；与所述轨道侧的板(10)相对的、居民侧的板(11)在所属的周壁(9)的区域中被穿孔或不穿孔并且具有压制的凸起部(30)；由弯折的板或者由挤压型材构成的、用于接收隔声衬件(4)的固定元件(18、19)被夹紧地固定在板材壳体(3)的空心横截面中。

在无效决定中，原专利复审委员会以附件1 G9106804.5 作为最接近的现有技术评判涉案专利的创造性。无效决定中认为，附件1 公开了一种用于高速公路、公路、工业企业工作场所等处排除噪音的声屏障，并公开了本专利的隔声元件等部分技术特征。权利要求1 与附件1 相比，以下特征未被公开：（1）该专利是用于高速铁路的；（2）……

我们可以关注到，在实质审查中，审查员往往会写“权利要求1 与对比文件1 的区别”，而复审委员会在无效决定中却没有用“区别”一词，而是采用了一个较为严谨的表述方式“以下特征未被公开”。即在此处，对于特征（1）是否构成区别，复审委员会没有直接给出结论。

在对特征（1）的认定过程中，原专利复审委员会认为，“首先，该特征是权利要求1 所要保护的声屏障使用场合的限定，其是否区别于附件1 要看附件1 的声屏障在结构和强度等方面是否能适用于高速铁路，因此单独看该特征并不确定权利要求1 的方案区别于附件1。”不难发现，复审委员会在第一级逻辑上，是没有明确特征（1）是否构成区别的。

随后，原专利复审委员会通过分析认为，“即使考虑高速铁路周侧空气压力荷载较大，这也是本领域技术人员公知的常识，由于附件1 本身也适用于高速公路等用来消减噪声的场合，因此本领域技术人员也能想到将其用于高速铁路的周侧来消减噪声，并依据高速铁路的具体空气压力荷载提高其强度从而使其适用于高速铁路。即退一步讲，特征（1）是本领域技术人员能够想到的。”复审委员会在第二逻辑上，则是将特征（1）当成区别之后，再分析其对权利要求1 创造性的影响。

由此可见，原专利复审委员会对特征（1）是否公开的问题上，采取了一个相对保守而谨慎的态度进行对待。

而申请人则坚持认为由附件（1）公开的声屏障是用于高速的，而不是用于高铁。用于形成声屏障的噪声防护元件容易想到将其应用于高铁，但如何改进是不容易想到的。

对此，一审及二审法院均认为该专利权利要求1中“用于高速铁路的”是对“声屏障”的用途或者应用环境的限定，但这种用途或者应用环境是由权利要求1 中的相关材料和结构特征决定的，该限定本身并不能构成与附件1 的区别。即法院则明确了特征（1）不构成其与附件1 的区别。

我们发现，法院在对用途限定进行考量时，认为主题名称的用途限定应该在权利要求的特征部分有相应的技术特征进行支持，即申请人应该在权利要求中明确用途限定所带来附加技术特征是什么。而用途限定本身并不能构成该产品与现有技术的区别。

四、对于审查的建议

细读专利审查指南，我们可以发现专利审查指南对用途限定产品是有一定要求的：“当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征”。即用途限定并不是首选的表征方式，而是对部分无法用结构或参数表征的技术特征的救济的表征方式。由此可见，专利审查指南并不鼓励，甚至是在限制采用用途限定来表征产品。

由于专利审查指南没有明确的方式约束用途限定的使用，导致了申请人在撰写申请文件时，对能够采用结构或参数进行表征的技术特征，也采用了用途限定进行表征。对于产品权利要求，用途对产品产生的限定作用不如结构特征那么明确，往往会有一定的弹性解读范围。对于用途限定，若申请人在审查阶段通过狭义的解释，以便获取授权，而在确权时则进行广义的解释，以便获取更大的保护范围，这就有了侵犯公众利益之故意了。因此，为平衡专利权人与公众利益，在审查时应当对用途限定的创造性进行更严格的审查，使申请人规范权利要求的撰写方式，防止其在确权时获得不当权利。

另一方面，专利制度的一个重要原则就是公开换保护。专利权的保护范围应当与专利申请的技术方案的公开程度是成正比的。若申请人仅以用途限定来体现产品权利要求的发明点所在，而在权利要求中又无法直接得出用途限定具体对应的技术特征，公众甚至需要创造性的劳动方能得出产品的实质特征。这将会导致专利领域的跑马圈地现象，极大地损害公共利益。因此，对于用途限定，公众难以确定其到底具体隐含公开了哪些技术特征时，或者说，用途限定没有使得产品达到充分公开的目的，那么专利法就不应该保护用途限定所没有明确公开的技术特征。对于用途限定与技术特征无法明确对应的情况，在审查阶段则不应该考虑用途限定对发明的新颖性或创造性的影响，同时引导申请人将与用途限定相对应的技术特征在权利要求中体现，以提高技术方案的公开程度，获得合理的保护范围。

从侵权判定的角度看，在专利权的保护中，专利法规定，为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，均属于侵权行为。若被诉侵权产品包含了授权专利的权利要求记载的全部技术特征或者等同的技术特征，则判定侵权成立。而对于包含用途限定的产品权利要求的保护，被诉侵权产品的其他实体技术特征是可以很容易与用途限定的产品权利要求进行比对的，但是对于用途限定这一技术特征则无法直接进行比对。为此，最高人民法院于2016年出台《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》，其中第9 条规定，被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。由此可见，用途特征应该理解为要求被保护的主题对象可以使用于该种用途即可，不要求被保护的主题对象必须用于该种用途，或者已经实际用于该种用途。有学者将最高人民法院的判定标准归纳为“可能使用标准”。笔者认为，在审查过程中也可借鉴侵权判定的判定方式，即，当现有技术中的产品也可以用于所要求保护的权利要求中的用途时，则应当认定对比文件已经公开了权利要求的用途特征。

实际上，在审查实践中，上述“可能使用标准”也在专利的确权程序中使用。例如，发明名称为“启动电机用单向离合器”的实用新型专利（ZL200620071934.5），其权利要求1 请求保护一种启动电机用单向离合器，在其无效宣告程序中，原专利复审委员会认为，证据1（公开号为US4494636A）公开了一种单向离合器，并公开了权利要求1 除主题名称外的所有技术特征，尽管证据1 没有具体说明所述单向离合器的用途，然而由于权利要求1 所限定的用途没有为单向离合器带来结构上的变化，因此权利要求1 相对于证据1 不具备新颖性。

分析权利要求1 可知，虽然其还限定了其所要求保护的单向离合器是用于启动电机的单向离合器，然而该具体用途由权利要求1 限定的单向离合器本身固有的特性决定，该用途特征没有隐含单向离合器在结构上发生改变。由此可见，在判断涉及用途限定的产品权利要求的新颖性时，复审委主要考虑权利要求中限定的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构。而当该用途由产品本身固有的特性决定，用途特征没有隐含产品在结构上发生改变，并且本领域技术人员可以预期现有技术的产品也能用于该用途，则该用途限定的产品权利要求相对于该现有技术不具备新颖性。

那么，对“用途限定”的从严审查，是否会损害申请人的利益呢？其实不然。对发明点在其新用途的产品，即新用途发明，申请人完全可以采用方法权利要求的形式，保护该用途。例如辉瑞公司生产的治疗男性疾病的药物万艾可，在中国就以新用途发明获得了专利权。

基于以上考虑，笔者认为，因用途限定而导致产品所属的技术领域大相径庭的情形，必然需要考虑用途限定对权利要求新颖性/创造性的影响。然而，对于相同或相近领域的用途限定的产品，该产品在相同或相近领域具有一定的通用性，用途限定对产品没有产生实际限定，或产生的影响是不明确的，即无法明确该用途限定是否隐含了产品具有某种特定的结构和/或组成，那么在对其创造性进行审查时，不应当认为该用途限定对产品的创造性起到实质性作用。即无法准确判断用途限定对产品的影响时，那么申请人就应当承担由此带来的不利后果，审查员可以认定用途限定没有使产品区别于现有技术，进而认定该权利要求没有新颖性/创造性。如若申请人不认可这一点，申请人应当对用途限定所产生的实际限定作用承担举证责任。

专家点评

文章对比了各国对于用途限定类产品权利要求保护范围的解读及审查标准，并结合实际案例，分析了我国复审及司法阶段对该类型权利要求创造性的审查标准。文章还结合《专利审查指南》中关于用途限定的规定，对该类型权利要求的撰写和审查提供一定的建议和参考。