浅析专利法中不支持法条在专利审查中的判断与答复技巧

梅钦

摘要：为进一步把握权利要求和说明书的关系，本文从立法宗旨、分析方法及审查意见答复三个方面，并结合实际案例，对《专利法》第26条第4款“不支持”法条的审查与答复进行了分析和探讨，以期为专利相关工作的读者提供参考和帮助。

关键词：专利法  不支持  判断  答复

1.引言

《专利法》第26条第4款规定“权利要求书应当以说明书为依据”，该法条的立法宗旨就在于权利要求的保护范围应当与申请人所作的技术贡献相称，以避免申请人以较小的公开内容换取较大的保护范围而损害公众的利益。《专利审查指南》对“以说明书为依据”的解释如下：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持;权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围;并给出了进一步的解释：如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。

权利要求没有以说明书为依据大致可分为以下几种情形：（1）权利要求的技术方案与说明书的技术方案不一致;（2）纯功能性限定的权利要求;（3）权利要求中的功能性限定以说明书中的特定方式完成，所属技术领域的技术人员不能明了还可以实现此功能的其它方式（如：等同替代方式、明显变型方式）;（4）所属技术领域的技术人员有理由怀疑概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决相同的技术问题、并达到相同的技术效果;（5）权利要求的概括包含推测的内容，而其效果又难以预先确定和评价。下面通过一些具体案例来阐述对于“不支持”法条审查的一些思考。

2.不支持法条的案例解析

（1）纯功能性限定

案例1：权利要求1：一種清洗装置，其特征在于，该装置可以产生一种液雾，所产生的液雾可以充满整个厕所。说明书中给出一种具体实施例为：在厕所的墙壁上安装了一个液雾发生器，液雾发生器内部设置了一液体容器，该容器与雾化喷嘴相连，液雾发生器设置了一按钮，按动发生器按钮时，该液雾发生器可以喷射出消毒液雾，用于杀灭厕所内部的细菌， 并具体给出了该液雾发生器的详细结构。

案例分析：该权利要求的限定语“该装置可以产生一种液雾，所产生的液雾可以充满整个厕所”为单纯的“功能性限定”，对装置的具体结构没有进行任何描述，实现上述功能的装置可以有很多种，该单纯“功能性限定”是“明显”得不到说明书的支持，属于“明显”不符合专利法第二十六条第四款的情形。

总结：对于纯“功能性限定”，由于功能效果特征包括了所有能够实现的方案，且缺少结构形状特征，通常是得不到说明书支持的，应该从严把关;对于部分功能效果限定，即“结构+功能”的情况，在没有明确证据证明权利要求不能得到说明书支持的情况下，可以通过该种权利要求判断功能性限定是否支持的思路应该从发明对现有技术的贡献着手，判断该功能性限定是否是体现发明点的技术特征，如果不是，那么可实现该功能的技术特征是公知的，如果是，那么对所属技术领域的技术人员来说就不能够明了除说明书中记载的方式外还能有什么方式能完成该功能，因此对体现发明点的技术特征用功能来限定是得不到说明书支持的。

（2）概括得出

1）上位概括

案例2：某案授权的权利要求1如下：1.一种制品，该制品包括：包括纳米纤维骨架的衬底;以及在所述衬底上的涂层，该涂层包含与至少一种直径为0. 3nm至300nm的纳米填料结合的聚合物。说明书中记载了其要解决的技术问题是：需要成本较低且在较高的流速下具有较低污垢的用于超滤系统中的改进的过滤器，其提供的产品是用于液体和离子分离的高 通量、低污垢的过滤介质。

案例分析：根据说明书记载的其要解决的技术问题，可以得知，过滤介质必须是滤过性的，不能完全致密;但权利要求1使用上位概括“制品”，权利要求的其它技术特征也无法体现其过滤特性，其上位概括“制品”的含义更宽泛，甚至涵盖了完全致密的情况。因此权利要求1的技术方案没有以说明书为依据，不符合专利法第26条第4款的规定。

2）并列选择概括

案例3：权利要求1：一种图像处理设备，包括：采用键盘、鼠标或触摸屏的输入装置…，而说明书中仅给出了使用键盘作为输入装置的图像处理设备的实施例。

案例分析：该权利要求采用并列概括方式说明其图像处理设备中的输入装置可以采用键盘、鼠标或触摸屏之一。虽然说明书只给出键盘作为输入装置的图像处理设备的实施例，但本领域技术人员知道，在发明的图像处理设备中鼠标以及触摸屏均可以起到与键盘等效的数据输入作用，使用鼠标或触摸屏的技术方案可以合理概括得出，因此，该权利要求能够得到说明书的支持，其判断不应该局限于具体实施例部分。

总结：关于“概括得出”的判断，应该是在申请的技术方案的环境下，所属技术领域的技术人员，紧扣发明对现有技术的贡献，其判断不应该局限于具体实施例部分，审查重点应放在体现发明点的技术特征上，而不是放在已是现有技术的技术特征上。

（3）数值范围

案例4：权利要求2：如权利要求1所述的一种助熔剂法制备氢氧化镧晶体的新方法，其特征在于：通过控制反应时间，可以调控氢氧化镧晶体的直径从纳米级至毫米级大小。某审查员一通：说明书中没有给出直径为毫米级的实施例，本领域普通技术人员不能从说明书中记载内容合理概括得出权利要求2中记载的“可以调控氢氧化镧晶体的直径从纳米级至毫米级”。因此权利要求2得不到说明书的支持。

案例分析：本申请说明书发明内容部分已经记载了氢氧化镧晶体的直径从纳米级至毫米级，且实施例4中制备了平均粒径为100纳米的氢氧化镧晶体，实施例5-7中仅通过延长体系的反应时间即制备出了平均尺寸从50μmx2.5μm增大到2mmx250μm的晶体。但是在对权利要求是否得到说明书的支持进行判断时，应当考虑说明书的全部内容，而不应仅限于具体实施例。基于说明书的记载内容，本领域的技术人员可以合理预测出通过本申请的方法能够制备出纳米级和毫米级的晶体，而且晶体尺寸能够随反应

（下转第286页）

时间延长而增大，从而容易地将本发明扩展至权利要求2的“可以调控氢氧化镧晶体的直径从纳米级至毫米级”。此外，审查员在对权利要求2得不到说明书支持提出质疑时，仅笼统地以“本领域普通技术人员不能从说明书中记载内容合理概括得出”为由，并未给出充分理由或举出反例进行充分说理，从而给出了权利要求2得不到说明书支持的错误审查意见。

总结：在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容;如果说明书的其他部分也记载了有关具体实施方式或实施例的内容，从说明书的全部内容来看，能说明权利要求的概括是适当的，则应当认为权利要求得到了说明书的支持。

（4）一般功能性限定

案例5：权利要求1：一种机械玩具动物，由动力机构、传动机构及运动机构组成，其特征在于，该玩具包括一个能使玩具动物实现蹲下、坐立、趴下、站立、行走的控制机构（该控制机构是发明点）。说明书：只公开了控制机构的一个具体实施例。

案例分析：说明书中仅给出了所述控制机构的一种具体实施方式，所属领域的技术人员 根据说明书的内容不能想到其它具有相同功能的控制机构，即不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成，因此该权利要求得不到说明书的支持。

总结：对于一般功能性限定，若以说明书实施例中记载的特定方式完成，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，该权利要求会得不到说明书的支持。

3.克服不支持审查意见的注意事项和答复策略

（1）不要为了迎合审查员的建议，在未经过深思熟虑就轻易将说明书中记载的的下位特征或附加技術特征添加到独立权利要求中，第一个不利后果是权利要求限定的保护范围会显著缩小，第二个不利后果是在专利维权阶段，基于禁止反悔原则，申请人通过修改方式明确放弃的技术方案及其等同技术方案都不能得到授权权利要求的保护，这样会给竞争对手更多的规避空间，还可能会使得一个好的专利权不能产生实质的经济效益。

（2）在判断权利要求是否得到说明书支持时，需要区分创新点和非创新点，因为对体现发明点的技术特征用纯功能来限定是得不到说明书支持的，需要确定出哪些特征在说明书中是充分公开，哪些是简略公开，体现发明点的技术特征是否撰写在权利要求中，以避免审查员以“纯功能性限定”为理由来认为权利要求得不到说明书的支持。

（3）若审查员仅以文字记载范围为前提提出权利要求得不到说明书的支持，专利代理人或申请人可以基于说明书具体记载的实施方式，在审查意见答复中列举一种或多种等同替代方式或者明显变型方式进行争辩，而不一定需要将说明书中记载的具体实施方式添加到权利要求中而缩小保护范围。

4.结束语

《专利法》第26条第4款规定的权利要求书应当以说明书为依据是平衡申请人与社会公众利益诉求的绝佳法条，审查员只有理解了其立法本意，才能准确把握该法条的执行尺度，并通过有理有据的审查意见对专利代理人或申请人进行引导，使权利要求修改后具有不影响其合法权益的保护范围，希望本文能对审查员和广大代理人在实际工作中起到一点帮助。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.审查指南2010[M].北 京：知识产权出版社，2010，第143-146页

[2]中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程2011[ M]. 北京：知识产权出版社，2011，第30-36页

[3]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社.2011，第367页