预印本与专利新颖性审查

屈四甫

摘 要：预印本是随着网络兴起的一种电子出版物，与传统纸质出版物相比，预印本未经同行评议就将技术内容向社会公开。预印本技术公开给申请专利的新颖性审查带来巨大挑战，因此，要在相关专利法规定中明确新颖性宽限期，满足科学技术的发展需要，并使专利法和科学研究达到平衡。

关键词：预印本;公开;新颖性;宽限性

中图分类号：G353.1 文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2021）10-0141-03

Preprint and Review System for Patent Novelty

QU Sifu

（Wuhan University Logistics Service Group，Wuhan Hubei 430072）

Abstract： Preprint is a kind of electronic publication with the rise of the Internet. Compared with traditional paper publications， preprint makes the technical content public without peer review. The disclosure of preprint technology brings great challenges to the novelty examination of patent applications. Therefore， it is necessary to specify the grace period of novelty in the relevant patent law， so as to meet the needs of the development of science and technology， and balance the patent law and scientific research.

Keywords： preprint;publicity;novelty;grace period

发明创造的技术内容需要具备新颖性是专利授权必须具备的三个实质条件之一。具备新颖性的发明应不同于申请日前在国内外出版物上公开发表过的、在国内公开使用过的或者以其他方式为公众所知的技术内容，以及在申请日前由任何单位或个人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中的文档[1]。传统的论文投稿至出版社出版并为社会公众所知晓，通常有几周甚至1～2年的滞后期。这为发明人与专利律师商讨并向专利局提交完整的申请文本预留了充足的时间。但是，随着互联网的发展，特别是预印本的兴起，研究人员将他们的成果在互联网的专业预印本网站上及时公开，预印本中核心技术内容的公开将导致预印本论文否定自己发明专利的新颖性的情况发生。预印本及时公开给专利新颖性审查带来了巨大影响。研究和讨论预印本对专利新颖性的影响是一个现实问题。

1 预印本电子出版物的兴起和现状

预印本是一份研究论文的完整草稿，包含详细的技术内容，在进行同行评议之前发布在专业预印本平台，供公众分享论文草稿文档。预印本在提交专业网站后经过简单的编辑或筛选。预印本平台会给预印本分配一个唯一可识别的数字对象标识符（Digital Object Identifier，DOI），标识符（DOI）是唯一身份编码，并且可显示上传论文的时间。通过此标识符（DOI），可实现预印本论文的引用和追踪。与网络博客等其他公开方式相比，预印本有唯一身份和指向。最早的预印本系统是1991年出现的arXiv（https：//arxiv.org/），专门收录物理、数学、社会科学领域的预印本论文，并提供预印本的存档检索发布和交流共享服务。目前，国际上较为著名的预印本平台还包括经济学领域的RePEC，图书情况领域的E-LIS以及生物学领域的bioRxiv（https：//www.biorxiv.org/）和medRxiv（https：//www.MedRxiv.org/）[2-3]。在新型冠状病毒防治中，bioRxiv发挥了重要作用并为大众所知晓。几乎所有关于新型冠状病毒的病毒特性，预防和治疗方法都首先在bioRxiv和medRxiv预印本网站上公开[4]。至2021年1月17日，上传至上述两个预印本平台的有关新型冠状病毒的论文达12 363篇。

预印本网站大多采用文责自负的原则，由作者对其文章的真实性和质量负责。为了监督上传到网站上的预印本文章质量，bioRxiv等网站逐步建立了文章的公开评论功能。不仅读者可以对文章内容进行提问和评论，作者也可以回复读者的提问，并根据读者评论对文章进行修改。所有评论和回复都是公开的，作者的修改稿也可以再次上传到网站上，并被重新分配DOI号。目前，预印本网站的文章可以通过Google、百度等搜索引擎直接检索到。此外，预印本网站还在全球范围内寻求更多的合作机会以促进科学技术的快速传播。

同行评议环节是重要的学术出版质量控制环节。同行评议专家是研究成果质量的把关人。预印本平台无同行评议环节，意味着研究成果的可靠性、可信性难以保障。虽然预印本的公开评价功能起到了一定的监督作用，也增加了文章评议的透明度，但这种自发的评议方式尚缺乏统一的评价标准，很难对预印本文章质量进行严格控制。缺少同行评议是导致预印本平台陷入舆论治理困境的根本原因。

2 预印本的公开内容属于专利法中的现有技术

在预印本出现之前，科学家通过信件或邮件交流成果，这种单一的相互间的同行交流，在论文出版前，其技术内容并未被社会公众所熟知，技术内容处于小范围公开状态。研究人员将自己的论文草稿提交到预印本平台后，技术内容立即处于公开状态。研究人员将自己的论文草稿提交到预印本平台，可预先抢占本研究领域相对有利的位置，预印本系统也可以让作者快速了解学术界对自己工作的反馈，同行科学家也可以通过对论文进行批评、实验验证、继续扩展等方式共同进步。当然，研究人员将论文草稿投放至预印本平台，以预印本形式公开也是形势所迫，因为动作稍微迟凝，研究成果将花落他人之手。当前，在物理学科中，预印本平台的地位可以说在某种程度上已超越了传统的科技期刊。2017年，Science杂志将预印本評为当年10大科技成果进展之一，在当年的Google Scholarh 5-index计算机视觉领域排名中，物理预印本arXiv平台位列第二，约80%的被引用量最多的物理学论文可在arXiv平台上找到相应的预印本文稿，这些预印本论文的被引频次是非预印本论文的2倍以上。

在生命科学领域，有的资助研究项目甚至提出这样的要求：其成员必须在向同行评议的期刊投稿之前或同时，向预印本网站提交论文稿件。bioRxiv平台创办6年来，已收录了8万余篇论文，其中只有不到90篇撤稿。据Ran Blekhman统计分析，2017年上传至BioRxiv平台系统的预印本，一年后通过编辑以论文形式发表率基本在60%以上。由此可见，预印本文献处于重要位置。社会第三方完全可利用预印本公开的技术内容进行新的研究并完成发明。基于此，预印本的技术内容公开就构成现有技术的一部分，后续研究者可在预印本的高起点上进行研究，避免研究重复。

3 各地区专利法宽限期的演变

发表论文和申请专利都是科研水平的体现形式。为了适应形势的变化，特别是网络技术如预印本的兴起，各国专利局或地区专利合作组织都对专利法中的新颖性规定进行了修正。发明创造在实质审查时，要求申请的专利具有新颖性，即专利申请文件是在现有技术基础上的创新和进步。发明人在发明创造过程中，越来越多地需要与社会的各个方面进行交往，如在展会上向公众展示或在学术会议上与同行进行交流。技术内容的展示或学术交流使技术内容为公众所熟知，成为现有技术的一部分，但也破坏了后续申请专利的新颖性。为此，专利法特别设计了宽限期，在申请日前某些特定条件下的公开被视为不破坏该发明专利的新颖性。

3.1 中国专利法中新颖性宽限期

中国在1984年颁布的第一部《专利法》第24条规定了不丧失新颖性公开的情形“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;他人未经申请人同意而泄露其内容的。”在配套的《专利法实施细则》及《专利审查指南》中，又对各种情形提出了具体要求，并明确了如何办理手续才能享受到《专利法》中的新颖性宽限期。

1984—2021年，《中华人民共和国专利法》历经1992年、2000年、2008年及2020年4次修正。其中，前3次修订对新颖性宽限期没有进行任何修改。在2020年10月17日通过的修正案中，除继续保留1984年版新颖性宽限期所规定的3种情形外，还增加了如果发明是“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”，申请专利的发明在申请日以前六个月内，不丧失新颖性。新增的不丧失新颖性的情形，为本次新冠疫情的防治提供了方便。在紧急状态或非常情况下，公共利益优先，专利不能成为服务公共利益的阻碍因素，因此，为了公共利益先公开技术方案，而后申请专利的，也并不丧失新颖性，并且同原有的其他情况相比，也不限制公开的形式，再次体现了专利法对公众利益和个人利益之间的平衡。在这次新冠疫情中，有关新型冠状病毒最新科学发现、检测、预防和治疗药物基本都是在bioRxiv和medRxiv预印公开的。

不仅仅《中华人民共和国专利法》对发明专利的新颖性有宽限性规定，世界各国、各地区专利法普遍都有宽限期优惠的补救措施规定，以解决由于研究者不慎或者其他错误导致的公开影响发明新颖性的问题，如他人未经研究者同意而泄露技术内容的情形。对于宽限期的规定并不统一[5-6]。

3.2 欧洲专利局的新颖性宽限期

虽然《欧洲专利公约》自1973年签订以来共进行了4次修改，但有关新颖性宽限期的内容均未涉及，期间曾提交修正案给欧洲议会，但被议会否决，其理由是在出版之前申请专利是一种更谨慎的策略，放宽宽限性的条件将破坏新颖性的严肃性，会使确认发明的诉讼成本增加，目前，新颖性宽限期仍然维持1973年生效的《欧洲专利公约》第55条。《欧洲专利公约》第55条规定了专利的新颖性宽限期，即6个月内，并规定了2种公开类型：明显滥用在先申请人的关系导致的公开，在政府主办或政府承认的国际展览会上展出的发明，才可享受宽限期的优惠，其他任何形式的公开，如网络公开、预印本文档公开都不属于宽限期的优惠范围。

3.3 美国专利局的新颖性宽限期

在2012年之前，美国一直采用先发明制，发明创造授予最先发明的单位或个人，发明人本人或其他人在申请日之前12个月内做出的任何公开，包括申请专利、发表论文、公开使用或者销售，均不影响发明专利的新颖性，同时也不构成现有技术参与评价发明专利的创造性。但修改的2013年生效的专利法采用先申请制，专利授予最先提出专利的申请人，但同时规定在申请日之前12个月内申请人或利害关系人做出的出版物公开、使用公开或销售公开都可享受在宽限期的新颖性优惠，但不包括第三方在宽限期内独立做出的相同发明创造。

3.4 日本专利局的新颖性宽限期

日本为了适应国内外形势的变化，对专利法中新颖性宽限期的相关规定进行了频繁修改，使宽限期的适用范围逐步扩大，目前的专利法规定比较广泛，除了在宽限期12个月内的由第三方独立做出的发明将构成现有技术外，其他的如在出版物上公开发表、网络公开、学术团体研讨会公开、展览会公开以及违背发明人意愿的公开等，只要是在申请日之前12个月内技术公开包括预印本的网上公开，都不影响发明专利的新颖性。

4 新颖性宽限期修正的适应

专利法的宗旨是鼓励发明创造，推动发明创造的应用，促进科学技术进步和经济社会发展，同时也保护专利权人的合法权益。国家通过授予技术专利权换取发明人公开技术内容，推动科学技术在高起点上进步，鼓动研究人员将智力成果通过专利化获取收益。但是，专利需要研究者与专利律师协商讨论才能撰写出权利大小合适的规范化文本，并非像科研论文一样，研究者可独立完成。专利申请与预印本公开之间存在时间差，另外专利公开也需要专利局形式审查合格并在申请日后18个月公开。为此，迫切需求采取一定措施，平衡奖励创新和传播创新之间关系。新修正的《专利法》第24条远未达到这样的要求。法律规定，“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”可以提前公开，可以通过新颖性宽限期的享受优惠。但在其他状态下，则不能提前公开，法律效力的不完备导致研究者无所适从。在现有基础上再次实践，并依据存在的问题尽快修改相关规定，兼顾二者利益是专利法需要解决的主要问题。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010：153-169.

[2]陈悦，王智琦，刘则渊.预印本的学术影响力研究：以arXiv自存档论文为例[J].情报学报，2019（8）：815-825.

[3]解贺嘉，刘筱敏，景然.预印本平台bioRxiv影响力实证研究及建议[J].中国科技期刊研究，2019（11）：1218-1224.

[4]蔡妙芝，郭进京，赵嘉玮，等.突发公共卫生事件下生物医学电子预印本资源的作用及其启示[J].中华医学图书情报杂志，2020（5）：30-36.

[5]何苗.美日歐新颖性宽限期规定新发展及比较研究[C]//国家知识产权局条法司.国家知识产权局条法司专题资料汇编.北京：知识产权出版社，2013.

[6]徐楠楠，陈嘉威，刘谦.从泰根塞专家组报告看新颖性宽限期制度的国际趋势[J].中国发明与专利，2015（9）：96-100.