商标在先使用规则中应赋予在先使用人排他权的证伪

内容提要：理论界存在应否赋予商标在先使用人在原使用范围内排他权的争议。本文从“忽略了商标权人对在先使用人原使用范围的‘侵略”、“赋予在先使用人排他权必然撼动商标注册取得制度”以及“应先适用商标法解决商标在先使用问题”三个角度，论证在现有社会和制度环境下主张赋予在先使用人在原使用范围內排他权并不适用。但是，特定情形下可以赋予在先使用人一定限度的“排他力”，满足特定情形的要件应包括：商标在先使用成立;存在未经许可的第三人在商标在先使用人原使用范围内

使用商标权人商标的侵权行为;商标权人拒不履行其排他权利;第三人的侵权使用行为危害到在先使用人的合法利益。

关键词：商标;在先使用;第59条第3款;排他权

中图分类号：DF5233;D9234  文献标识码：A  文章编号：1001-148X（2021）03-0135-10

收稿日期：2020-10-21

作者简介：邓文（1992-），男，江西新余人，上海社会科学院法学研究所助理研究员，法学博士，研究方向：知识产权法。

基金项目：国家社科基金重大项目“驱动知识产权强国战略的职务发明制度研究”，项目编号：16ZDA076。

“商标在先使用”①之所以入法，是对在先使用人实际使用的确认，规则设立和维持的根本在于平衡在先使用人合法利益、商标注册权人利益以及相关公众不被混淆的公共利益三种利益关系。从《商标法》第59条第3款关于商标在先使用规则的具体规定来看，商标在先使用仅是法律赋予在先使用人一种消极对抗商标权人侵权请求的抗辩手段，在先使用人仅能在原使用范围内继续使用，并不具有在原使用范围内排除他人使用的排他权。但理论界同样存在观点认为应赋予在先使用人在原使用范围内排他权。此“排他权”是指，在先使用人在原使用范围内享有与商标权人同等的权利，其不仅可以在原使用范围内继续使用其在先商标，并且可以禁止包括商标权人在内的任何第三人在原使用范围内使用其在先商标，一旦发现在其原使用范围内存在任何第三人使用其在先商标的行为，在先使用人可以要求其停止使用，并主张相应的损害赔偿。

一、理论界存在应否赋予在先使用人排他权的争议

使用在先并产生一定影响的在先使用人能够援引商标在先使用规则对其自身合法利益进行保护，但对于在先使用人通过在先使用行为所产生的“合法利益”应否通过更为严格的排他权的形式予以保护，理论界存在争议。

（一）在先使用人不具有排他权

从本质上讲，“商标在先使用”是商标权权利限制的一部分，它是为平衡在先使用人利益与商标注册权人利益，而由法律拟制的一种权利限制或权利的例外。正是基于这种利益平衡的需要，在先使用人基于自己在先使用行为所产生的合法利益应予受到保护。商标在先使用规则之所以入法，核心在于商标法立法价值取向由原来单纯保护注册商标发展成保护注册商标专用权前提下重视对商标的“实际使用”。通过法律规定，允许在先使用并产生一定影响的使用人可在原使用范围内继续使用在先商标，在商标权人提出侵权请求时，在先使用人可以通过法律规定进行不侵权抗辩，实质就是对“实际使用”的确认，对使用形成的“自然状态”的保护，回应了商标法新的立法价值取向。

但是，对在先使用商标的保护不得动摇商标注册取得制度的根基。当前我国取得商标注册专用权的形式只能是通过注册，虽然对商标实际使用行为予以相应保护，但这种保护不能是通过授予独立实体权利的形式存在，否则使用与注册都能获得排他权，必定会对单一注册取得制造成冲击。基于此种考量，理论上一般认为在先使用人可在原使用范围继续使用其在先商标，但“商标在先使用”仅是一种消极对抗商标权人侵权请求的抗辩，或在先使用人被动防御的工具，并未赋予在先使用人在原使用范围内排除他人使用的排他权。

（二）应赋予在先使用人排他权的论证逻辑

部分学者从商标在先使用规则的具体规定与《反法》第6条第1项规则相冲突为视角，试图论证赋予在先使用人在原使用范围内排他权的应然性[1]，并沿以下论证逻辑证明其观点的正确性。

支持此观点的学者认为，除《商标法》对在先使用并产生一定影响的在先商标进行保护外，《反法》中同样存在关于未注册商标保护的相关规定[2-3]。1993年颁布实施的《反法》就明确对未注册商标予以保护②。虽然2019年新修订的《反法》对未注册商标进行保护规定的内容有所变化，但是其保护未注册标识的理论基础没有改变[4-5]。具体而言，是指商业标识通过使用达到一定知名度的要求，就具有了反法所保护的正当利益，他人擅自使用该商业标识，且容易造成相关公众混淆时，商业标识使用人就可以依《反法》第6条第1项之规定向法院主张申请排除第三人的使用。如此便意味着，在先使用并产生一定影响的在先商标，也满足“商业标识通过使用达到一定知名度”的要求，具有反法所保护的正当利益，同样可以主张反法予以保护。

既然在先使用并产生一定影响的在先商标，既可以通过商标在先使用规则规定主张在原使用范围内继续使用，又可以通过反法主张排除他人对其在先商标的使用，如此，便容易形成商标权利同反不正当竞争权益相冲突的局面。这种冲突具体表现在：若在先使用并产生一定影响的在先商标使用人向法院提出请求，要求依据《反法》第6条第1项的规定，排除商标权人的使用，法院应否支持在先商标使用人的主张？即法院应否根据在先使用人的反不正当竞争权益排除商标权人权利？再如，若存在第三人使用在先商标，且恰巧在在先使用人原使用范围内使用，此时商标权人当然可以依据商标法规定，出于维护其商标权利的目的，要求此第三人停止使用并赔偿损失;但在先使用人也可依据《反法》第6条第1项的规定，出于维护其反不正当竞争权益的目的，要求此第三人停止使用并赔偿损失。此时第三人应向在先使用人赔偿损害，还是向商标权人赔偿损失？从以上假设中，也反映出商标权利与反不正当竞争权益的冲突。

细言之，商标在先使用规则旨在平衡在先使用人利益与商标权人利益，为实现在先使用人合法利益与商标权人利益得以合理分割之目的，其规定在先使用人仅可在原使用范围内继续使用在先商标，并且权利人可要求其附加区别标识。但有学者指出，“商标在先使用规则只是形成了在先商标与商标权人注册商标共存的状态，而没有明确规定共存商标在禁止权与损害求偿权方面的沖突处理”[1]。依照对商标在先使用的理解，商标在先使用仅是权利的限制，或权利的例外规定，在先使用人仅有对抗商标权人禁止权的抗辩，而不具有请求法院禁止他人使用的禁止权，或向第三人请求损害赔偿的求偿权。不过并非所有的商标在先使用人都不得禁止他人使用，若在先商标的使用达到驰名的状态，其当然可以依照未注册驰名商标保护的规定阻止他人注册并使用。但是，事实上，如果存在第三人未经许可在在先商标知名度覆盖的地域范围内使用的情况，不仅商标权人可以依《商标法》维护其合法的商标权利，在先使用人也可以通过《反法》维护其正当竞争权益。不论是商标权利人，还是在先使用人，都可以请求法院禁止第三人使用该在先商标，且要求第三人赔偿相应损失。商标权人请求权的基础在于通过申请注册获准的商标权利，在先使用人请求权的基础在于通过对未注册标识使用产生知名度后获得的正当竞争权益。两者都存在正当的请求权基础。如此，便造成了基于注册制度而拟制的商标权就与基于使用制度而承认的反不正当竞争法益发生了冲突[1]。

从两法对商誉保护的视角，商标上所承载的商誉是商标法保护商标的基础[1]。在先商标之所以能够获得保护，在于在先使用人通过其诚实善意的劳动，形成了足够可供保护的利益，这部分合法利益即是指在先使用人通过使用行为形成的商誉，商标法之所以对在先使用人合法利益予以保护，就是因为此商誉的存在。道理相同，反法之所以对具有知名度的在先商标进行保护，就是因为在先商标之上承载着相应的商誉，而这部分商誉就相当于在先使用人的正当竞争权益，一旦他人侵犯，在先使用人当然可以依据反法的规定予以排除。商标注册制度是为宏观效率的目的而建立商标使用秩序，反法是为保护真实商誉而确立商业标志使用秩序，鉴于商誉保护在商标法上的重要地位，效率目的的价值追求必须为商誉保护做出足够的妥协。这就要求，在后商标注册人在在先使用人建立商誉的地域内不仅不能使用其商标，也不应享有请求权，该地域范围内的排他权应被完整地赋予在先使用人[1]。

基于以上的论证逻辑，学者指出，当前立法者对注册商标权的保护水平过高。“应当在商标在先使用规则中进一步增加对注册商标权的限制以更好地平衡各方利益，使得该规则更加公平和高效，以解决商标在先使用规则适用不足”[1]。这种限制指否定在后注册商标权人在原使用范围的排他权，而将排他权赋予给在先使用人。即赋予在先使用人在原使用范围内排他权：在先使用人在原使用范围内享有与商标权人同等的权利，其不仅可以在原使用范围内继续使用其在先商标，并且可以禁止包括商标权人在内的任何第三人使用其在先商标，一旦发现在其原使用范围内存在任何第三人使用其在先商标的行为，在先使用人可以要求其停止使用，并主张相应的损害赔偿。

概而言之，理论上一般认为，商标在先使用仅是一种不侵权抗辩，在先使用人仅可就其在先使用产生的合法利益予以保护，在原使用范围内继续使用，而不享有其它任何权利。但同样有观点认为，从商标权利与不正当竞争权益冲突的视角，应支持在先使用人在原使用范围内享有排他权。关于商标在先使用规则中在先使用人是否享有排他权依然存在争议。

二、域外关于赋予在先使用人全部排他权的规定及比较

从域外关于商标在先使用具体立法规定或判例来看，域外多数国家或地区一般将商标在先使用认定为仅是一种消极对抗商标权人侵权请求的抗辩，在先使用人仅能在原使用范围内继续使用，并不具有在原使用范围内排除他人使用的排他权。例如我国台湾地区“商标法”将商标在先使用规定在第36条“商标权效力之限制”，即是将商标在先使用视为对商标权权利的一种限制，而且从其具体内容规定来看，在先使用人仅能在原商品或服务类别继续使用在先商标，不存在任何排他权利，也无权禁止他人对其在先商标的使用③。《韩国商标法》第57条第3款同样规定，符合商标在先使用的先使用人可在其商品上继续使用其在先商标，而未赋予在先使用人其它权利④。《瑞士商标法》中要求在先使用人仅能在现有程度内继续使用⑤，在先使用人仅可在商标权人对其提出主张时被动防御，并只能在现有程度内继续使用其在先商标，同样是对抗商标权人禁止权的手段，属于商标权权利限制范畴。虽然《日本商标法》将商标在先使用规定在权利部分，而非权利的限制部分，但是除了早期有部分日本学者认为商标在先使用应被定性为“民事权利”以外，现今学者基本一致地认为在先使用人不能依凭商标在先使用获得“权利”⑥[6-7]其仅可依凭商标在先使用进行抗辩，而不具有排他之权利。总体而言，从域外大多数国家或地区对商标在先使用的具体规定来看，将商标在先使用视为商标权权利的限制，仅仅具有被动的抗辩效果，而不具有积极的排他效力或排他权，应是基本达成了共识。

然而，同样存在部分国家认可在先使用人在原使用范围内具有排他权的情形。

（一）欧盟附前提认可在先使用人排他权

欧盟商标制度对于如何协调在先使用人利益与在后商标注册人权益同样作了相应安排。《欧盟商标条例（European Union Trade Mark Regulation）》第92条中规定，注册人在申请商标注册时，不得损害他人在先取得的权利，此是为确保在先使用人通过合法手段取得的在先权利不被损害而制定的规则，与我国《商标法》第32条前段“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”这一权利冲突条款的规定类似，也与《TRIPS协议》第161条的规定大体一致⑦。

另外，《欧盟商标指令（European Union Trade Mark Directive）》中规定，如果欧盟成员国国内的法律承认在先使用标志在局部地区的权利，则在后注册的商标权人无权禁止该在先使用标志在该局部地区的继续使用⑧。该规定意指在欧盟成员国内，根据其成员国内的法律在先使用标志享有特定的权利，如成员国内法律既承认商标权，也承认商号权的存在，此时在后注册的欧盟商标权人无权禁止该在先标志如商号权在该成员国内继续使用。除此之外，在《欧盟商标指令》第6章第2节中规定：“如果成员国法律允许，效力仅及于局部地区的在先权益所有人，有权禁止在后注册的欧盟商标在该局部地区进行使用”⑨。如此表明，在成员国法律允许的前提下，在先标识的使用人可以禁止在后注册权人在其使用范围内使用，即在先使用人拥有排除包括在后注册权人在内的任何第三人对其在先商标进行使用，在先使用人拥有在原使用范围内的排他权。

但是，本文认为，根据《欧盟商标指令》的规定，赋予在先使用人拥有在原使用范围内排他权的前提是“成员国法律允许”，若不存在此前提，在先使用人也仅可在原使用范围内继续使用，而无禁止或排他的权利。《欧盟商标指令》之所以设定此例外规定，主要原因在于欧盟内部成员国众多，各成员国内部商标制度并不完全相同。绝大多数成员国采注册取得制，但少部分成员国坚持商标使用取得制，或商标混合取得制，在后两种商标取得制度之中，在先使用人可以依据在先使用行为获得商标权，如此在成员国法律允许前提下，在先使用人当然可以在原使用范围内获得如商标权同等的排他权的权利。甚至，部分成员国还认可“商号权”等标识权利的存在，若在后注册的欧盟商标权人进入该成员国后，发现其在后注册商标同成员国内已经在先使用并存在的商号权这一在先权利相冲突，在成员国法律允许前提下拥有商号权的在先权利人当然可以排除在后注册商标权人的权利，禁止其商标在其使用地域范围内使用。

从上文分析可知，欧盟附前提地认可在先使用人在原使用范围内排他权，但前提是需要成员国法律的允许。而成员国法律允许的主要原因在于，根据成员国法律的规定在先使用标识可以获得权利，在先权益人依照该在先权利的存在而排除在后注册人对该标识在原使用范围内使用。

（二）英国通过反假冒诉讼认可在先使用人排他权

在英国，对在先使用人合法利益保護上，在先使用人既可以寻求商标法对其合法利益进行保护，也可以通过反假冒诉讼的方式排除他人使用，对其合法利益进行保护[8]。当在先使用人依据反假冒诉讼的方法起诉商标权人时，能否排除注册商标权人对其商标的使用，英国上诉法院在“hotpick”商标纠纷案⑩中做了明确说明。审理法院先是对在先使用人是否已经形成了可供保护的合法利益进行考察，认定在先使用人通过其在先使用行为形成了可受保护的商誉，可以主张通过反假冒诉讼排除他人对其在先商标的使用，被告商标权人在其使用地域范围内的使用行为也应当排除。被告商标权人抗辩称，法律对其通过注册获得注册商标专用权的保护，应优先于在先使用人通过在先使用形成的竞争权益的保护，即使在先使用人通过在先使用形成竞争权益的时间早于其商标注册的时间。但是，被告的这种主张被审理法院否定。审理法院认为，除非被告形成的注册商标专用权早于原告通过商标使用行为形成的竞争权益，否则原告基于在先使用行为形成的竞争权益应是优先于商标注册权人权利的，“申请注册的商标可以因为违反保护未注册标志的法律而被禁止”B11。

因此，在英国，在先使用人通过其在先使用行为形成的竞争权益是可以用来限制在后注册人权利的。主要原因在于，在先使用人可以通过反假冒诉讼的手段排除在后注册商标权人在其原使用地域范围内的使用。换言之，也就相当于认可在先使用人在原使用范围内可以排除包括商标权人在内的任何第三人的使用，即在先使用人在原使用范围内享有排他权。

但需注意的是，与我国采单一注册取得制不同，英国对商标权的取得采混合取得制，意味着使用与注册均可获得商标权。依照上述取得模式，商标获准注册后，于合理期间内，他人可以依照在先使用向相关部门申请撤销该注册商标，并依照先使用行为获得商标权。只有在合理期间过后，该注册商标的权利状态才趋于稳定[9]。质言之，对于采商标混合取得制的英国来说，在先使用人可以凭借其在先的使用行为获得商标权利，从而排除他人使用，其存在在先使用人排除商标权人使用的基础。我国采单一的商标注册取得制，使用不能获得商标权，在先使用人通过商标在先使用可继续使用其在先商标，但这种继续使用无法上升到“权利”范畴。如果参照英国法院的判例，很容易将我国商标权原始取得陷入“注册取得”与“混合取得”混用的矛盾局面。

三、赋予在先使用人在原使用范围内排他权的证伪

根据前文对“排他权”的定义，其是指“在先使用人在原使用范围内享有与商标权人同等的权利，其不仅可以在原使用范围内继续使用其在先商标，并且可以禁止包括商标权人在内的任何第三人在原使用范围内使用其在先商标，一旦发现在其原使用范围内存在任何第三人使用其在先商标的行为，在先使用人可以要求其停止使用，并主张相应的损害赔偿”。本文认为，在现有社会和制度环境下，主张赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”并不适用。商标在先使用的性质并非“权利”，其仅是一种不侵权的抗辩手段，在先使用人仅可就其在先使用产生的合法利益主张抗辩，而在原使用范围内继续使用，但不享有任何权利。

（一）忽略了商标权人对在先使用人原使用范围的“侵略”

诚如前文所述，之所以理论界有学者主张赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”，一部分原因是在先使用人通过其在先使用行为在原使用范围内形成了“一定影响”，在“一定影响”范围内形成了依凭在先使用商标区分商品或服务来源的相关公众，基于对这部分相关公众所产生公共利益的保护，而主张赋予在先使用人原使用范围内“排他权”。除此之外，还包括商标在先使用人在“一定影响”范围内形成了可供保护的商誉，并在事实层面在后注册商标很可能未在该地域内建立商誉[1]，基于对在先使用人于“一定影响”范围内商誉的保护赋予其在原使用范围内“排他权”。

本文认为，上述主张忽略了商标权人对在先使用人原使用范围的“侵略”。即使按照其观点，在事实层面在后注册商标很可能未在该地域内建立商誉，该地域内商誉的形成完全由在先使用人创造，不过在先使用人继续使用的地域范围不得扩大，仅能限于原使用范围。但是，商标权人对其商标的使用地域是不受限制的。即使禁止商标权人在在先使用人原使用范围内使用其商标，随着商标权人对其商标的持续使用，其商标影响力辐射的范围是在不断增大的，未来其商标的影响力总是能进入在先使用人原使用范围之内。换言之，在后注册商标在在先使用人原使用范围内影响力的形成，可以完全不基于在后注册人在此范围内的使用。也即商标权人对在先使用人原使用范围造成了“侵略”，这种“侵略”的形成完全基于商标权人可以在全国范围内B12使用这一合法途径。因此，即使赋予商标在先使用人在原使用范围内“排他权”，一定程度上也难以避免未来商标权人在此原使用范围内形成商誉，而且同样存在会造成此地域范围内相关公众产生混淆的可能，甚至导致该原使用范围内相关公众认为在先使用人使用的商标是假冒商标的误会，反而可能损害在先使用人的合法利益。

（二）赋予在先使用人排他权必然撼动商标注册取得制度

学者主张赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”并不会撼动商标注册取得制度的原因在于：对在先使用人的保护完全依赖于商标实际使用，对于在先使用人而言，其每一次主张在原使用范围内“排他权”，都需要提供完整的商标使用证据，一旦其提供的商标使用证据存在瑕疵，其排他权利就无法得到支持;但是，对于商标注册权人来说，其权利的获得仅需要完成向商标局的申请注册，权利行使只需要核准注册证书。“从主张权利保护的难度来说，通过注册获得保护仍然是最有效的方式”[1]。对于普通公众来说，相对于保留完整的使用证据，其当然会选择更为便捷的“注册”途径去对自己的商标权进行保护。因此，予在先使用人在原使用范围内“排他权”，并不会对商标注册取得制度造成有效冲击。

但本文认为，尽管知识产权观念已经深入人心，不过普通公众对知识产权的理解仍然停留在简单层面。例如普通公众知晓“专利需要申请才能获得保护”“商标需要注册才能获得保护”“自己独立创作的作品能够获得著作权保护”，但是对于具体规则的设置并不清晰，除非专门咨询过从事知识产权事务的人员。如果赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”，很可能会使普通公众认知形成这样一种误区：“商标并非需要注册才能获得保护，通过自己的使用也可以获得保护”。之所以会形成这种认识误区，主要原因在于普通公众不会去理解规則的具体设置，而仅会从简单记忆的方法认识法律制度。而且普通公众形成“通过自己的使用也可以获得保护”这种认识误区的原因还在于，即使普通公众知晓使用需要达到“一定影响”，但在先使用中对“一定影响”的要求是较低的，从普通公众心理期待出发，其在准备开展商业经营活动时，一般不会认为自己使用的商标影响力连乡镇范围都辐射不到，而无法满足“一定影响”的要求。因此，在当前社会环境下，限于普通公众的认知水平，认可赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”极大可能使普通公众产生“通过自己的使用也可以获得保护”的认识误区，当然会撼动当前的商标注册取得制度。

仅从理论上来说，赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”，意味着在先使用人可以禁止包括商标权人在内的任何第三人使用其在先商标，并且主张损害赔偿，在原使用范围内在先使用人基本实现了与商标权人一样的权利，实质是承认在先使用人通过“使用”行为获得了商标权。我国采单一注册取得制，在该取得模式下，唯有注册才可取得商标权，使用是不能获得商标权的。之所以设立注册取得制，目的在于建立一个完整的商标公示体系，便于国家对商标统一管理的同时，他人也可以通过公示体系预先查询到商标注册情况，从而避免不必要的冲突与纠纷。如果承认通过“实际使用”可以获得商标权，实质破坏了商标注册制度的功能。因为一般情况下，他人是难以通过简单检索的方式获知该商标已被他人使用的，即使法律要求使用人应对其使用的商标予以备案公示，也难以因为使用人未进行备案公示而直接排除其权利。如此，市场上可能同时存在商标注册取得与商标使用取得两种并存的商标权取得方式，反而造成市场混乱。诚如有学者所言，“过分强调实际使用的作用，甚至通过实际使用否定商标专用权的法律效力，实质上是放弃法律的行为导向和型塑社会秩序的功能，不但对商标法律秩序体系造成冲击，也不利于市场经济的稳定”[10]。现有环境下，商标注册取得制度仍是商标权获得的根本，承认在先使用人通过“使用”获得商标权必定会撼动商标注册取得制度，给商标法律秩序体系带来不利影响。

回顾前文，从域外大多数国家或地区对商标在先使用的具体规定来看，将商标在先使用视为商标权权利的限制，仅仅具有被动的抗辩效果，而不具有积极的排他效力或排他权，应是基本达成了共识。虽然同样存在部分国家认可在先使用人在原使用范围内具有排他权的情形，如欧盟附前提认可在先使用人在原使用范围内排他权，但是其前提是“需要成员国法律的允许”，而成员国法律允许的主要原因在于，根据成员国法律的规定在先使用标识可以获得权利，在先权益人依照该在先权利的存在而排除在后注册人对该标识在原使用范围内使用，而我国不存在类似规定。再如英国通过反假冒诉讼认可在先使用人在原使用范围内排他权，但是需注意的是，与我国采单一注册取得制不同，英国对商标权的取得采混合取得制，意味着使用与注册均可获得商标权，不存在动摇商标取得制度的问题。

因此，出于维护商标注册取得制度体系的需要，在现有社会和制度环境下，不应赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”。

（三）应先适用商标法解决商标在先使用问题

《反法》主要调整的是不正当的商业竞争行为，《商标法》主要解决涉商标权的法律争议，两者规制思路与规制路径截然不同。但是，在涉及商业标识的混淆和侵害他人商誉的行为上，两者都可以对其予以规制。从立法及司法实践来看，商标法在对商业标识进行保护时，对反法并不排斥。比如，只有在他人存在使用商标的客观事实时，商标权人才可以寻求商标法对该侵权行为予以规制，但是如果他人将商标作为企业字号使用，此时根据商标法规定，若他人行为构成不正当竞争的，商标权人可以寻求反法对其合法权益进行维护B13。

但是两者并不存在适用冲突。德国著述中的通说和判例都认为，在涉及商业标识的混淆和侵害他人商誉的行为上，反法与商标法都可以适用，但是反法不得损害商标法的主要原则。尤其是在商标问题上，只有当商标法缺乏明确规定时，才有适用反法对相关行为予以规制的可能[11]。因此，商标法与反法的关系，表现为竞合关系和补充关系，竞合关系排除了两法交叉存在的可能。德联邦最高法院认为，“适用反法予以补充规制的前提在于，存在因缺乏商标侵权构成要件，且商标法无法规制的符合不正当要件的行为”[12]。反法可责难性的行为应是商标法无法规制，且造成相关公众产生混淆或他人商誉受损的不正当竞争行为[13]。换言之，反法规范的是不正当的模仿和假借商誉的行为，涉及商标财产侵权的只能由商标法予以规制，只有在商标法无法规制时，才能由反法予以补充。我国台湾地区“商标法”也有相似规定。在搭借他人商誉的纠纷案中，审理法院认为，若被控侵权人存在商标性使用行为，并且这种使用行为导致相关公众发生混淆，此时当然应由商标法予以规制。若被控侵权人的行为难以被认定构成商标使用，不属于商标性使用行为，此时应观察被控侵权人的行为是否具有不正当性，比如存在通过贬低商标权人商标，从而抬高自己商标价值，不当增加自身交易机会的行为等，才可以适用反法予以规制[13]。

从商业标识保护的立法体系来看，商业标识不仅包含商标，而且还包括商号、地理标志等所有能够区别商品或服务来源的标记。而在现有商标法保护体系下，其仅对商标法律问题予以规制，而对于其它商业标识的保护，主要还是通过反法的形式。即使在德国，其也仅将商业名称和产地来源标志与商标同等保护，其它商业标识包括商业外观等也仍由反法进行保护[14]。由此来看，对于特别法封闭性保护的商业标识，如商标，不应通过反法进行保护;而对于不存在特别法封闭性保护的其它商业标识，若构成不正当竞争行为，则应主张适用反法。

因此本文的理解是，能够通过商标法解决的问题，尽量不要适用反法。按照此适用逻辑，对于在先使用人使用的在先商标的保护，商标法中有极为明确的界定，应先适用商标法解决商标在先使用问题。

四、特定情形下赋予在先使用人一定限度的“排他力”

在先使用人通过诚实善意的劳动创造的合法利益，可以依凭商标在先使用规则予以侵权抗辩，在先使用人可以在原使用范围内继续使用其在先商标。但是在当前商标法立法体系下，对在先使用人合法利益的保护并不全面。在先使用人仅能对抗商标权人禁止权，但若存在未经许可的第三人在商标在先使用人原使用范围内使用商标权人商标的侵权行为，且商标权人拒不履行其排他权利的情况下，在先使用人的合法利益难以得到保障，因为如前论述，在先使用人不具有“排他权”。但立法设立商标在先使用规则的初衷，在于平衡在先使用人利益与商标权人利益，规则的立法本意在于维护在先使用人合法利益与商标权人的合法权益，任何一方的利益受到损害却无法获得救济时，都属于偏离立法本意。因此，本文建议，为维护商标在先使用人合法利益，实现规则设立的立法本意，在特定情形下有必要赋予在先使用人一定限度的“排他力”，以保障自身合法权益不受损害。

（一）赋予在先使用人一定限度“排他力”具有合理性

商标在先使用仅是一种被动的抗辩手段，即只有在商标权人向在先使用人提出侵权请求时，使用在先并产生一定影响的在先使用人才可以依据商标在先使用规则予以抗辩。在先使用人依凭商标在先使用规则仅可在原使用范围内继续使用，而不具有积极的排他权能。但是，之所以赋予在先使用人对抗商标权人禁止权的手段，关键在于在先使用人通过善意的在先使用行为在一定地域范围内形成了合法利益或商誉，这种合法利益或商誉是在先使用人寻求保护的基础。但是现有商标立法体系下，对在先使用人形成的这种合法利益或商誉的保护并不全面，在某些特定情形下，如不赋予在先使用人一定限度的“排他力”，商标在先使用人的合法利益或商誉将遭受巨大损失。这种特殊情形是指：存在未经许可的第三人在商标在先使用人原使用范围内使用商标权人商标的侵权行为，且商标权人拒不履行其排他权利的情况下，在先使用人无法通过商标在先使用规则或商标法具体规定获得保护。

特定情形下赋予在先使用人一定限度的“排他力”，具有合理性。但必须要说明的是，此处的“排他力”并非“排他权”。此处的“排他力”仅是指在某些特定情形下，商标在先使用人可以向法院请求排除第三人侵害其合法利益或商誉的行为。

之所以认定其具有合理性，主要原因在于：首先，之所以对商标在先使用进行保护，就是因为在先使用人通过在先使用行为形成了足够的可供保护的合法利益。这种凝聚了无差别人类劳动的合法利益应该受到法律的保护。当这种合法利益受到侵害时，应通过相应的法律手段将这种侵害予以排除。其次，这种“排他力”只能限于特定情形下行使。按照现行商标法关于商标在先使用规则的具体规定，在先使用人在维护其合法利益时可能会陷入困境。譬如，假设商标权人长时期在长三角一带开展经营活动，其影响力范围主要辐射长三角地区，且商标权人暂时未有进一步扩大生产规模的想法。在先使用人的“原使用范围”限于陕西西安一市。此时若存在第三人同样在西安一市使用该在先商标，依照现行商标在先使用规则的规定，在先使用人不具有“排他权”，拥有排他权的只能是商标权人。在在先使用人已经通知商标权人存在第三人侵犯其商标权的情况下，商标权人出于目前自己经营范围仅限于长三角地区的考量，并未对第三人采取任何法律措施，漠视或者明确拒绝在先使用人的请求。如此一来，第三人在西安市对在先商标的继续使用行为将继续损害在先使用人的合法利益。对在先使用人而言，其可以利用反法关于未注册标识保护条款向法院提起诉讼，但正如前文所言，“能够通过商标法解决的问题，尽量不要适用反法”，“涉及商标财产侵权的只能由商标法予以规制，只有在商标法无法规制时，才能由反法予以补充”，事实上完全可以通过商标法的规定，赋予在先使用人一定限度的“排他力”，允许商标在先使用人向法院请求排除第三人侵害其合法利益或商誉的行为，以维护其合法利益。最后，特定情形下赋予在先使用人一定限度“排他力”的规定并不复杂，相反还有具体规则可以参照。在排他许可使用合同中，商标权人与其被许可人均可以使用注册商标，当侵权行为发生时，商标权人可以单独提起诉讼，同时被许可人与商标权人也可以作为共同原告一起提起诉讼;如果商标权人因某种原因一直不提起诉讼，或在被许可人通知下明确拒绝被许可人的要求不提起诉讼，此时应当允许排他使用的被许可人可以自行提起诉讼，以維护其合法利益[15]。赋予在先使用人一定限度“排他力”同样可以参照此规定，当商标注册权人因某种原因不起诉时，出于维护在先使用人合法利益的需要，允许商标在先使用人向法院请求排除第三人侵害其合法利益或商誉的行为，以避免其损害进一步扩大。

但是本文仍然强调，赋予商标在先使用人的是一定限度的“排他力”，而非“排他权”。即，允许商标在先使用人向法院请求排除第三人侵害其合法利益或商誉的行为，但在先使用人并不存在禁止权、损害赔偿请求权等。因为从实然法的角度来看，商标在先使用仅是一种不侵权的抗辩手段，而非法律拟制的权利，出于保护在先使用人合法利益的需要，可以赋予其排除非法侵害的请求，但“禁止权”“损害赔偿请求权”均涉及“权利”的范畴，不应被赋予，否则有违商标在先使用的性质。

（二）赋予在先使用人一定限度“排他力”应满足的要件

需再次强调的是，“排他力”并非“排他权”，商标在先使用人可以向法院请求排除第三人侵害其合法利益的行为，但是需要“特定情形”下方可行使。在运用该规则时，要特别审慎对“特定情形”的考察，否则极有可能构成对商标注册权人权利行使的妨碍，威胁商标注册取得制度。

1前提要件：商标在先使用成立。商标在先使用成立是赋予商标在先使用人一定限度的“排他力”的前提要件。并非任何在先使用人都可以向法院请求“排他”，只有在在先使用人向法院证明，其符合商标在先使用规则构成要件的前提下，才可以请求排除第三人侵害其合法利益的行为。即应存在“使用在先”行为，并通过“使用在先”在商标申请注册之日前达到“一定影响”的程度，属于“同种或类似商品上使用相同或近似商标”的情形，且在先使用人主观上为善意。任何一个要件不具备，在先使用人都不可向法院主张该请求。

2事实要件：存在第三人在原使用范围内使用商标权人商标的侵权行为。存在第三人在商标在先使用人原使用范围内使用商标权人商标的侵权行为，应是赋予商标在先使用人一定限度的“排他力”的事实要件。需要明确的是，此处的第三人并非商标权人，同样也不是商标权人的业务承继者，或获得商标权人独占、排他或普通许可的被许可人。但仅与商标权人存在一定业务往来关系的第三人不在此列。究其原因在于，第三人应是无任何正当理由使用商标权人商标的主体。同时，第三人的全部或部分使用行为需要发生在商标在先使用人原使用范围之内，对于原使用范围的界定，前文已有具体规则。对于超出在先使用人原使用范围之外的部分，在先使用人并无任何手段对其进行约束，因为在先使用人所能保护的合法利益仅及于“原使用范围”内。

3通知要件：商标权人拒不履行其排他权利。商标在先使用人要行使一定限度的“排他力”，必须在其通知商标权人且商标权人用沉默或明确拒绝的方式表明其不会履行排他权利后方可行使，应可将其认定为赋予商标在先使用人一定限度的“排他力”的通知要件。在商标注册取得制度下，真正拥有排他权的只可能是商标注册权人，只有当商标注册权人以沉默或明确拒绝的方式，表明其不履行该排他权利时，为维护合法利益的需要赋予在先使用人一定限度的“排他力”。赋予商标在先使用人一定限度的“排他力”正是基于商标权人怠于行使其注册商标专用权的前提下，为保护在先使用人通过在先使用行为形成的合法利益而设定的特殊规则。

但需注意的是，此处的通知应要求是书面通知。商标权人以沉默方式表示拒绝则指的是“一定合理期限内”商标权人未予回复（正常可以设定为三个月），或虽然回复会采取相关措施但一直未见采取的情形，且在先使用人必须在向法院提出排除第三人侵害其合法利益行为的请求时，清晰举证商标权人存在以沉默或明确拒绝的方式拒绝履行其排他权利的行为。

4结果要件：第三人的侵权行为危害到在先使用人合法利益。第三人的侵权使用行为危害到在先使用人的合法利益是赋予商标在先使用人一定限度“排他力”的结果要件。在先使用人必须向法院证明，未经许可的第三人，在其原使用范围内进行的侵权使用行为确实危害到其合法利益，如第三人在其原使用范围内在相同商品上大量使用在先商标使在先使用人利益蒙受损失等，且还须论证第三人的侵权使用行为与在先使用人合法利益受到损害之间存在必要的因果联系，在先使用人才可以向法院请求排除第三人的妨害或侵害行为。

括而言之，在特定情形下，可以赋予在先使用人一定限度的“排他力”，这种特定情形应满足四个必备要件：第一，商标在先使用成立;第二，存在未经许可的第三人在商标在先使用人原使用范围内使用商标权人商标的侵权行为;第三，商标权人拒不履行其排他权利;第四，第三人的侵权使用行为危害到在先使用人的合法利益。

五、结语

综上，本文认为，符合商标在先使用规则构成要件的在先使用人，仅可在原使用范围内对在先商标继续使用，并不具有在原使用范围内排除他人对其在先商标予以使用的排他权。就现有商标制度环境而言，主张赋予在先使用人在原使用范围内“排他权”的观点并不正确。但是，出于对特定情形下在先使用人合法利益的维护，可以建议增设相关规则，在特定情形下赋予商标在先使用人一定限度的“排他力”。

就此议题进一步延伸而言，虽然《商标法》第59条第3款规定了在先使用并产生一定影响的使用人可以寻求立法保护，但商标在先使用规则并不仅是立法规定的内容。立法仅是确定了何种条件下在先使用人可以寻求法律保护，并且规定了在先使用人的行使限制，但实则商标在先使用问题十分复杂。之所以如此认为，是因为商标在先使用不仅牵涉到商标使用主义与商标注册主义的冲突，还涉及在先使用人利益、商标权人利益以及社会公众的公共利益之利益平衡问题。对商标在先使用规则研究的不到位，有可能导致商标的使用难以发挥其应有价值，或过分强调在先商标使用保护导致动摇注册取得制度根基。除此之外，若在先使用人利益、商标权人利益以及社会公众的公共利益之边界划定不清，将直接有违商标立法之目的与宗旨。这也是学者长期以来探究商标在先使用问題的原因。应从商标在先使用存在的理论基础出发，厘清纠正理论与实践中关于商标在先使用规则理解与适用中存在的种种争议，形成系统、科学、合理的商标在先使用规则。

注释：

① 需注意的是，从在先使用的未注册商标保护周延性来看，当前其仅能依《商标法》第13条第2款、第15条、第32条后段、第59条第3款以及《反法》第6条第1项构筑的规范群，获得一定程度的“兼顾性”保护。但《商标法》第13条第2款是关于未注册驰名商标保护的规范，对未注册驰名商标的相关保护规则已相对完善;《商标法》第15条是关于代理人抢注在先使用商标的规制，法律规定相对明确，不易产生分歧与争议;须做出说明的是，本文关于商标在先使用规则研究的法律根据为《商标法》第59条第3款。

② 尽管由于法条用语的局限性，法院很多时候需要把商标认定为商品名称或装潢。比如，参见最高人民法院（2007）民三监字第15-1号民事裁定书;另见最高人民法院（2007）民三监字第37-1号民事裁定书。

③ 参见台湾地区“商标法”（2011年6月29日修正）第36条第3款：“在他人申请商标注册日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者，不受他人商标权之效力所拘束。但以原使用之商品或服务为限;商标权人并得要求其附加适当之区别标示”。

④ 《韩国商标法》第57条第3款：1在同一种或类似的商品上使用与他人已注册的商标相同或近似的商标，且符合下列全部要件的人（包括承继其地位的人），有权在其适用的商品上继续使用该商标：（1）在他人申请注册该商标之前，该人已经在国内开始使用此商标，却没有故意从事不正当竞争的意图而持续使用该商标;（2）依照前第一项在先使用人使用其商标的结果，使得国内消费者，在他人申请注册商标之际，已知晓在先使用人的商标是表示具体个人商品的商标。2商标权人或专有使用权人可以要求在先使用人在其商品上做出适当的标记，以防止在自己的商品与在先使用人的商品之间产生对商品来源的误认或混淆”。参见《十二国商标法》翻译组十二国商标法[M].北京：清华大学出版社，2013.

⑤ See Article 141 of Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source： “The proprietor of a trade mark may not prohibit another person from continuing to use a sign to the same extent as already previously used prior to the filing of the application”

⑥ 代表性的学者包括纲野诚，丰崎光卫，小野昌延等。

⑦ See Regulation （EU） 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark

⑧ See Directive （EU） 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States relating to trade marks See Annette Kur & Martin Senftleben， opcit，p435

⑨ See Article 138 of Regulation （EU） 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark

⑩ See Inter Lotto （UK） Ltd v Camelot Group plc [2003] LLR699， para31

B11  UK Trade Marks Act 1994， sec5， cl4

B12 此處所指“全国范围内”应不包括在先使用人“原使用范围”。

B13 参见《商标法》第58条：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。

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The Falsification of the Prior User Should be Given Exclusive Right  of Trademark

Prior Use Rule

DENG Wen

（Institute of Law，Shanghai Academy of Social Sciences， Shanghai 200001， China）

Abstract：There is a debate in the theoretical field as to whether the prior user should be given exclusive right within the original scope of use. This paper argues that under the current social and institutional environment， it is not applicable to give the prior user exclusive rights in the original scope of use from three perspectives： “ignoring the trademark owner′s invasion of the prior user′s original scope of use”， “giving the prior user exclusive rights will inevitably shake the trademark registration and acquisition system” and “applying the trademark law first to solve the problem of trademark prior use”.However， under certain circumstances， the prior user can be given a certain degree of “exclusive force”， and the requirements to meet the specific circumstances should include： the prior use of trademark is established; the third party without permission uses the trademark of the trademark owner within the original use scope of the prior user of the trademark; the trademark owner refuses to perform his exclusive right; the third party′s infringement of rights and interests endangers the legitimate interests of the prior user.

Key words：trademark; prior use; Article 59 （3）; Exclusive Right

（責任编辑：李江）