局部外观设计的侵权判定

胡恒瑞

摘 要：2015年国家知识产权局公布了《专利法》第四次修改草案的征求意见稿，意见稿中提到允许设计者对产品某一个局部外观作出创新性设计—即承认对局部外观设计的保护。局部外观设计立法在即，作为一种制度，仅有宣示性的条款是不够的，更需要有救济规定与其相互配合。文章拟借鉴局部外观设计之滥觞—美国的侵权判定经验，以明确我国“整体观察、综合判断”和“创新标准”的关系。

关键词：局部外观设计;侵权判定;创新标准;美国专利

在2017年的专利法第四次全面修改工作中，公开征求意见的《专利法修订草案（送审稿）》建议在专利法第2条第4款中引入对局部外观设计的保护。局部外观设计（partial design），是指对产品局部的形状、图案、颜色或其组合以及在产品整体所在的位置而做出的能够带来美感的新设计。在我国目前的司法实践中，适用于外观设计的侵权判定标准为“整体观察、综合判断”原则，该原则强调设计和产品整体在视觉和感官上的关系，当局部不能在整体中占据显著地位时，则不会判定侵权，这对于大多数情况对原设计的局部作出改良的创造者来说是不利的。无救济就无权利，由于我国目前并未明确将局部外观设计纳入外观设计的保护范围之内，所以需要借鉴域外经验，以期为我国局部外观设计的保护带来新的思路并避免走入可能会出现的误区。

1    回顾：我国的外观设计侵权判定思路与争议

由于我国目前并未完全承认局部外观设计在专利法中的地位，故权利人在申请时只能将局部包含在整体产品中去申请整体外观设计，所以对外观设计现有侵权判定标准进行分析，在侵权判定中，局部可能只是作为整体的一个设计要点进行侵权比对的参考。由于我国现阶段并未引入局部外观设计的保护制度，在将其引入之后现有的整体外观设计的侵权保护制度是否能继续适用于局部外观设计侵权判定中，值得思考。目前，我国外观设计在司法实践中的侵权判定标准来自于最高院的司法解释，司法解释的第9、10、11条分别规定了产品类别确定、一般消费者视角和“整体观察、综合判断”的比对标准。其中根据第11条第二款的立法意思，尽管可将该产品局部的设计视为其设计要部，但该局部只有在能够达到影响产品整体视觉效果的情况下才不会被认定为侵权，局部的设计有大有小，因設计者而异。但此种判定方法在司法实践中也具有一定的不确定性，如在“浙江万丰公司案”中，涉案专利是一种“摩托车车轮”的外观设计，该案中，创新部分是辐条的意见较为统一，而到底能否对整体视觉效果造成什么影响，却分歧较大，且不论是法院还是复审委，虽在裁判文书中都明确注明了适用的方法为“整体观察、综合判断”，但得到的结果却是大相径庭。除司法实践中的判决出现部分前后否定之外，学界对于侵权判断标准也是众说纷纭，代表性意见主要有混淆模式、创新标准。

混淆模式最初见于最高院1999年的公报案例—富士宝家用电器案，涉案专利是一种自动电加热水瓶的外观设计，一审法院认为，在将两个产品的重要部位进行对比和整体观察之后可以得出二者的设计易于使一般消费者在视觉上产生混淆的结论，故应该被认定为相近似。反对混淆模式的观点主要理由为，该模式将外观设计中的混淆和商标法中的混淆混为一谈，是对外观设计立法原意的误认。创新标准，指在判断两外观设计是否侵权时，被控侵权产品的创新内容是关键，即是否包含授权外观设计中的创新内容，且这种内容是一般消费者在正常使用状态下能够捕捉到的。认可的观点理由在于相对于以往的标准，这种判断标准由于其将视角锁定在了创新的部分而体现了对外观设计产品的行业和现状的关注，同时更能体现以鼓励创新为目的的外观设计保护，以及更能保护设计空间较小的局部外观设计。目前我国在局部外观设计方面，走在前列的是GUI（图形用户界面设计）的侵权判定，但其重点在于产品种类的确定，对于相同或近似性判定，采用的依旧是“整体观察、综合判断”标准。且GUI由于其外观画面处于变化状态，其相同或近似判定的经验也不能直接适用于基本的具有产品载体的一般性局部外观设计中，所以域外经验，尤其是来自于局部外观设计之滥觞—美国的经验就尤为重要。

2    梳理：美国局部外观设计的判定思路

美国的专利法中对于外观设计（designs）保护的规定较为笼统，仅仅体现在美国《专利审查手册》第171条这样的宣示性条款中，规定为制造产品而创造具有新颖性、独创性的外观设计的，可以依照本法的条件和要求申请专利。外观设计专利除另有规定外，适用本法发明专利的规定。早期的美国并没有将外观设计的保护延伸至局部，但法院在早期的判决中体现了一些保护局部外观设计的想法，直到20世纪80年代的Zahn案。在该案中，Hajo Zahn于1976年提交了一份关于电钻钻头柄的专利，并且在申请文件中将钻头以点断线的方式画出，将钻头柄以实线的方式画出，以此请求对以实线方式标注的部分予以保护。但该种申请方式被美国专利与商标局（USPTO）和美国专利商标局上诉委员会（PTAB）均以违反专利法第171条和专利审查指南1503.02（绘图的方式）而驳回。但Zahn并没有放弃对自己权利的追求，在1980年向美国海关和专利上诉法院（CCPA）提出上诉，要求撤销委员会的不予授权的裁定。上诉法院在审理中认为随着时代的发展，之前由Blum案确立的“外观设计没有哪一部分是无形的或者是不重要的，所以不应当用点断线来表示保护范围”的裁判要旨已难以继续适用，故做出了设计可以应用于整个产品或应用于产品的局部（部分），同时也可用实线和点短线结合的方式申请外观设计专利的肯定判决。

2.1  从普通观察者到新颖点测试法

早在1871年的Gorham案中，美国的外观设计侵权比对就确立了“普通观察者”的比对方法，即以一个普通观察者的视角来确定两设计在整体感官上是否相似，该标准至今仍在美国法院中广泛适用，在1980年开始保护的局部外观设计中，该标准也同样适用，其内涵和我国规定的“一般观察者”标准基本相同，但在司法适用中有着一些差别。何为“普通观察者”，最高法院在Gorham中的判决中指出，“他不是专家，专家是不会被欺骗的人;也不是专利律师，而是作为产品购买者的一种的一般观察者”。这种“普通观察者”测试法贯穿了美国外观设计侵权判定的整个历史进程。

在1984年的Litton案中，上诉法院在审判中表示“即使法院用普通观察者的视角来比较两个项目，但要发现侵权行为，必须将它们的相似之处归因于将特定部分与现有技术区别开来的新颖性”。也就是说判定两个外观设计侵权，首先要找出原告设计的新颖点，和被告设计进行比较，只有二者既在新颖点上又在整体视觉上以“普通观察者”视角观察后一致的情况下，才可以判断侵权的成立。可见，“新颖点测试法”的提出无疑为局部外观设计专利侵权提供了很大的便利，但其弊端也很明显，在适用“新颖点测试法”的情形下，权利人需要对自身设计所具有的新颖点进行举证，这无疑大大加重了权利人的举证负担。

再观局部外观设计，1998年的Goodyear案中，涉案局部外观设计专利是轮胎的花纹，上诉法院接着又将该轮胎面的局部外观设计进行了分界，并命名为“产生特定外观特征的比较”（a comparison of some of the features which give rise to those appearances），分别是胎肩、方形块和凹槽，并在确定原被告设计整体感官足以造成混淆的情况下认定由于指出的新颖点并不构成相似，故两个局部外观设计不侵权。

2.2  结合现有设计的普通观察者标准的确立

使美国局部外观设计乃至外观设计侵权判定制度产生巨大变化的是2007年的Egyptian Goddess案，法院在判决中明确说明了“新颖点测试法”所具有的弊端，即在外观设计专利可能存在好几个新颖设计点的情况下，法院的注意力被限定在了被控侵权设计是否使用了该新颖点，而忽视了对外观设计整体设计的考察。同时法院还认为在现代技术发展如此迅速的前提下，外观设计上的设计空间已经越来越狭窄，这就导致很多新设计是在组合现有设计的基础上完成的，那么就这种组合本身，算不算一种新颖点，是需要考虑的。最终巡回法院确定了“现有设计背景下的普通观察者”作为侵权判定标准。

在2015年的CROCS案中，上诉法院首先明确了在局部外观设计的侵权判断中，要始终以不同设计的外形为主要判断对象，而不能将注意力过多地放在原告或被告的口头描述和解释中，避免可能会出现不适当地强调设计的某个特定特征而忽略了对设计整体的审查。所以在侵权判断的主要争议焦点上，上诉法院认为依然应当在结合现有设计背景的情况下坚持“普通观察者测试法”，至于设计中的“新颖点”，理应被抛弃。

2.3  小结

经过从“普通观察者”到“新颖点测试法”再到“现有设计背景下的普通观察者”，美国外观设计侵权判定制度也逐渐走向成熟。在上述两案例中，上诉法院在比对已获授权设计和被诉侵权设计时，均是只比对实线部分而并未将视角置于虚线表示的其他部分，同时在确定现有设计时，也并没有要求其检索范围以涉案局部外观设计为限，而是将其他范围类内的产品也纳入了对比之中，可见美国的局部外观设计相同或近似判定中并不仅仅局限在本产品上，这也表明了美国对局部外观设计的保护重点在于设计而不是与其相结合的产品的理念。

可见，美国的司法实践并没有将局部外观设计和整体外观设计区分的过于明显，最大的不同点就是在解释权利要求的时候，局部外观设计要考虑整体的比例、大小、位置等要求。真正的难点在于找到一个置于整体外观设计和局部外观设计都可以良好适用的侵权判定方法。

3    借鉴：美国经验对我国的启示

局部外观设计由于其空间较小，在相同或近似判定中，相比整体外观设计要考虑更多要素。应针对授权外观设计的虚线部分和被控侵权产品进行比较，对局部外观设计在整体外观设计中的位置、大小以及比率关系等因素进行综合判断。关于局部外观设计的侵权判定标准，人们面临的最大问题不是没有可供使用的理论，而是缺乏对理论的统一认识，正是由于缺乏统一认识，才使得司法裁判中不同把握的出现。2006年以前我国采纳的是“要部观察、综合判断”的方法，由于“要部”的确定具有不确定性被废除。从美国的侵权判断发展过程，不难看出美国在侵权判定中是经历过过于注重部分的新颖性而忽视了整体性的弯路的，由“普通观察者测试法”到“新颖性测试法”再到抛弃“新颖性测试法”的过程中，法院对于局部外观设计保护侧重点也在发生着从新颖性到创新性的变化。在Goodyear案中，“新颖点”测试法確实为容易分离外观设计和现有设计的新颖性的简单设计提供了很好的解决思路，一旦某外观设计的新颖性特征不仅仅存在于一个现有设计，而是在多个现有设计的情况下，“新颖点”测试法就产生了偏离，因为现有设计的有机结合而不是简单拼凑也同样重要。在CROCS案中，法院坚持回归了“普通观察者”测试法，尽管在其中引入了更多的考量因素。所以在局部外观设计侵权判定中，整体的感官效果依然重要，我国也不能在局部外观设计创新点的寻找过程中，只将新颖点进行清单式的列举，会使得局部外观设计侵权判定落入又一个“新颖点测试法”的窠臼。这一点也同样值得思考，局部外观设计作为未来外观设计制度的新晋保护客体，在引入之后势必会引起局部外观设计专利申请量的井喷，我国现有的“整体观察、综合判断”仍旧是一个抽象性较强的原则。首先，在“整体观察、综合判断”和“创新标准”的选择中，创新标准的内涵在于保持一般消费者视角不变的情况下，将产品的设计要部与被告产品的对应部分进行比对，若二者构成相同或近似，则可以认定侵权成立。对比来看，创新标准的要求和美国的新颖点测试法十分相似，均是以设计之间的创新点作为比较的对象。值得肯定的是，此种判断方法有助于增强权利人和研发者的创新意识，与外观设计保护的宗旨较为一致。但其同时也存在和Litton案同样的弊端，就是过度局限于某个点的判断而忽略了整体上的差异性。

对于局部外观设计而言，整体观察的原则应当保留，而综合判断的要素应当予以变化，目前在司法实践中，法院在判定侵权时注重的综合判断因素主要有设计空间、现有设计、功能性设计等要素，局部外观设计的设计创新部分相对较小，很多情况下其本身就是设计要点，设计人员的创意基本都凝结在了该要点上，所以在观察时，需要以实线部分为主，同时弱化虚线部分的指导作用。美国在实践中，对于局部外观设计侵权判定的做法是仅观察实线部分，实线部分依“现有设计背景下的普通观察者”标准认为构成实质相似，则直接认定侵权。结合我国现有外观设计的侵权判定规则，本文认为对于“创新标准”的应用，更多是对“整体观察、综合判断”的补足，而不应当单独成为一种侵权判定方法，尤其是在设计空间本就十分有限的局部外观设计中。正如Crocs案判决所述，检查外观设计的新颖性特征是对比原设计和被诉侵权设计以及现有设计的重要环节，但是这种涉及几个设计之间的比对，包括检查其中的新颖性特征，应当作为普通观察者法的一部分内容来使用，而不能作为仅为了适用诉讼程序而将视角聚集在特定新颖点的独立方法的一部分使用。也就是说，检查创新性或者新颖性部分，也要作为整体判断的方法的一部分进行，而不能单独在近似判定中使用。

4    结语

局部外观设计的侵权判定不仅是一个简单的事实问题，其本质涉及产品保护范围的确定、法官判断时的视角、相同或近似比对的标准等具体法律问题，深究起来并非易事。美国局部外观设计侵权判定的发展历程为我国提供了一条思路，但也应当明晰，知识产权作为一种激励保护措施，其与地区的发展和政策是密不可分的，对于美国经验，应当在探究其制度原因和本质的基础上结合我国经验借鉴和学习，不应完全照搬，不能将现有的“整体观察、综合判断”规则完全摒弃。

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