国际视域下SEP诉讼的焦点与我国企业的应对策略

李昌凤

摘 要：近年国际上SEP诉讼案件快速增长，我国不少科技型企业牵涉其中。目前SEP诉讼普遍缺乏成熟定型的法律适用规则，但透过主要国家和地区的司法判例，可以总结有益的经验规则并洞察其发展态势。我国企业面对国际SEP诉讼，需要加大研发力度，强化专利布局，积极参与国际标准的制定与修订，建立SEP风险预警与处置机制，并灵活运用诉讼策略和技巧。

关键词：SEP诉讼;FRAND原则;禁令救济;专利布局;诉讼策略

近年来，在经济全球化的大背景之下，随着跨国技术贸易的发展和全球科技竞争的加剧，国际上因标准必要专利（Standard Essential Patents，简称SEP）引发的争议呈“井喷”态势。国际标准中SEP数量众多，相关纠纷主体多为大型跨国技术公司，争议的行为或事实并不局限于一国之内，案件的复杂程度非同一般。再加上各国法律传统迥异，对SEP纠纷普遍缺乏成熟定型、明确具体的法律适用规则，SEP诉讼案件不仅让各国裁判机构倍感棘手，也成为全球关注的热点问题。

一、国际上SEP诉讼案件的特点和趋势

（一）当事人因身份不同而观点各异

SEP诉讼案件中的当事人分为三类。第一类是纯粹的SEP实施者，微软、三星、HTC等多是此类身份。它们的观点是SEP带来的“专利劫持”（hold-up）以及专利费用叠加问题严重制约了新技术的推广使用和相关产业的发展，需要立法和司法有效地予以规制。第二类是纯粹的SEP持有人，即“非专利实施实体”（Non-Practicing Entity，简称NPE），包括摩托罗拉、爱立信等，以及投机型NPE（俗称“专利流氓”）。它们主张强化SEP权利人的地位，对“专利反向劫持”（hold-out）严加规制。第三类是兼具SEP权利人和实施者身份的主体，如华为、中兴等。它们一般主张在SEP供需之间寻求利益平衡。

（二）管辖法院国别范围不断扩大且当事人选择倾向逐渐凸显

作为新类型专利纠纷案件，SEP诉讼最先出现在美国、德国等少数国家和地区。随着专利贸易范围的拓展和竞争的加剧，SEP诉讼已经扩大至英国、欧盟主要成员国、日本、韩国、印度、中国、澳大利亚等区域。SEP诉讼案件的原告多为专利权人，它们更趋向选择在判决侵权概率大、赔偿标准高、获利丰厚的国家和地区发起诉讼。

（三）诉讼所涉产业领域呈迅速扩张趋势

由于无线通信产品和服务的互联互通性最强，所以国际SEP诉讼最初集中于无线通信领域，几乎所有的跨国无线通信科技企业都牵涉其中。近年来，随着更多产业领域标准化水平的提高和无线通信技术在其他产业的运用愈加广泛，国际SEP诉讼开始向汽车制造、制药、人工智能等领域拓展。

（四）案件之间牵连性、相关性强

SEP争议双方之间的利益纠葛往往由来已久并牵涉多个国度，双方往往在不同国家的法院、相同国家的不同法院甚至相同国家的同一法院发起系列诉讼，作为钳制或反制的措施。如微软和摩托罗拉、苹果和摩托罗拉分别在美国和欧盟、交互数字与华为在美国和中国均提起多起诉讼案件。每一案件都要经过几个审级，短则两三年，长则五六年。

二、国际SEP诉讼案件中的焦点问题

（一）FRAND承诺的法律性质

国际标准化组织在其知识产权政策中要求标准参与者向标准化组织作出不可撤销的声明或承诺，表示将就其SEP给予所有标准实施者以公平（fair）、合理（reasonable）、无歧视（non-discriminatory）的许可，此即FRAND原则。FRAND原则作为直接源自產业实践的概念，没有一个权威机构明确其具体内涵。在每个SEP诉讼案件中，FRAND承诺的法律性质都是无法回避的焦点之一。

依据既往各国司法判例以及学者的论著，关于FRAND承诺的法律性质大致有五种观点。第一种观点认为FRAND承诺是要约，标准实施者实施SEP的行为即是承诺。一旦标准实施者实施SEP，则专利实施许可合同关系即告成立。第二种观点认为FRAND承诺属于要约邀请，只是表明权利人的交易意愿。在摩托罗拉诉微软案中，德国曼海姆地区法院即持此观点。第三种观点认为FRAND承诺是第三方受益合同，即专利权人与标准化组织订立了以实施者作为第三方受益人的合同关系，实施者作为直接受益人享有合同履行请求权。英美国家法官多持此立场。例如，在苹果诉摩托罗拉案、微软诉摩托罗拉案中，美国法院采纳的就是这种观点。在无线星球诉华为案中，英国法院认为FRAND承诺在无线星球与欧洲电信标准协会（简称ETSI）之间形成第三方利益合同，华为是受益第三方。第四种观点认为FRAND承诺是单方民事法律行为，只要实施者愿意以FRAND条件获得许可，则SEP权利人必须受其约束。例如，在西电捷通诉索尼案中，北京知识产权法院认定西电捷通FRAND声明属于单方民事法律行为。第五种观点认为FRAND承诺是一种强制缔约义务，类似供水、供电、供气等垄断企业所担负的强制缔约义务。在华为诉交互数字案中，深圳中级人民法院便持此观点。

虽然基于不同的法律文化传统和现实国内立法，各国司法判例对FRAND承诺给予了不同的性质认定，但是以下共识却不容否认：其一，FRAND承诺具有法律约束力。无论是英美法系国家法院的第三方受益合同立场，还是大陆法系国家法院的要约、要约邀请理论，抑或是我国法院的单方法律行为或强制缔约义务观点，均没有否认FRAND承诺的法律约束力。其二，诉讼中法院特别注重考察双方的谈判行为是否符合诚实信用原则，双方是否为达成符合FRAND条件的许可合同而履行了各自的善意磋商义务。其三，FRAND承诺影响禁令救济适用。例如，在无线星球诉华为案中，英国法院认为，如果无线星球拒绝签订符合FRAND 条款的许可合同，则拒绝其禁令救济请求;如果华为拒绝签订符合FRAND 条款的许可合同，法院应支持无线星球的禁令救济请求。

（二）禁令救济的司法适用

美国禁令救济的司法适用颇受关注。在美国首例SEP禁令救济案——苹果诉摩托罗拉案中，美国联邦巡回上诉法院认为，SEP的禁令救济适用“四要素检测”标准，即只有在满足专利权人已遭受不可挽回的损害、此损害用法律规定的其他救济方式不足以补偿、颁发禁令救济对双方的影响是正当的、不会对公众利益造成危害这四个条件时，才可以颁发禁令。当侵权人拒绝符合FRAND条件的许可合同或采取不合理的推延战术时，权利人可以获得禁令救济。在随后的微软诉摩托罗拉案中，美国联邦第九巡回上诉法院坚持如下裁判逻辑：FRAND承诺构成第三方受益合同，依据谈判细节和流程，来判断禁令请求是否违反FRAND承诺进而是否构成违约。

德国及欧盟禁令救济的司法经验非常丰富。在“橙皮书标准案”中，德国联邦最高法院明确了实施者可凭借强制许可抗辩阻止权利人禁令救济请求的条件，即：SEP权利人具有市场支配地位;实施者已向权利人提出无条件的、真实的、合理的且易于接受的要约;实施者预期履行其合同相关义务，将合理的使用费存于专户;权利人不合理地拒绝许可。但此禁令抗辩条件对实施者而言过于严苛，其阻却禁令救济的意图并不容易实现。2015年7月，欧盟法院在华为诉中兴案的先予裁决中指出，满足以下条件时，权利人可以获得禁令救济：专利权人在诉讼前已经通知实施者侵权;在实施者明确表示愿意接受FRAND条件后，专利权人向其提出了书面要约;实施者未认真答复权利人的要约并继续使用SEP。在随后的SISVEL诉海尔案中，德国杜塞尔多夫地区法院就采纳了欧盟法院的上述立场，并根据缔约实践增加了反要约谈判步骤。

我国近年禁令救济司法规则渐趋明晰。“禁令救济”在我国称为“停止侵权”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条规定，专利权人故意违反FRAND许可义务致许可合同无法达成、且实施者无明显过错的，不支持权利人禁令救济请求。《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>》增补以下情形：权利人没有故意违反FRAND义务、实施者也没有明显过错且提交许可费或担保的，不支持权利人的禁令救济请求;权利人违反FRAND义务，实施者也有过错的，则应视双方过错程度及责任大小来决定是否支持权利人的禁令救济请求。该指南虽然不是司法解释，但在业内权威性极高。在西电捷通诉索尼案中，北京市高级人民法院正是依据上述司法解释和判定指南的立场，认定索尼的过错是导致未能进入正式专利许可谈判程序的原因，判决索尼停止侵权。2018年4月发布的《广东省高级人民法院关于审理SEP纠纷案件的工作指引（试行）》，明确双方的“主观过错”是影响禁令救济的决定性因素。

（三）许可费的计算

在SEP诉讼中，许可费的计算是最为核心的问题。在许可费的确定问题上，各国司法实践坚持以下原则：市场确定原则，即许可费是否合理应当由市场来评判，既要防止“专利劫持”风险，又要保证投资的合理回报;自身价值限定原则，即许可费应限于具体专利独特贡献所体现的自身市场价值;技术分摊原则，即许可费的确定要充分考虑该专利对于所涉标准的贡献。

许可费的计算方法有多种，每一种方法需要考量的因素也有所不同。1971年，美国联邦第二巡回法院在Georgia-Pacific诉United States Plywood案中确立了15个判断许可费是否合理的参考因素，被称为“Georgia-Pacific因素”，并成为美国法院确定专利许可费的基础方法。在微软诉摩托罗拉案中，美国联邦地区法院James L.Robart法官针对SEP将“Georgia -Pacific因素”修改完善为9个，将假定专利未纳入标准时权利人通过协商可获得的许可费作为确定SEP许可费的基础。比较许可协议法是另一个广泛运用的计算方法，即以权利人与第三方被许可人就相同的SEP所执行的许可费为基础，再根据许可交易背景、许可交易内容等方面的差异而对许可费予以调整来确定许可费的方法。在华为诉IDC案中，深圳市中级人民法院即采用此方法，参考IDC与苹果、三星等公司的许可费标准，判决华为应支付的使用费率为0.019%。自上而下法（up-down），即先评估特定标准中所有必要专利的整体价值，再根据涉案专利所占份额来确定许可费的计算方法。该方法在新近的多个判决中被频繁采用。在TCL诉爱立信案中，美国加利福尼亚中区联邦地区法院bJames V. Selna法官即采纳自上而下法确定了TCL应当支付的许可费率。2019年9月，南京市中级人民法院在华为诉康文森案的判决中，采纳了华为主张的自上而下法来计算许可费率。而英国法院在无线星球诉华为案中，则采取了自上而下法与比较许可协议法相结合的模式确定华为应当支付的许可费。

各国法院在司法实践中摸索出来的每一种许可费计算方法都有其优势和缺陷。如，比较许可协议法简便易操作，但计算过程难免模糊，其科学性易遭受质疑;自上而下法可以在一定程度上减轻许可费叠加和专利挟持风险，但其适用的前提是整体许可费率、该标准中必要专利总量以及权利人所持有的SEP数量等数据必须完整无误，而这又是极难满足的。因此，需要根据具体案情选择适合的计算方法或方法组合。

三、我国企业应对国际SEP诉讼的策略

（一）加大技术研发力度，实施专利布局

“打铁必须自身硬”。综观国际SEP诉讼案件，SEP权利人所处的诉讼地位明显优于实施者，这是SEP的价值使然。我国企业要想摆脱受制于人的不利地位并取得竞争优势，就必须在研发上下功夫，精心策划SEP布局。华为在科技研发方面的投入和取得的成绩堪称业界的典范。2019年华为研发投入高达150亿美元，2020年将超过200亿美元。与此相伴的是华为专利申请量和授权量的持续增长。在ETSI最新5G SEP声明量排名中，华为以3147族位列第一。骄人的成绩离不开前瞻性专利布局的实施。专利布局必须超前谋划，放眼全球，综合运用覆盖型、市场需求引导型、包围型专利布局策略，既重视将自有专利技术嵌入新标准之中的“专利标准化”活动，又积极开辟围绕已有标准进行专利布局的“標准专利化”路径，还应当注意根据技术发展的周期性、代际继承性规律和标准的差异性等及时调整优化专利布局。

（二）积极参与国际标准的制定与修订

国际上具有竞争力的科技型跨国公司，无不与相关国际标准化组织保持密切的联络与沟通。例如，华为加入了400多个国际标准化组织或产业联盟等，并在其中担任重要职位。我国企业只有积极参与相关领域的国际标准制定，才能增强在国际标准中的话语权。作为标准化组织的成员积极参与标准制定、修订等标准化活动，不仅可以便利地获得最新相关资料和信息，及时引导和调整研发方向，还可以直接对标准化活动施加影响，为其专利纳入标准寻求良机。

（三）建立SEP风险预警与处置机制

企业无论其身份是SEP权利人还是标准实施者，都应当将专利风险预警与处置纳入其国际知识产权管理制度当中。企业要重视利用SEP数据库进行跟踪检索分析，强化对国际市场上SEP纠纷及诉讼案件的搜集和研判，将专利风险调查端口前移，以有效避免SEP立项可行性不足的风险以及实施中的专利侵权风险，并对他人的侵权行为及时采取维权救济行动。根据近期各国司法实践，我国企业尤其是SEP权利人要重视加强对SEP反垄断风险的预警与分析，对许可条款进行预先审查，以防因涉嫌垄断而被调查追责。

（四）创造“天时地利人和”的诉讼条件与环境

首先要把握诉讼时机。诉讼前要做好充分准备，对各种突发情形做好预案，不打无准备之战或慌忙应诉。基于“主观过错”在案件中的重要意义，企业在前期的接触和谈判过程中，每一步都要做到万无一失，切忌有无故拖延或其他非善意不诚信的言行。其次要选择诉讼地点。SEP诉讼管辖法院是影响裁判结果的至关重要的因素。无线星球诉华为案就是一个典型的例证。原告无线星球是美国的一家典型“专利流氓”，由于美国司法对专利流氓持否定甚至打击的态度，所以无线星球舍近求远地选择英国作为诉讼地，并最终胜诉。在濒临诉讼的当口，无论是SEP权利人还是实施者，都可以先对方一步提起诉讼，以确保诉讼管辖法院的确定对己方有利。再次要打造精英诉讼团队。除了企业内部的相关部门和人员，还要善于将外部的力量（如律师队伍、贸易合作方等）转化为诉讼优势。

（五）强化“证据为王”意识，以强有力的证据支撑诉求

打官司就是打证据，各国没有例外。我国企业必须强化证据意识并贯穿于企业一切活动的始终。对于己方的诉求，不可完全寄希望于法院的查证，一定要尽力为自己的观点和主张寻找有力的证据支撑并加以充分论证。在华为诉IDC案中，华为提供了证明IDC许可费过高的证据，而IDC并未提供证据对其许可费定价的合理性进行论证。法院依据华为提供的证据做出适用0.019%许可费率的判决，当属情理之中。值得注意的是，企业的对外宣传窗口和信息报告（如企业网站、公司年报等）中的内容，都有可能作为SEP诉讼中的证据加以使用。我国企业要严肃地对待媒体宣传报道和企业报告，避免细节上的疏漏给诉讼带来不利影响。

对我国企业而言，还要重视在诉讼外另辟蹊径，如请求宣告专利权无效或否定SEP、申请反垄断调查等，有时能起到意想不到的效果。

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