避开知识产权暗礁

文/马东晓 李宇 编辑/章蔓菁

根据产品类型的不同，外贸企业所生产的代工产品在出口转内销中可能会触发专利侵权、著作权侵权、商标侵权以及不正当竞争等问题。

在出口转内销的过程中，知识产权问题往往是容易被企业忽视的一类风险。不少外贸企业虽然具有较强的生产能力，但在设计、技术、品牌等方面却可能处于弱势。由于不拥有相关的知识产权，稍有不慎便可能触发侵权法律风险。鉴于此，外贸企业应了解出口转内销中可能出现的知识产权问题，提前拟定应对措施，为企业长远发展打下稳固的基础。

出口转内销中涉及的主要知识产权问题

实务中，出口转内销的产品分为两种类型：一类是中国企业原先出口的自有知识产权产品或不含知识产权的产品；另一类是中国企业受国外企业（知识产权所有人）的委托所加工生产的产品，即“OEM（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商）产品”或“代工产品”。本文主要探讨代工产品在出口转内销过程中可能面临的知识产权问题。综合来看，根据产品类型的不同，代工产品在出口转内销过程中可能会涉及专利侵权、著作权侵权、商标侵权以及不正当竞争等问题。

代工产品可能涉及专利侵权

专利侵权问题大多出现在技术含量较高的代工产品中，或者富有美感的工业设计产品的出口转内销中。如果国外委托方委托中国企业加工生产其拥有专利权的产品，当该产品无法出口而转内销时，为避免专利权侵权的风险，内销企业应当调查该产品是否在中国境内享有相应的专利权（包括发明、实用新型和外观设计专利）。如果该产品未在中国享有相应的专利权，则在国内销售不存在侵犯专利权的风险；如果该产品落入中国专利权的保护范围内，则内销企业在中国境内的销售行为（包括许诺销售行为）以及制造行为，均涉嫌专利侵权。这其中，根据专利权人的不同，内销企业所面临的风险程度也有所差异。

如果中国专利权人是代工产品国外委托方，此时内销企业可基于双方此前的代工关系，积极与专利权人展开沟通，设法获得权利人的合法授权。特殊情况下，内销企业可能还需要与该专利的国内独占许可人（通常为该产品的国内独家经销商、代理商）进行沟通，以获得授权。在另一些情况下，专利权人并非代工产品的国外委托方，例如该国外委托方的发明创造被他人在国内抢先申请了专利，或者该国外委托方在中国确实无权实施该专利。对于前者，内销企业可以考虑通过协商，获得境外委托方的授权和相关证据材料，然后在国内对该专利提起无效宣告申请，排除侵权风险。对于后者，内销企业很可能面临与真正权利人沟通不畅的局面，面临较为苛刻的许可条件，甚至难以获得许可。此时，内销企业有可能既无法在国内销售代工产品，也无法向境外委托方索赔，因而面临较大的法律风险。

代工产品可能涉及著作权侵权

著作权侵权问题大多出现在玩具、家具、日用品等具有一定艺术性的代工产品中。具有较高艺术性的代工产品在我国可以作为美术作品予以保护，也称为“实用艺术品作品”。内销企业应注意销售此类产品可能存在的著作权侵权风险。由于著作权自创作完成之日自动取得，无需提交申请注册或获得行政机关的核准，因此一些内销企业往往误以为著作权不需要获得授权许可即可自由使用，从而埋下了风险隐患。因为实际上，实用艺术品如要获得著作权法的保护，通常需要满足多个条件，例如权利人应当是伯尔尼公约成员国的“作者”、美术作品应当具有我国著作权法所要求的“独创性”、该产品需要具备一定的“艺术性”等。而这些条件是否成立往往存在争议。因此，相关企业在事前应尽可能获得境外委托方的授权。如果权利人为境外委托方以外的第三人，还应当积极寻求专业机构的帮助，争取更大的回旋余地。

代工产品可能涉及商标侵权

商标侵权问题往往出现在终端消费品、工业品等大多数代工产品上。该类问题所涉及的情形较为复杂，风险也较大。实务中，代工企业往往面临以下几类商标侵权情形。

第一类是侵犯国外委托方的商标权。如果国外委托方在中国享有注册商标专用权，当委托加工合同履行完毕或合同解除后，外贸企业在未经授权的情况下继续使用该商标，将面临商标侵权的风险。实务中，某国内企业在代工关系解除后，仍在国内生产制造并销售使用国外企业商标的产品，并将国外企业的商标登记注册为企业名称字号，最终被法院认定为构成商标侵权及不正当竞争，被判决赔偿国外企业1000万元。

第二类是侵犯第三人的商标权。由于商标注册保护的地域性等多种原因，有时国外委托方虽然在境外注册了商标，但却未在中国注册商标。此时，“出口转内销”产品使用的商标如果与第三人在国内注册的商标相同或者近似，则不论是否获得境外委托方的同意，内销企业都将面临侵犯第三人注册商标专用权的风险。

第三类是以赠品形式内销代工产品引发的商标侵权风险。为规避商标侵权风险，部分外贸企业会将代工产品作为赠品进行内销；但根据《商标侵权判断标准》等相关法律法规的规定，这并不能免除外贸企业的商标侵权责任。

第四类是以“换标转售”方式进行内销所引发的商标侵权风险。“换标销售”包括三种情形：（1）将国外委托方没有知名度的商标替换成有知名度的商标，以扩大内销产品的销路。在国外委托方已经在中国注册商标的情况下，该行为已经构成典型的商标侵权行为。（2）将国外委托方的商标换为新标。这一行为同样涉嫌侵犯国外委托方商标权。根据我国《商标法》第五十七条第（五）项规定，未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的，构成商标侵权。该行为又被称为“反向混淆”，即借助他人产品的质量提高了新标的知名度，妨碍了原商标权人商标功能的发挥，故被法律所禁止。（3）去掉国外委托方的商标。如果企业是“去标+不换包装”，则存在构成不正当竞争的法律风险；如果企业是“换包装+不去标”，则存在商标侵权风险。在2015年杭州法院十大知识产权典型案例的“不二家”糖果案中，被告更换包装后重新分装销售原告正品“不二家”糖果，对此，法院认为被告将正品分装到不同包装盒不能达到美化商品、提升商品价值的作用，被告的行为降低了商品的信誉，进而认为被告“换包装+不去标”的行为构成商标侵权。如果企业采取的是“去标+换包装”，则去掉商标因使消费者无法识别商品的来源，因而不存在导致消费者混淆误认的情形；而更换包装也不存在影响国外委托方商品形象、商誉等的情形。因此，从这个角度看，“去标+换包装”能够在一定程度上规避商标侵权风险。

代工产品转内销可能构成不正当竞争行为

外贸企业在将出口产品转内销时，也有可能与境外委托方进口到国内市场的同类甚至同样产品产生竞争。此时，除了专利、著作权和商标侵权风险外，外贸企业还面临着构成不正当竞争的风险，包括违反保密协议非法获取、披露、超范围使用商业秘密制造内销产品；擅自使用境外委托方有一定影响的企业名称、商品名称、商品包装、装潢，或者域名、网页等；编造、传播虚假信息或误导性信息，诋毁竞争对手的商业信誉、商品声誉的行为。面对此类不正当竞争的法律风险，外贸企业应当规范守法经营，避免触及我国《反不正当竞争法》。

加强出口转内销中知识产权风险的防范

面对不容小觑的知识产权风险，外贸企业应多管齐下，做好知识产权相关风险的防范。2020年6月23日，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》（国办发〔2020〕16号），明确提出应“加强知识产权保障，支持外贸企业与品牌商协商出口转内销产品涉及的知识产权授权，做好专利申请、商标注册和著作权登记”。这为外贸企业应对出口转内销中的知识产权风险提供了重要的思路。外贸企业一方面应与国外委托方保持友好的沟通，提前协商解决“出口转内销”过程中可能遇到的纠纷；另一方面，应当注重自身知识产权体系的建设，尤其要做好自身知识产权的申请布局，逐步走向创立自主品牌、自有知识产权的道路，完成企业的升级换代，实现创新驱动发展。

此外，加强企业知识产权管理体系建设也刻不容缓。2020年7月17日，国务院发布《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7号），强调要“建立健全研发和知识产权管理体系，加强商标品牌建设，提升创新能力”。为实现健康、持续的发展，外贸企业也应立足于企业的战略规划，从制度构建、资产管理和运用等方面入手，加快建设知识产权管理体系，为自身的长远发展夯实基础。