专利创造性评判中的最接近现有技术

刘亚竹　黄海鹏

摘要 本文从我国专利法评判创造性的“三步法”第一步展开讨论，剖析在确定最接近现有技术中需要考量的各种因素，理论与实践相结合对创造性判断中最接近现有技术的确定方法进行梳理，包括充分还原核心发明构思，并站在本领域技术人员角度评判最接近现有技术是否能够成为现有技术的起点并向本发明改进，及改进的复杂程度和难度，从而对专利创造性高度做出客观的判断。

关键词 创造性 本领域技术人员 发明构思 最接近现有技术

作者简介：刘亚竹、黄海鹏，北京市中联创和知识产权代理有限公司。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.09.101

在专利申请的创造性判断过程中，我国与欧洲专利局均采用“三步法”进行创造性判断：（1）确定最接近的现有技术;（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。即在进行创造性判断时，首先需建立一个技术起点，即最接近的现有技术，然后再判断本领域技术人员能否从该技术起点出发，从现在技术中得到启示将该技术起点改进成本发明保护的技术方案。然而，最接近现有技术往往并不只存在一篇，比如在专利无效宣告请求程序（以下简称专利无效）中，无效宣告请求人（以下简称无效请求人）经常会选用多篇现有技术作为证据，并将上述证据组成多个证据组合来评判发明专利的创造性，不同的证据进行组合，或者采用相同证据但在选择最接近相有技术上有差别，这也有可能会得出不同的关于创造性的结论，因此如何选择最接近现有技术在专利创造性评价中非常关键。

一、最接近现有技术的选择

（一）还原核心发明构思

采用不同的现有技术作为起点，分析还原核心发明构思的难易程度，可以初步的筛选出最接近现有技术。

（二）是否超出本领域技术人员的能力

本领域技术人员是一个假想的人，推定其了解申请日以前任何相关的知识，但其不具有创造能力。因此，如果在判断创造性时出现以下两种情况，则可以认为已经超出了本领域技术人员法律上赋予的能力。

1.违背了现有技术给出的教导

本领域技术人员具有的知晓“普通技术知识”的能力，如获知“现有技术”及应用“常规试验手段”的能力，并且由后者延伸出来的本领域技术人员具有的逻辑分析、推理或者有限的试验能力的正确认定，要判断最接近的现有技术整体上是否客观存在与本申请提及待改进的技术缺陷，如果存在，则最接近现有技术具有合理的改进动机，如果不存在，甚至最接近现有技术明示其不能解决该技术缺陷，则存在相反技术教导使得本领域技术人员不会将最接近现有技术朝向本申请的方向进行改进。因此，在创造性评判时，要遵循现有技术教导去还原核心发明构思的原则。

如果现有技术与发明所要解决的技术问题无关，则其通常是沿着与发明不同的改进方向进行研发而形成的技术方案，此时区别特征的存在往往会使发明技术方案相对于现有技术呈现出较为明显的差异，导致该现有技术不属于与发明最密切相关的技术方案。

2.需要付出额外的创造性劳动

本领域技术人员可以从最接近的现有技术之外获取克服最接近现有技术的技术缺陷的技术启示，因此，还需要从区别技术特征在其他现有技术整体上的可分离性、技术作用相关性、与最接近的现有技术的结合难度等各方面进行考量，如果在与最接近的现有技术的结合时需要付出额外的创造性劳动，则可以认为超出本领域技术人员的能力。

（三）审查标準一致性的行政要求

国家知识产权局为了提高专利审查质量，结合国家知识产权局具体审查业务的实际情况，从审查周期和效率、审查过程和结果的正确性、审查标准的一致性、专利审查的舒适性以及经济效益感受等方面对审查质量进行评价。审查标准的一致性是指为了防止审查员在专利申请授权或者专利确权过程中因受对法律理解、检索技能水平等诸多因素影响，导致审查结论因审查员的个体审查差异而不同。而要保持审查结论的一致性，除了对于审查标准理解的一致外，还要保证审查员证据获取的一致性或证据使用的一致性。在实际的专利审查工作中，一个案件的前审和后审过程之间，或系列申请被不同审查员进行审查或者同一件案件被多次提起专利无效时，审查员会充分借鉴与本次审查密切相关的审查档案或审查案卷，在综合考虑在前审查工作后，再做出本次审查意见。比如，专利无效审查中，如果该发明曾经经历过无效程序，则合组议更倾向延续之前的审查思路，尽可能挑选与前次相同的最接近现有技术作为基础进一步审查该发明的创造性。

二、创造性评判实例

在无效请求人发起专利无效过程中，证据组合的选择及创造性判断说理是贯穿整个专利无效审查的重点工作，而且还有可能是之后行政诉讼争论的焦点。

【案例】

基本案情：

本发明涉及一种地铁用防火复合材料组合式安全疏散平台，其发明构思在于：

第一，疏散用平台面固定于平台支撑架上;所述各部件由防火的玻璃纤维增强的热固性复合材料或耐腐蚀金属，具有自重轻、绝热绝缘性好、防火性好、耐腐蚀等优点。

第二，平台支撑架采用上下支座两点式结构固定在隧道内，能很好的适用隧道内壁的形状，便于安装;而现有技术中平台支撑架由横档、斜撑和承载件构成三角形结构，无法根据隧道内壁的形状调整平台，本发明解决了现有技术中平台安装难的技术问题。

笔者作为无效请求人的代理人，在检索中获取了两篇现有技术。与本专利对比如下。

表1

在撰写无效请求过程中，诉讼团队对用现有技术1，2中哪一篇作为最接近现有技术产生了不同的观点。

证据组合1：以现有技术1作为最接近现有技术，则本发明相对于现有技术1实际解决的技术问题为如何解决平台在安装时更好的适用隧道内表面形状。这与本发明在说明书内声称要解决的技术问题一致。而且，现有技术1在本发明以前的无效审查中使用过，当时作为最接近现有技术使用。

但有一种观点认为，在现有技术1的基础上结合现有技术2，就而要从现有技术2中获取两点式固定的技术启示，显然，直接将现有技术2中的上下支座应用到现有技术1中并将现有技术1中承载件替换掉是不可行的，因为现有技术2中下支座是没有锁定结构的，直接替换将导致现有技术l中的电缆支架无法与下支座进行锁定。于是，以现有技术1作为最接近现有技术涉及到从现有技术2中获取启示并对现有技术1的承载件进行改进，比如将目前现有技术1的承载件中间连接部位截断，承截件的两端就成为上下支座。但这种改变可能已经超出了现有技术2给出的教导，使得本领域技术人员具备了一定的创造力，从而超出了本领域技术人员所具有的能力。

证据组合2：以现有技术2作为最接近现有技术，则本发明相对于现有技术2实际解决的技术问题为如何解决减轻平台重量、提高防腐性能及如何减化电缆支架的固定安装结构。

但对于这种证据组合方式，也有反对的意见认为在现有技术2上需要进行的改进过于复杂，既有材料上的改进，又有结构上的改进，这不符合审查指南上要求选用公开特征最多的现有技术作为最接近现有技术。

可见，尽管本发明权利要求1的技术特征分别被现有技术1和现有技术2公开，但不同的最接近现有技术的确定，导致本发明实际解决的技术问题和显而易性的判断说理截然不同。这种不同有时会增加无效请求是否会被合议组接受的不确定性。笔者将上述两种证据组合均写入无效请求书，在无效口审时，合议组不但对现有技术1和现有技术2公开技术特征的事实进行了详细的认定，还认真听取了笔者对两种证据组合结合启示的陈述。

合议组最终采用了证据组合1，以现有技术1为最接近现有技术，并认为本领域技术人员能够意识到现有技术2中上下两端分开固定的方式能够更好地适应隧道的形状，因此，本领域技术人员有动机将现有技术2公开的上下两端分开固定的方式用于现有技术1，以使得现有技术1中的安全疏散平台也能够更好地适应隧道的形状。而且这个观点在后续的行政诉讼一审，二审和再审程序中不断的被法院认同和强化。

行政或司法实践表明，专利权人总是试图压低本领域技术人员的技术水平，使得自己的申请更容易被认定具有创造性，而侵权者或无效请求人总是设法抬高此水平。正是因为有这样主观判断上的分歧，才会有上文提到的创造性判断中关于结合启示的不同意见。世界各国在专利创造性审查时均会遇到这样的问题，美国最高法院在Hotchkiss V.Greenwood，52U.S（11 How.）248（1851）案中首次提出，创造性评判中要区分某种改进只是熟练技术人员的工作还是发明人的杰作，并不是所有的改进均会被认为是创造性的改进，这种典型的创造性高度论已经被世界各国接受。本文地铁疏散平台案例中，合议组并未详细论证现有技术1如何从现有技术2获取技术启示并进行改进成上下支座的技术方案，这可能更体现了显而易见而无需详细阐明的创造性判断的审查逻辑。

三、结论

在我国发明授权过程中，审查员尽管会从众多现有技术中经过取舍选取最优的最接近现有技术，但取舍或评判的过程并不会在审查意见中体现出来，使得审查执法相对人或社会公众很难了解审查员内心评判的尺度。因此，在专利无效过程中，合议组在无效请求中众多证据组合中挑选最接近现有技术及相应的创造性评价理由是我们了解和学习国家知识产权局创造性评判思路的很好的机会。创造性判断过程中，最接近现有技术的确定是三步法最重要的一个起点，因此需要综合考量发明核心构思，本领域技術人员的能力并关注与该发明审查密切相关的审查档案，从而对最接近现有技术的选择做出准确和客观的判断。