从复审看前审，浅析如何准确使用法条

张小芳 郭凤华

摘要：《专利法》第26条3款规定说明书应当对发明或实用新型做出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准;《专利法》第22条第4款规定发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。在实用新型审查中，存在对两个法条使用混淆的问题，本文从一件复审案例进行剖析，对同一件案例前审与复审使用不同的法条，对申请人的说服力不同，以此探究在前审中如何提高审查效能。

关键词：清楚完整;实用性;审查效能

中图分类号：G306文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）27-0066-03

1 引言

《专利法》第26条3款规定说明书应当对发明或实用新型做出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准;在实际审查中，判断说明书是否符合《专利法》第26条3款的规定就是根据说明書记载的内容，本领域技术人员是否能够清楚得知技术方案是什么、技术手段能否实施、能否解决技术问题以及能否达到相应的技术效果;而《专利法》第22条第4款规定的实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果，另外，根据专利审查指南[1]中的详解，具备实用性的实用新型专利申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果，因而明显无益，脱离社会需要的实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。

虽然在法条释义上不能将二者替换使用，但是在实际审查中，存在的一些案件会出现判断上的困惑，无法判定是不符合《专利法》第22条第4款实用性的规定，还是不符合《专利法》第26条3款说明书应当清楚完整的规定。其中，实用性中的能够制造或使用是指技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性，并且不能违背自然规律且应当具备可再现性，案件如果存在实用性的缺陷是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关;说明书不清楚完整更多的是指由于申请人对申请文件的撰写所导致的客观存在的缺陷。采用不同的法条对申请人的说服力是不同的。本文以一个复审案例为例，分析在前审与复审程序中，不同的法条对申请人的说服力不同，导致审查效能也存在不同。希望能够对于以后的审查，有利于选择更恰当的法条进行评定。

2 具体案例与评析

2.1 案例介绍

本案涉及发明名称为“一种以高空冷空气作为制冷剂的制冷系统”的复审案例[2]。

在前审中，驳回理由是权利要求不符合《专利法》第22条第4款的规定，审查意见中指出：权利要求1、2请求保护一种以高空冷空气为制冷剂的制冷系统，其技术方案是在自然高峰或人造高塔上设置冷风收集装置，抽取高空冷空气并将其输送到地面用于制冷，但所述设备及其安装需要高建造成本和维护成本，并需要大量动力供应，不能达到申请人所宣称的结构简单、使用方便及成本极低的技术效果，即上述技术方案明显无益，脱离社会需要，故不符合《专利法》第22条第4款规定的实用性。

申请人针对上述驳回决定提交了专利复审请求，复审程序中则采用了《专利法》第26条3款进行了审查，并指出：本申请涉及一种以高空冷空气作为制冷剂的制冷系统，其包括冷风采集装置和输送管道装置，通过设置在3 000米以上的自然山峰或人造高塔上的冷风采集装置抽取高空冷空气，抽取到的冷空气通过保温输送管道输送到地面需要制冷的地点，并与该地点的热空气产生热交换，降低温度产生制冷效果。但是，本申请说明书涉及的上述技术手段对所属技术领域人员来说是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实施，理由是：尽管申请人在说明书中提到，3 000米高度以上的冷空气温度较地面温度低近20度，将该高空冷空气引入地面，就能与地面热空气进行热交换，实现降温制冷的效果，但是，首先，现有技术中，最高的建筑物高度不到1 000米，如何克服工艺困难建造3 000米以上的人造高塔没有公开;其次，即使采集装置设置在雪线以上的山峰，但采集后的空气很轻，无法通过管道自行下降到需要降温的地点，需要使用泵等动力装置抽吸空气到地表，在抽吸过程中，泵给空气施加动能，从而因能量交换而发热，而且，气体分子在管道输送的运动过程中，也存在互相摩擦而产生热量，此外，处于高空的冷空气相对于处于地表具有一个较大的势能，如此，当高空冷空气到达地面时，由于能量转换导致热能增加，以上种种因素，导致气体温度升高，到达地面的温度并不可能如本申请所述保证仍为高空采集时的温度，同时本申请并没有试验数据证明采集的冷空气到达地面后温度较地面温度低。因此，本领域技术人员根据本申请公开的内容，不能确定采集、输送高空冷空气到地面能否作为制冷剂使用。因而，该申请的说明书中给出的技术手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施，因此本申请说明书未对发明作出清楚、完整的说明，以至本技术领域的技术人员不能够实现，不符合《专利法》第26条第3款的规定。

2.2 审查过程分析

分析前审与复审的审查过程，可以看出：

第一，《专利法》第26条第4款的实用性和《专利法》第26条第3款的不清楚完整，是存在内在关联性的，在实际审查中容易出现混淆。对此，首先应当理清申请文件所存在的缺陷属于哪一种，判断缺陷是技术方案本身所固有的还是由于申请人撰写方式所导致的，进而再选择合适的法条进行评述。以本案为例，申请人的发明思路在于将高地势的冷空气引入地面用于制冷，在原理上是可行的，并未违背自然规律，技术方案本身并未出现违背常理的缺陷，仅仅是申请人的设想在实际执行时会出现造价高、操作复杂等问题，从而与申请人所述的结构简单、成本极低的描述不符，这并不是技术方案本身的缺陷，因而认定不具备实用性是不恰当的。然而虽然原理可行，但是在实现申请人的设想时，申请文件并未对实现其技术方案的技术手段做清楚、完整的记载，例如申请人声称要建造3 000米以上的高塔，而这高度超越了现有的最高高塔高度，申请文件却并未记载怎样克服困难建造3 000米以上的高塔，同时，怎样将高空冷空气引入地表、冷空气引入地表后温度是否还满足作为制冷剂的温度，这些在申请文件中都未给出清楚完整的记载，因而是不符合《专利法》第26条第3款的规定。

第二，申请人对于实用性的认可程度低于对说明书不清楚完整的接纳程度。申请人对实用性的理解主要停留在“永动机”、“产业上无法制造和使用”、“利用极限或特殊的条件实现”等方面，对于“明显无益，脱离社会需要”的判断存在一定的主观性，站在申请人的角度思考，申请人提出该发明创造，是认为其是有价值的甚至能获得一定经济利益的。具体至本案中申请人在答复前审的意见陈述中及提交复审时的请求书中，申请人核算了在建造本申请的各个部件所花费的成本与现有技术中当下所用的制冷成本，进行分析后认为本发明具备巨大的收益前景，由这些内容可以看出，申请人对于通知书中所撰写的“明显无益、脱离社会需要”是不认同的。

而具体至对于《专利法》第26条第3款中涉及的说明书应当清楚完整而言，站位是客观的，因为判定说明书记载的内容是否清楚、完整以及能够实现的主体并不是审查员，也不是申请人，而是本领域技术人员，依据本领域技术人员所应当具备的能力，申请文件中存在的问题是客观存在。以本案为例“怎样建造出比现有技术中最高高度为1 000米的建筑更高的为3 000米以上的建筑”“怎样将气体从3 000米高的位置引流至地表制冷位置处”“怎样防止能量转换及气体摩擦等过程中的种种因素导致的气体温度升高，进而导致不能有效进行制冷”等多个问题是客观存在的，申请人在设计该发明创造时，可能仅仅是考虑到“高位置处气温低、低位置处气温高，将低气温引流至高气温进行热交换能够节约能源、有效制冷”这一发明思路，并未思考到在实现气体传输的过程中存在的上述多种问题，在复审过程中将上述理由告知申请人之后，申请人就会比较容易接受，依据其说明书所记载的内容本领域技术人员不清楚其技术方案是怎样实现的。

第三，对于实用性评定中的“明显无益、脱离社会需要”，存在着难以界定的问题，整个社会的发展水平是不同的，所以不同发展阶段的地区人的认知水平也是不同的。由于所掌握的知识差异、所处的环境差异等因素会导致对一个技术方案是有益或无益以及是否被社会需要的认知是不同的，因而在判断实用性时容易存在不准确及主观的问题。

然而对于《专利法》第26条3款规定的说明书清楚完整而言，一个部件是否能够应用于某一场合、多个部件是否存在相互间的运动阻碍干涉、某个模块是否存在不能工作、采用某个技术手段是否能够解决技术问题，这些评判均是采用相对客观的判断标准，可以和不可以的界限是很明确的，如果审查员在通知书中将上述明确的问题准确指出，申请人是更加容易信服的。

第四，在审查意见通知书中，应当充分说理以提高通知书的说服力。以本案为例，前审通知书中指出，“所述设备及其安装需要高建造成本和维护成本，并需要大量动力供应，不能达到申请人所宣称的结构简单、使用方便及成本极低的技术效果，即上述技术方案明显无益，脱离社会需要”，相对于复审通知书中充分的摆事实讲道理而言，显得说服力不足，假设前审中附上使用该发明的设备，及安装输气管道、动力装置、人造高塔所需要的成本大概需要多少、所需要的人力为多少，远远超出现有技术中普通制冷设备的成本与人力物力;以及使用该发明装置进行制冷所造成的时间成本及可能存在的维修与损坏成本等，远远超出现有技术中的普通制冷装置，显然也会在对比中增加对申请人的说服力。

3 结语

对于发明人或申请人，在撰写申请文件时也应当从实用性及清楚完整的角度思考，首先应当使得所申请的案件原理可行、无违背自然规律、也并非利用极限或特殊的条件实现、能够在产业上制造和使用，这是申请文件应当满足的基本条件。除此之外，在撰写时，应当对技术方案进行清楚、完整的说明，以使所属本领域技术人员能够实现为准，尤其是对涉及到发明构思的关键技术手段，应当考虑本领域技术人员在阅读申请文件内容后能够使用其技术手段解决其技术问题并达到其技术效果，所采用的技术手段也应当是清晰明确及可以实现的。

对于审查工作而言，在实际审查时如果遇到法条适用的问题，应当考虑案件本身就存在缺陷还是因为申请人撰写不得当所导致的缺陷，同时在审查时也应当充分全面地进行说理，增加通知书的说服力，提高审查工作的有效性。

参考文献：

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2] 国家知识产权局专利复审委员会.以案说法专利复审无效典型案例指引[M].北京：知識产权出版社，2018.