抵触申请在专利制度中有何作用？（一）

杨敏锋

抵触申请在专利制度中的作用并非仅为防止重复授权，而是用于判断新颖性。在专利制度中，抵触申请、新颖性、禁止重复授权以及先申请原则其实都是在“授予创新者专利保护”这一基本原则下，在“主体”“时间”“公开范围”和“保护范围”四个变量不同时给出的相应解决方案。至于抵触申请和现有技术之间的一些差异，如是否可以进行现有技术/抵触申请抗辩，以及是否可以用于判断创造性，则本质上是政策问题，而不是法律问题。

与抵触申请相关的概念

“抵触申请”是专利制度中的一个特有概念，根据《专利法》第22条第3款，抵触申请指的是在专利申请A的申请日以前，任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请B，并且申请B在申请A的申请日以后公布，则申请B就构成申请A的抵触申请，破坏申请A的新颖性。

从《专利法》的规定来看，抵触申请是与新颖性相关的一项制度。不过，主流意见认为，设立抵触申请制度是为了防止重复授权，具体是通过破坏新颖性的方式来实现；国家知识产权局在对《专利法》第三次修改时的解读也表达了同样的观点。当然，也有作者认为抵触申请制度“并非是仅仅为了防止重复授权，而是从法律上和程序上更有效地补充和完善禁止重复授权原则，更加恰当地维护公众利益”；还有作者认为，抵触申请是先申请原则在解决权利重复授权方面的一个具体运用。

综合各作者的表述，与抵触申请相关的概念包括“新颖性”“先申请原则”“禁止重复授权”等。专利制度中，“新颖性”与“给不给”的问题相关，缺乏新颖性的专利申请不会被授权；“先申请原则”涉及的是“给谁”的问题，两个以上的申请人就同样的发明创造提起专利申请，专利权应当授予哪位；“禁止重复授权”指的是同样的发明创造只有一次获得专利保护的机会，涉及的是“不重复给”的问题。在一般语境下，这三个问题互相独立。不过在专利制度中，它们却存在相关性。由于“抵触申请”同时涉及到这三个问题，故分析起来比较复杂。

相关概念各自涉及的情形

禁止重复授权：指的是同样的发明创造在同一个国家只能授予一项专利权，不管该专利权是授予不同的主体还是同一个主体。专利权具有地域性，如果申请人就同样的发明创造在不同的国家申请专利，则不会导致重复授权。需要注意的是，《专利法》第9条第1款所述的同时申请发明和实用新型属于该原则的例外，这种例外是基于政策方面的考量。

在有形财产领域，“重复”往往不会导致严重的问题。在通常情况下，甲拥有一辆汽车，并不会影响乙拥有一辆同品牌、同型号的汽车。不过专利权具有排他性，如果甲的某技术方案受到专利权保护，则甲可以禁止他人使用该技术方案。如果同样的发明创造被重复授予不同主体，则会导致专利权人之间产生权利冲突，也会提高公众获得专利许可的成本。如果该发明创造被重复授予同一个主体，则容易导致对该专利的保护超过法定期限，也浪费专利审查资源。

先申请原则：在“禁止重复授权”的原则下，如果两个申请人对同样的发明创造在同一国申请专利，则该专利授予哪位亟需解决。解决的途径有两种，一种是按照申请时间的先后，一种则是按照做出发明创造时间的先后。

从表面看，按照发明时间的先后来确定权利归属更符合正义原则，但确定发明时间需要耗费大量的社会成本，同时也不利于鼓励申请人尽快通过提起专利申请而公开自己的发明创造。与之相对，按照申请时间的先后确定专利权的归属可以有效降低确定权属的制度成本，促进技术早日公开，从而提高社会福利。

为此，“先申请原则”其实是“禁止重复授权”原则在不同申请人就同样的发明创造先后提起专利申请时的一种具体处理方式。需要注意的是，这两个概念的描述角度不同，“先申请原则”描述的是行为，“禁止重复授权”强调的是效果。

新颖性原则：可专利性的众多积极条件中最基本的条件，要求获得保护的发明创造不能是社会上已经存在的技术。根据专利契约理论，“专利制度实际上是一种发明人与社会间订立的契约。按照这种契约，发明人以公开其最新的发明创造为对价，来换取社会对其专利权的承认。”如果申请人请求获得保护的内容直接来自于公共领域，那意味着该申请人并没有付出对价，没有为社会作出贡献，也就不应当获得专利权的保护。

“公开换取保护”也意味着行为人获得的保护范围和向社会公开的范围相关，公开越多，获得的保护范围也越大。反之，如果申请人在权利要求书中所要求保护的范围超过了其说明书公开的范围，则由于权利要求得不到说明的支持，无法獲得专利权。

几个概念之间的承继：“新颖性”

原则和“先申请原则”和“禁止重复授权”实际上存在承继关系。甲乙两人就同样的发明创造先后申请发明专利，如果甲比乙早10天，根据“先申请原则”，专利权应当授予甲，乙的专利申请则被驳回。如果甲的申请比乙早10年，在乙提起申请的时候甲的专利已经授权，则根据“禁止重复授权”原则，同样应当驳回乙的专利申请。

如果在乙提起申请时，甲的专利因未缴纳年费而已经终止，不再受到专利法保护，已进入了公共领域，此时乙依然不能将该技术方案申请为自己的专利。此种情形，如用“禁止重复授权原则”解释，理由是该原则除禁止同一时间存在多个相同的专利权，并且不允许先后存在两个以上同样的专利。用“新颖性”原则解释，则是该发明创造的内容早已公开，缺乏新颖性。此时，这两个原则角度不同，但殊途同归。

如果再一步，该技术方案从未被人提起专利申请，一直都处于公共领域中，则变成根据“新颖性”原则驳回乙的专利申请。通过对时间点的梳理可以看出，“新颖性”原则和其他两个原则在立法宗旨上一脉相承。

不过，“先申请原则”和“禁止重复授权”原则都蕴含了相关技术方案已经通过在先申请获得了授权这一要件。如果在先申请并未获得授权，或者在先申请中并未要求保护该技术方案，则这两个原则就“英雄无用武之地”。此时，阻止在后申请获得授权的任务就由“抵触申请”来完成，具体是通过对“同样的发明创造”的判断标准来实现。

判断标准上的细节差异

“抵触申请”“禁止重复授权”和“先申请”原则都涉及“同样的发明创造”，接下来就需要对“同样的发明创造”的判断标准进行讨论。

首先来看标准模型。

在专利申请中，存在说明书（包括说明书附图）和权利要求书两个部分。说明书为申请人向社会公开的技术方案，在下图中为A所代表的大圈；权利要求书则划定了申请人请求保护的范围，下图中为B代表的小圈。根据契约理论的基本原理，申请人请求获得的保护范围不能超过其向社会贡献的范围，故权利要求书需要得到说明书的支持，不能超过说明书所公开的范围。在图1中，B应当在A的内部，至多与A重合。

图1：权利要求书和说明书关系

图2：说明书相同权利要求不同

在判断是否属于“同样的发明创造”时，需要考虑以A还是B的范围作为判断基础。根据“禁止重复授权”的本意，如果双方的保护范围中不存在重叠，则就可以和平共存。如图2所示，双方说明书都是A，但在先申请人要求保护的范围B和在后申请人要求保护的C并不交叉，两个专利权之间不存在冲突。不过，授予在后申请人专利权并不合理，因为此种情况实际上是在先申请人将B之外的技术方案贡献给了社会，而在后申请人则试图将该范围纳入私囊。根据公平原则，在后申请人的这种行为不应当获得支持，该申请应当被驳回。

当然，在后申请人也可能是独立研发出了技术方案A，并不是通过“拿来主义”获取了在先申请人的技术，“血本无归”的结果对在后申请人来说可能并不公平。正因如此，有批评者认为专利制度为一种“赢者通吃”的“专利竞赛”，第一个到达终点的竞争者将获得专利，并因此获得该发明的全部价值，这种竞赛所产生的成本有可能超过该发明的社会收益。不过很多情况下，失败者积累的技术信息有可能会在其他项目中使用，在某些情形下最终甚至不会产生任何社会浪费，这在制药行业中尤其普遍。专利制度在个案中可能对某个申请人并不公平，但任何制度都不可能完美无缺，这也正是专利制度所必需付出的代价。

其次来看变异模型。

需要注意的是，在通过A的范围来确定是否应当授予技术方案C专利权时，B的范围并不必须在A之内。B除了用来划定专利保护范围外，本身也提供了相应的技术信息。B是否获得了A的支持影响的仅是B能否得到保护的问题，不影响B作为技术信息提供者的“社会地位”。

图3：权利要求部分获得说明书支持

图4：权利要求未获得说明书支持

表1：抵触申请涉及的具体情形

此时，图2就出现了图3和图4两个“变种”。在图3中，权利要求仅获得了说明书的部分支持，B只能就获得说明书支持的部分获得专利权保护。图4中权利要求完全没有获得说明书的支持，故B不能获得专利权保护。不过，不管B是否能获得专利权保护，判断C能否获得保护的基础都是A和B公开的范围之和。这种使用“A+B”全部公开的内容来进行比对的方式也正是判断新颖性时适用的规则。如果用来对比的文件不是专利文件，不存在B，那就简化为用A所公开的技术信息来判断C是否存在新颖性。此时，前述模型就演化成采用专利文献之外的其他对比文件来判断新颖性。

抵触申请的适用与进化

抵触申请涉及哪些不同情形？

在前文的分析中，涉及到“主体”“时间”“公开范围”和“保护范围”四个不同的指标。其中，“公开范围”恒定为“相同”，而其他三个指标都存在“相同”和“不同”两种情形。根据数学计算可知，共存在2×2×2共计8种不同的情形。考虑到“抵触申请”“新颖性”和“先申请原则”都涉及的是时间不同时的情形，故本文简化掉“时间”相同这一情景，将问题简化为下表所示。

在两份先后提起的专利申请中，公开的技术方案内容相同，存在以下4种不同的情形：

与他人申请的抵触包括哪些方面？

上表中的第1、2两种情形符合2008年《专利法》修改前关于“抵触申请”的界定，而第3、4两种情形则是《专利法》修改后增加的“抵触申请”类型。在“抵触申请”这种语境下，在先申请公开后被撤回可以看作是保护范围不同的一个特殊“变种”。此时，在先申请要求保护的内容变为零，但相关技术方案的公开没有受到影响，故依然属于抵触申请。

对于第1种情形，通过“先申请原则”驳回后一申請人的专利申请当然“毫无压力”，而第2种情形则只能通过“新颖性”原则所确定的“全文比对”方式来驳回。当然，第1种方式也可以看作是“新颖性”判断的一种特殊方式，即仅仅判断在后申请中要求保护的范围是否被在先申请中的权利要求所公开。在判断保护范围是否相同时，所遵循的标准要比新颖性判断更为严格，故审查员发现两个申请中权利要求所要求保护的技术方案内容相同时，以不符合“新颖性”为由驳回在后申请也比较稳妥。

所谓的自我抵触是什么情形？

关于将第3、4种所涉及的申请人相同的情形是否构成抵触申请，即所谓“自我不抵触”问题，世界各国的规定并不一致。美国专利法和日本专利法中都规定，抵触申请不包括申请人自己提出的申请，日本专利法中还将发明人相同也排除在抵触申请之外，《欧洲专利公约》则没有申请人不同这方面的限制。由于各国的规定不一致，故1989年在世界知识产权组织达成的初步协议《保护工业产权巴黎公约有关专利部分补充条约（专利法部分）》（下文简称巴黎公约补充条约）中，允许实行国内优先权的缔约方对是否施行自我不抵触进行选择。

国内也有学者认为放弃“自我不抵触”弊大于利，将使一部分本来有可能取得专利保护的发明创造失去一种补救途径，而有些发明创造需要申请发明和实用新型两件专利才能得到充分保护，此种修改加重了在先申请人的负担。

的确，按照来的规定，申请人可以方便地提起在后申请，如今则受到了较多的限制。申请人如果没有在同日就相同的发明创造同时申请发明和实用新型专利，那只能在后续程序中通过主张国内优先权或者进行分案来进行补救。不过，专利制度已经施行三十多年，我国专利申请人和专利代理人的水平也在不断提高，前述负面影響在很多情况下都可以克服。任何制度的改变都会涉及到不同群体之间利益的重新划分，如果规则的改变能使大多数人获益，同时少数派的损失也比较有限的话，那这种改变应当获得支持。

（未完待续）

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