专利法不正当行为原则的功效及正当性研究

于海东 徐棣枫

[摘 要]作为一种司法创制原则，美国专利法不正当行为原则在规制不正当专利申请、提升专利申请授权质量方面发挥着积极作用。但对该制度进行本土化的前提是需要充分论证该制度下的信息披露义务以及专利不可执行性的正当性。专利契约论下的对价和正义原则能够对这两方面给予充分证实：专利契约论下的实质对价要求专利申请人的信息披露义务应延伸至专利申请人所知悉的与专利申请的可专利性相关的所有信息;在正义原则之下，专利权人对其通过不正当行为而获取的专利权的主张行为使其不正当行为延伸至司法程序，法院拒绝向其提供司法救济是正义原则的应有之义。

[关键词]不正当行为原则;专利质量;信息披露义务;不可执行性

[中图分类号] DF523.2[文献标识码]A [文章编号]1008—1763（2019）05—0144—09

Abstract：As a judicial doctrine， the US inequitable conduct doctrine plays an active role in regulating improper patent applications and improving the quality of patent applications. However， the premise of localization of this doctrine is to fully demonstrate the legitimacy of the information disclosure obligations and the unenforceability of the patent under the doctrine. The principles of consideration and justice under the patent contract theory can fully demonstrate these two aspects： the substantive consideration under the patent contract theory requires that the patent applicant's information disclosure obligation should extend to the patent applicant's knowledge of all the information related to the patentability of the patent application. And under the principle of justice， the patentees claim for patent rights obtained through misconduct is intended to obtain benefits that should not belong to it， and the courts refusal to provide relief to the patentee is in accordance with the requirements of this principle.

Key words： inequitable conduct doctrine; patent quality; information disclosure obligation; unenforceability

隨着中国创新型国家建设的不断深入，专利申请量与日俱增，呈现出爆发式增长的态势，但这并没有带来专利申请质量的同等提升。同时，以“一句话权利要求”为代表的非正常专利申请现象也较为突出，这进一步恶化了专利申请的整体质量水平。低质量专利申请的大量存在不仅造成专利申请和审查资源的浪费，而且还阻碍技术的普及推广，损害公平的市场竞争秩序。针对专利申请长期存在的质量问题，中国出台了一些政策性措施，但都尚难从根本上解决该问题，因此，急需创设或者引入一种具有更强纠错能力的长效机制。意在确保和提升专利申请质量的美国不正当行为原则就是一个可供借鉴的制度安排。

一 美国专利法之不正当行为原则

在美国，不正当行为原则并不是一项成文法规则，无论是以往的专利立法，还是当前适用的专利法案，均没有具体的条款对其进行明确规定，See 35 U.S.C，2006，1-376.

其是美国最高法院通过对Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.案See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 US 240，243-47 （1933） 、Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.案See Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co.， 322 U.S. 238，240，243-251 （1944）.和Precision Instrument Manufacturing. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.案See Precision Co. v. Automotive Co.， 324 U.S. 806，807-20（1945）.三案的审理逐渐创设出来的司法判例规则。基于维护公共利益的需要，最高法院在这些案件中认为，专利申请人负有向美国专利商标局披露与其专利申请的可专利性相关的所有事实的义务，并且对该义务的违反将导致不正当行为原则的适用，进而法院可拒绝向其提供侵权救济。对于不正当行为原则的作用，最高法院认为该原则不仅可以防止违法者享受其违法获利，而且还可以使公众免受因欺骗等不正当行为而获得的垄断专利权的侵害。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 US 240，243-47（1933）; Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co.， 322 U.S. 238，240，243-251（1944）; Precision Co. v. Automotive Co.， 324 U.S. 806，807-20（1945）.由此可见，不正当行为原则意在解决通过欺骗性手段获取专利权的行为对后续司法程序的影响问题。不正当行为原则也并非是一项全新的司法判例规则，而是源于一项更为古老的普通法原则——“不洁之手”，该原则要求到法院寻求司法救济的当事人必须善意行事、“两手干净”，否则法院将拒绝向其提供禁令等公平救济。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 US 240，243-47（1933）.

在Precision案之后，美国专利商标局起草并通过了第56号条例，明确规定包括专利申请人在内的与专利申请与审查相关的个体均负有“诚信和善意”义务，需向美国专利商标局披露其所知悉的对专利申请的可专利性有重要影响的信息。See 37 C.F.R. § 1.56（a） （1977）.在该条例以及Precision案的指引下，美国法院通过大量案件的审理不断发展并完善了不正当行为原则，逐步梳理出了不正当行为原则的构成要件：重要性标准与意图标准。所谓“重要性”是指专利申请人向美国专利商标局所隐藏的、误导性陈述的、或者错误提供的信息属于重要信息;而所谓“意图”则是指专利申请人在专利申请与审查过程中对美国专利商标局所持有的欺骗等主观意图。

关于“重要性标准”，美国通过司法实践以及相关专利立法发展出了不同的测试标准来认定信息是否属于重要信息，这些标准包括：主观“要是没有”测试（subjective“but for” test ）See American Cyanamid Co. v. Federal Trade Commission， 363 F.2d 757 （6th Cir. 1966）.、客观“要是没有”测试（objective“but for” test）See Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass Corp.， 253 F. Supp. 461， 469 （D. Del. 1966）.、“但可能会”测试（“but it may have”test）See SCM Corp. v. Radio Corp. of Am.， 318 F. Supp. 449 （S.D.N.Y. 1970）.、“理性审查员”测试（reasonable examiner test）See Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons， Inc.， 725 F.2d 1350， 1362 n.2 （Fed. Cir. 1984）.以及“初步证据/不一致”测试（prima facie/inconsistent test）See Dayco Prods.， Inc. v. Total Containment， Inc. （Dayco 1）， 258 F.3d 1317（Fed. Cir. 2001）.。雖然上述标准在对信息是否属于重要信息的认定尺度上越来越严格，但美国后期的司法实践又重新回到较为宽松的“理性审查员”标准，这显示出美国司法更倾向于拒绝向通过不正当行为获取专利权的权利人提供救济，意在坚决惩治在专利申请过程中存在不正当行为的权利人，从而使公共利益免受不法利益的侵害。

除了对重要性进行认定外，法院还需要就专利申请人是否具有欺骗或者误导专利商标局的主观意图进行认定。See Baxter Int'l， Inc. v. McGaw， Inc.， 149 F.3d 1327 （Fed. Cir. 1998）.当根据包括善意证据在内的全部证据来审视时，法院必须在确认专利申请人之行为有足够的违法性的基础上来认定专利申请人有意对专利商标局进行欺骗或误导。See Kingsdown Med. Consultants， Ltd. v. Hollister Inc.， 863 F.2d 867， 876 （Fed. Cir. 1988）.然而，欺骗意图并不必然通过直接证据来证明，See Hycor Corp. v. Schueter Co.， 740 F.2d 1529， 1540 （Fed. Cir. 1984）.与被指控行为相关的明确且令人信服的环境证据亦足以用来证明具有欺骗意图。See Baxter Int'l， Inc. v. McGaw， Inc.， 149 F.3d 1329 （Fed. Cir. 1998）.美国司法实践关于构成不正当行为的主观意图的认定标准经历了“实际知道”标准、“重大过失”标准和“应当知道”标准。在“实际知道”标准下，要求专利申请人存在明显且无可争议的欺骗意图;See United States v. Am. Bell Tel. Co.， 128 U.S. 315， 356 （1888）.在“重大过失”标准下，虚假陈述的事实加上一定的证据就足以推断出存在欺骗意图，同时，亦允许从案件的其他相关事实和情况来对意图进行推断;See Norton v. Curtiss， 433 F.2d 779， 795-96 （C.C.P.A. 1970）.在“应当知道”标准下，如果有证据表明专利申请人知道或应该知道隐瞒的信息对专利审查意义重大，就可以推断出意图，甚至法院后期都不再要求专利申请人对重要性有了解或者存在关于重要性的警示的情况下也可以推断出意图。See FMC Corp. v. Hennessy Indus. Inc.， 836 F.2d 521， 526 n.6 （Fed. Cir. 1987）.从“实际知道”标准到“重大过失”标准再到“应当知道”标准，显示出了美国司法实践对主观意图的认定标准要求越来越宽松，也折射出司法对不正当行为零容忍的价值取向。

当重要性和欺骗意图均达到最低标准要求时，法院就需要平衡这两个构成要件，以确定被指控的不正当行为是否足具违法性以使专利不应被执行。See Star Scientific， Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.， 537 F.3d 1367 （Fed. Cir. 2008）.如果隐瞒或者虚假提供的信息非常重要，即使没有太多的意图证据，这种平衡也会导致不正当行为的成立;同理，如果存在强烈的意图证据，当隐瞒或者虚假提供的信息不是很重要时，可能也会认定不正当行为成立。See Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons， Inc.， 725 F.2d 1350， 1363 （Fed. Cir. 1984）.这种平衡做法被称为“滑动比例测试”，其首次在1981年的Digital Equipment Corp. v. Diamond案中被适用。在该案中，美国第一巡回法院试图在不同的意图和重要性标准中寻找中间地带，并在意图和重要性之间建立了这种“滑动比例测试”。See Digital Equipment Corp. v. Diamond， 653 F.2d 701 （1st Cir. 1981）.法院通过这种测试来审查不正当行为的构成要件，以基于有较强证据支持的构成要件来使证据力不足的另一构成要件通过测试。理论上，滑动比例测试应仅限于在有明确且令人信服证明重要性和意图的证据的情况下使用，See Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer， Inc.， 326 F.3d 1226， 1234 （Fed. Cir. 2003）.但在实践中，有时候通过使用该测试能使缺少明确证据支持的意图通过测试从而认定不正当行为成立。正如联邦巡回法院所指出的那样，滑动比例测试在一定程度上混淆并稀释了意图和重要性的认定标准。See Therasense， Inc. v. Becton， Dickinson & Co.， 649 F.3d 1276， 1288 （Fed. Cir. 2011）.

当法院认定专利权人在专利申请的审查期间存在不正当行为时，就会认定与该不正当行为相关的权利要求不具有可执行性，并拒绝对其禁令、赔偿等请求提供司法救济。同时，与一项专利权利要求相关的不正当行为往往还会玷污该专利的其他权利要求，从而使得整个专利都无法被执行。See East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.， 181 USPQ 748 （N.D. Ill. 1974）.但构成不正当行为的后果还远非如此，法院在历史个案中也曾认定不正当行为亦会使母案申请、分案申请等具有“直接和必要的相关性”的其他专利不具有可执行性。See Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.， 910 F.2d 804 （Fed. Cir. 1990）.

二 不正当行为原则提升专利申请授权质量的能力

不正当行为原则被视为是美国专利法这一复杂制衡系统中的关键制度，虽然其是专利侵权诉讼程序中针对专利侵权主张的一种抗辩原则，但是其利用杠杆机制通过使不正当行为人无法获得司法救济而促使其必须忠实履行该原则下的信息披露义务。不正当行为原则通过促使专利申请人向专利审查员提供与专利申请的可专利性相关的重要信息，有针对性地解决了由于现有技术检索不充分等而导致的审查不彻底问题，进而提高了专利审查授权质量，而这一效果是通过不正当行为原则与生俱来的信息产生机制与信息验证机制来实现的。

（一）不正当行为原则的信息产生机制

不正当行为原则本质上是一种信息披露规则，其要求专利申请人向审查员提供与要求保护的专利申请的可专利性相关的信息，这在专利申请人与审查员之间形成了一种信息产生机制。基于不正当行为原则而产生的信息是专利审查最为重要的信息来源，这是因为这些信息是从对专利申请要求保护的技术方案最为了解的主体获得的，包括直接参与研发的发明人、直接负责专利申请文件撰写的代理人等。相对于审查员，这些人不仅对专利申请的技术方案更熟悉，而且对现有技术情况也更了解，因此，更容易提供与专利申请的可专利性更相关的审查信息。

不正当行为原则的信息产生机制还使审查员能够接触到其不易获取的信息。虽然专利审查员能够检索世界范围内的大部分专利数据库和一些专业技术文献数据库，但是，他们无法随时获得所有技术文献，例如专业出版物、论文，或技术本身，如计算机代码或研发设备。See Peter S. Menell， A Method For Reforming the Patent System， 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 487， 504 （2007）.由于信息的滞后性，审查员亦很难获得与新兴技术领域相关的信息。此外，在案件审查压力下，审查员一般无暇顾及从其他渠道获取可用的信息，获取诸如使用公开等非出版物公开的信息将是成本高昂的一项工作。为了更充分地对专利申请进行理解并对可专利性进行客观评价，审查员还有必要依靠申请人向他们共享与专利申请相关的潜在销售要约、技术会议报告、产品测试数据等。相对于审查员，专利申请人处于更便利的位置来提供这些信息。

不正当行为原则通过将信息的产生责任施加在低成本提供者上来促进有价值信息的产生。虽然信息产生责任给申请人造成了一定成本负担，但是，该原则通过仅要求申请人提供其所掌握的信息而无需进行强制性的现有技术检索而将成本限制在了比较合理的范围内。更为重要的是，虽然专利审查员具备本领域的一般技术知识，但是相较于申请人，其就专利申请技术方案的了解要远逊于申请人，进而导致审查员在获取现有技术信息的成本上要远高于申请人。See R. Polk Wagner， Reconsidering Estoppel： Patent Administration and the Failure of Festo， 151 U. PA. L. REV. 159， 213 （2002）.即使审查员能够获取与申请人所掌握的信息相同或相似的信息，但审查员也需要通过研究学习这些信息才能对这些信息与专利申请的相关性进行充分评估。而在理想状态下，对于申请人已经过滤掉的不相关的现有技术，审查员可能还需要重复进行检索与分析，这将导致审查资源的严重浪费。

不正当行为原则不仅能够产生可供审查员直接使用的审查信息，而且还具有产生二维信息的效果：基于不正当行为原则而产生的信息可以向审理员指出与所要求保护的技术方案的可专利性相关的不同技术领域，从而引导审查员在不同技术领域进行更高效的现有技术的检索与分析。See In re ICON Health & Fitness， Inc.， 496 F.3d 1374， 1379-80 （Fed. Cir.2007）.同时，这些信息亦可能会包含或提示一些技术启示，而这些技术启示足以使审查员对专利申请作出授权或者不予授权的决定。二维信息无疑能够拓宽审查员的专利检索与审查视野，为审查员进行更为客观的可专利性评价提供事实依据。

通过强制产生这些有价值的信息，不正当行为原则对解决当前广泛存在的专利质量问题能够发挥积极作用。该原则不仅能够为审查员提供与专利申请的可专利性息息相关的有用信息，而且还能够提供其可能不易获取或无法获取的审查信息。而且此类信息越多，越有利于甄别专利申请相对于现有技术所做出的客观技术贡献，专利审查授权质量也就越好。此外，产生这些信息的时间成本负担也并非由审查员承担，因此相应地也就增加了审查员进行有效审查的时间，这进一步地有利于专利审查授权质量的提升。

（二）不正当行为原则的信息验证机制

不正当行为原则要求申请人在与专利局缔结专利契约的过程中必须基于“诚信和善意”原则诚信行事、不得欺诈，既不能对信息进行虚假、误导性陈述，亦不能有意隐藏任何与披露内容的真实性相关的信息。不正当行为原则所提供的惩罚性机制，犹如悬在申请人头上的达摩克利斯之剑，使其不得不放弃可能的不诚信披露意图。同时，相对于审查员，申请人由于更专业于其所申请的技术领域，更有能力来验证所披露信息的真實性。由于不正当行为原则的这种诚信和充分披露的要求，在理想状态下，审查员无需质疑申请人的意见陈述的真实性，亦无需投入时间和资源来对信息进行验证，他们都是自我认证的。从这一角度来讲，不正当行为原则亦具有信息验证的功能。

不正当行为原则的信息验证功能还具有外部性。构成不正当行为的法律后果是使其专利不具有可执行性，任何侵权主张都得不到司法救济，这种潜在的风险使得申请人不仅需向审查员保证其专利申请以及意见陈述的真实性，而且还需要向专利局外部的其他社会公众保证所披露的信息是准确的。See Clarisa Long， Patent Signals， 69 U. CHI. L. REV. 625， 658 （2002）.将专利视为专利申请人研发动向的指示器的社会公众完全可以依赖不正当行为原则来初步解决其可能存在的针对专利申请的真实性而产生的任何质疑。正如前面已经论证的内部验证功能，相对于每个社会公众，通过专利申请人来验证这些信息的成本要低得多。

不正当行为原则的信息验证功能进一步地有助于专利申请授权质量的提升。不正当行为原则下的惩罚性机制，促使申请人有足够的动力进行诚信披露，因此，提交给审查员的信息质量也相应地得到提升，审查员据此作出的可专利性评价也就更客观。此外，依据该原则，审查员也无需再浪费有限的时间来验证信息的真实性，相应地会有更多的时间来对专利申请进行审查。

三 不正当行为原则下信息披露义务的正当性

（一）不正当行为原则下的信息披露义务

由于专利申请的单方程序性质，美国专利商标局对专利申请人施加了“诚实和善意”义务，以使其充分披露所知悉的、对专利申请的可专利性具有重要价值的相关信息。1977年，美国专利商标局修改了第56号条例，以澄清专利申请人所承担的“诚实和善意”义务。该项修正案规定：“发明人、所有准备或参与专利申请以及与发明人有联系的律师或代理人、受让人或者其他有责任承担申请的所有人，都对专利商标局负有诚实和善意义务，并且均有义务披露其所知悉的、对专利审查具有重要价值的信息。”See 37 C.F.R. § 1.56（a） （1991）.

不正当行为原则所施加的信息披露义务不仅适用于申请人、发明人，美国第56号条例还将该义务扩充到与专利申请和审查相关的所有主体，这包括了撰写专利申请或参与专利审查的专利律师或代理人。这项义务也适用于实质上参与专利申请与审查、并与发明人或其雇主有关联的其他人。

美国的司法审判实践显示出不正当行为原则所要求披露的信息范围相当广泛。在Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.案中，最高法院认为专利申请人未披露的在先使用公开是对可专利性的绝对障碍，要不是该信息被保留，涉案专利就不会被授权。See Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.， 382 U.S. 172， 174-75 （1965）.在SCM Corp. v. Radio Corp. of America案中，专利申请人基于现有技术对其发明做了对比实验，然后提交了一份宣誓书，但该宣誓书只公开了支持其发明的测试结果而保留了不利的测试结果，法院认为申请人的这一不当行为足以使法院不去执行其专利。See SCM Corp. v. Radio Corp. of Am.， 318 F. Supp. 449 （S.D.N.Y. 1970）.在Dayco Prods.， Inc. v. Total Containment， Inc.案中，专利权人被指控在其他专利申请中公开了与涉案专利实质相似的技术，同时，其他专利的审查员基于一项现有技术将其他专利进行了驳回，但专利权人在涉案专利的审查过程中并未将这些事实向审查员进行告知，联邦巡回法院认定专利权人所被指控的行为构成不正当行为。See Dayco Prods.， Inc. v. Total Containment， Inc. （Dayco I I）， 329 F.3d 1364-68 （Fed. Cir. 2003）.在Hazel-Atlas案中，法院发现专利权人精心设计了一个骗局，通过与其专利代理律师一起撰写并假装以另一专家的名义发表文章的方式欺骗美国专利商标局，目的是为克服专利商标局所指出的涉案专利所具有的授权缺陷。See Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.， 322 U.S. 238 （1944）.

由此可见，不正当行为原则之下需要披露的信息既包括在专利申请日之前已经存在的现有技术，又包括与专利申请的可专利性相关的实验数据等信息;披露义务不仅限于与涉案专利，在有同族专利的情况下，该义务还会延及同族专利;不仅要求申请人需要积极披露其所掌握的可专利性信息，而且其还阻止申请人进行虚假或者误导性披露。因此，不正当行为原则下的信息披露义务与专利法中说明书公开制度是完全不同的两种信息披露制度，前者侧重于对可专利信息的披露，而后者则侧重于对专利申请所保护的技术方案的披露。

（二）专利契约论对不正当行为原则下信息披露义务正当性的证成

专利契约论是专利制度的一项基础性理论，是专利制度正当性的基石，其揭示了专利制度的本质是发明人与社会公众之间达成的一种契约。刘春田主编.知识产权法[M].北京：高等教育出版社，2010：165.专利法进入近现代时期以后，随着专利权日益被视为私法上的财产权，民事契约理论的分析范式开始深刻地影响专利实践。杨德桥.专利权社会契约理论及其对专利充分公开制度的证据[J].北京化工大学学报（社会科学版），2018（2）：46.早在19世纪初，美国法院就开始尝试通过援引专利民事契约论作为审理及认定案件的理论依据，并通过在个案中的具体适用来丰富和发展该理论。1911年，在Century Electric Co. V. Westinghouse Electric & Mfj.Co.案中，美国法院将专利表述为是政府与申请人之间通过要约与承诺的方式签订的契约：申请人以公开发明技术方案的方式向政府发出请求给予专利授权的要约，而政府基于对其专利申请的可专利性的认可而承诺保证其享有一定期限的专有权。See Bruce W. Bugbee. Genesis of American Patent and Copyright Law [J]. Public Affairs Press，1967： 164.民事契約论将发明人申请专利与国家授予专利的过程视为是契约的要约与承诺过程，其更精准地诠释了“以公开换保护”这一专利法原则。

根据专利契约论，发明人向社会公众公开其专利与国家代表社会公众向发明人授予专利是一种对价关系，这被称为专利对价理论。“对价”作为一种交易原则，是民事契约理论的核心概念，对价的存在是判断契约是否成立和允诺可否执行的根基，对价被视为契约法上的理论和规则之王，支配着契约法的全部规则和体系。刘承韪.英美法对价原则研究：解读英美合同法王国中的“理论与规则之王”[M].北京：法律出版社，2006：13.专利契约论中的对价理论能够为专利法中的很多制度安排提供理论基础。对价理论的首要功能是其支持了专利法中的披露公开制度，其要求专利权人获得专利垄断权的对价是需要对其发明进行公开，而不能既要追求对垄断权的获取，又欲通过隐藏的方式而将发明据为私有。中国《专利法》第二十六条第三款就规定了公开要求。中国《专利法》第26条第3款。

专利对价理论还要求这种对价必须做到充分。在民事契约论之下，基于契约自由原则，对价的“充分性”只强调交易双方所交换的是有价值的事物即可，而不去关注交易事物的价值是否等同，民事主体可依其意思自治来决定交易事物的价值等同与否。而专利契约论之下的专利对价理论不仅强调形式上的充分性，而且还关注实质上的等同。专利制度对专利要进行充分公开的要求就体现了这种对价关系的充分性：根据该要求，专利说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。中国《专利法》第26条第3款。此外，对价的“充分性”还强调专利权人所获得的专利的保护范围与其技术贡献相适应，专利权利要求的保护范围的大小应当与专利权人所公开的范围相一致，这被称为“等同补偿原则”。中国《专利法》第二十六条第四款所规定的内容就充分体现了这一点。中国《专利法》第26条第4款。

从上面的分析可知，关于披露公开制度的现有理论主要论证的是专利说明书公开制度，但本文认为，如果将披露公开制度仅局限性地解读为专利说明书公开制度，则仍无法真正实现专利契约论所追求的实质对价。这是因为在大多数情况下仅依据专利说明书所披露的内容是无法就公开是否符合对价的要求作出正确评判的。在对专利的“新颖性”和“创造性”进行评判时，不仅需要依据专利权利要求书和说明书所记载的内容来确定专利申请人所要求保护的技术方案，而且还需要依据现有技术来审视该要求保护的技术方案是否被现有技术所公开以及是否相对于现有技术显而易见。现有技术一般很少被专利申请文件所记载，各国的专利审查实践亦表明审查员绝大多数情况下都是依靠于专利检索工具来获知现有技术情况的。而受限于有限的专利审理时限、审查员自身对相关技术的认知程度、现有技术获取渠道的单一性等，审查员有时很难获取到最为相关的现有技术，进而将无法对专利的新颖性、创造性等授权条件做出正确的评判。由于未获知最为相关的现有技术，并进而被认定具有新颖性、创造性而获得授权的专利，实质上可能并不符合专利契约论所要求的实质对价，原因在于其保护范围可能延及了现有技术，并获得了与其技术贡献不相称的保护范围。

现代专利制度之下的专利说明书制度要求专利申请人在提交专利申请时完整公开其发明，专利申请人意欲保护的技术方案需要在这一日通过专利说明书进行固定，而在申请日之后法律则不再要求申请人继续通过说明书公开其技术方案。即使在申请日之后，申请人出于修改权利要求等目的而需要适应修改专利说明书的，该修改也不能超出申请日提交的原专利申请文件所公开的范围，不得引入新的技术内容。中国《专利法》第33条。由此可见，现行专利制度中的专利说明书对发明的公开属于一种静态的公开。但是，完整的创新过程往往涉及发明的构思、原型设计、市场化研究、研發修正、大规模量产等环节，而专利申请日之前，创新过程中的大部分工作可能都还尚未开始或者完成，而现行的专利法并不强制要求专利申请人对申请日后的相关研发信息进行披露，但这些信息明显是与发明的可专利性息息相关的，因为申请日后的测试可能会证明发明无法制造或者使用，不具有专利法所要求的实用性，或者经实验证明仅基于专利说明书所记载的信息无法实施其发明，不满足专利法所要求的充分公开的要求。此外，相对于现有技术，如果专利说明书所记载的发明很难被认定具有专利法所要求的创造性，但是，申请日后通过市场推广获得了商业上的巨大成功，而这明显又属于可被认定具备创造性的典型情形。再者，基于节约和效率原则，专利法并不要求对发明的方方面面进行描述，申请人只需要就与发明的可专利性相关的信息进行充分公开，但申请人并非审查员，其基于自身认知所认定的可专利性信息可能与审查员的认定存在偏差，其基于自身认知所进行的公开可能并不是审查员所希望看到的信息，随着专利审查过程的展开，申请人可能会对其认知进行自我纠正，并会发现影响可专利性但并未被记载在专利说明书中的信息。因此，如果不要求申请人提交这些信息，而是仅基于专利说明书所记载的信息则可能无法对公开是否符合专利对价理论的要求做出客观评价。

为了解决这种非实质性对价问题，要求专利申请人除了承担专利说明书公开披露义务以外，还需要承担披露其已经获知的与其专利审查相关的资料或信息的义务，可能是一项比较有效的解决途径。相对于专利审查员，申请人对其做出改进的技术领域的现有技术更为了解，其往往也正是基于对现有技术所存在的问题的清晰认识才提出了相应的解决方案。因此，要求申请人承担披露现有技术的义务，不仅具有现实可行性，而且也是专利契约论所追求的实质对价的必然要求。在世界各国现行的专利法中，美国专利法就对专利申请人等规定了信息披露义务，即信息公开声明（Information Disclosure Statement，IDS）制度。该制度要求专利申请人、发明人、专利代理人等与专利申请相关的所有人均负有向美国专利商标局披露可能影响其专利申请可专利性的信息的义务，而且该项义务贯穿专利申请提出之时直至专利被授权之时。虽然该项制度并不要求申请人等有进行现有技术检索的义务，但是其要求申请人等需要基于“诚信和善意”义务披露其所知悉的所有可能影响可专利性的信息，而不能有所隐瞒或者进行欺骗性、误导性披露，否则将承担不利后果。

四 不正当行为原则下专利不可执行性的正当性

（一）不正当行为原则下的专利不可执行性

根据美国专利司法实践，如果法院经过审理认定专利权人在涉案专利申请审查过程中存在违反法定“诚信与善意”义务、通过欺诈获取专利权的不正当行为时，就会拒绝向其提供司法救济，并使其专利权不具有可执行性，即法院可依专利侵权诉讼中的被告所提出的抗辩而驳回专利权人的侵权主张。对于不正当行为成立的情况下所能影响的专利权的范围，美国通过司法判例发展出了不同的标准。

当法院最终认定专利权人存在不正当行为时，若该不正当行为与一项或者多项权利要求相关，法院就会认定整个专利都不具有可执行性。在East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.案中，地区法院认为虽然考虑到不正当行为虽只涉及一件专利的一项权利要求，但这种污点将使同一专利的其他权利要求也无法得以执行。See East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.， 181 USPQ 744 （N.D. Ill. 1974）.联邦巡回法院在Kearney案中亦曾论证道：“一旦法院得出结论认为发生了不正当行为，所有权利要求——不仅仅是与不正当行为直接相关的特定权利要求——都将无法得以执行。”See In re Clark， 522 F.2d 623， 626， 187 USPQ 209， 212 （CCPA 1975）.因此，美国的司法判例历史表明玷污一项权利要求的不正当行为将会感染该专利的其余未受玷污的权利要求，从而使得整个专利都无法被执行。

但不正当行为的消极影响又不仅限于一件专利权，针对涉及一件专利申请的不正当行为是否会影响其他相关的待审专利申请或者已授权专利，美国法院在其他案件的判决中也给予了回答。在Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.案中，法院根据衡平原则——“不洁之手”原则，在一起专利侵权诉讼中认定涉诉的五件专利均不具有可执行性。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 U.S. 240 （1933）.在仅涉及其中三件专利的在先诉讼中，原告通过向证人贿赂而使其保留与其中一件专利相关的在先使用公开证据，并进而获得了在先诉讼的胜诉。同时，涉诉的五件专利都是同一机器的重要组成部分。依据这两个因素，法院认定原告在在先诉讼中针对三件专利的“不洁之手”对本诉讼中所指控的侵权行为的每一个诉由都有直接影响，因此所有专利都不具有可执行性。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 U.S. 246 （1933）.

美国联邦巡回上诉法院在Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.案中提出在确定一件专利申请中存在的不正当行为是否会导致其他涉诉专利也无法执行时首先应考虑衡平原则（向法院寻求救济的人必须“两手干净”）。See Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.， 910 F.2d 809 （Fed. Cir. 1990）.在该案中，法院认定存在不正当行为的一件专利对被告所质疑的其他三件专利具有“直接和必要的相关性”，因此依据“不洁之手”原则认定所有涉案专利均不可执行。See Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.， 910 F.2d 810 （Fed. Cir. 1990）.

在East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.案中，法院也进行了相同的认定。在该案中，原告在专利商标局审查其母案申请的过程中，未向专利商标局披露相关的现有技术。在该申请被授权后，原告放弃了该专利并继续提交了续展专利申请。在放弃母案专利之前，原告还提交了另外两件分案申请。专利商标局对该三件续展专利申请和分案申请分别进行了授权。然而，法院认为所有这三件专利都是无法执行的，因为它们均来自于包含欺诈性权利要求的原始专利申请。法院认为尽管在这些专利的审查过程中没有直接、不正当的污点，但这些专利仍不可执行。See East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.， 181 USPQ 748 （N.D. Ill. 1974）.

由此可见，不正当行为的成立不仅会使直接相关的权利要求及其整个专利不具有可执行性，而且不可执行性可能还会延及其他同族专利，包括续展、部分续展或分案申请专利，只要其他专利满足“直接和必要关系”测试即可。如果发明主题以某种方式相关例如如果它们是相同发明的一部分或者是相互支持的发明，或者这些专利在相同的诉由中直接相关，则该测试被认为是满足的。See In re Jerabek， 789 F.2d 886 （Fed. Cir. 1986）.

（二）专利契约论对不正当行为原则下专利不可执行性的正当性的证成

产权契约观念产生于奉行自由和正义等价值理念的近代资本主义社会，是被赋予了新的精神内核的契约观念。这种新的精神内核包括契约自由、契约正义及契约效率等基本内容，并通过产权制度的具體内容体现出来。杨红军.知识产权制度变迁中契约观念的演进及其启示[J].法商研究，2007（2）：86.正义是人类社会普遍公认和追求的最高价值。关于“正义”的具体内涵，查士丁尼将其界定为：正义乃是使每个人获得其应得的东西的永恒不变的意志。[古罗马]查士丁尼.法学总论——法学阶梯[M].张企泰，译，北京：商务印书馆，1995：1.依据查士丁尼对正义内涵的界定来看，如果一个人通过契约获得了其应得的东西，那么这种交换或者说对价就是正义的，用于承载该对价的契约也就符合契约正义原则;而如果其获得的并不属于其应得的东西，那么这种对价就是非正义的，相应的契约也就不具有正义性。依据契约正义原则来审视专利审查：专利申请是否被授权并不能作为衡量契约正义与否的标准，原因在于被授权仅能表示初步具备了形式正义，但并不能因此而认定具备了实质正义。从社会价值的视角将真正有社会价值的发明的公开作为社会授予专利权的对价———其重点不在于专利申请书这种技术公开的法律形式，而是专利申请人为获得垄断权必须为社会提供某种有价值的技术。李洁琼.从专利社会契约论角度重新审视专利制度——评彼得·达沃豪斯《知识的全球化管理》[J].中山大学法律评论，2016，14（3）：244.因此，专利契约理论之下的正义应指实质正义，其是指授权专利客观上不具有可专利性缺陷，其有效性不受专利审查员的主观认知、对比文件的相关性等影响。对于只具备形式正义而不具备实质正义的专利授权，由于其授权的专利在客观上并不符合法定的授权条件，专利权人因此获得的也就是其不应得的东西，相应的专利权也就属于非正义的权利，其向社会作出的专利公开也就不属于正义的对价，或者说不属于契约正义原则所要求的对价，即无对价。

“对价”是英美契约合同法上的效力原则，直接决定着合同的成立、生效与否。合同无“对价”无效。徐瑄.知识产权对价论的理论框架——知识产权法为人类共同知识活动激励机制提供激励条件[J].南京大学法律评论，2009（春季卷）：91.“‘契约必守是契约的一般原则，但契约正义原则又注定了在一定条件下可以为实现正义而解除契约。观念上的知识产权契约也不例外。权利人向社会作出的发明具备新颖性、先进性及实用性的承诺必须实现，在其违背诺言时，社会理所当然地可以解除合同，撤销其已经获得的权利或宣告已经获得的权利无效。”杨红军.知识产权制度变迁中契约观念的演进及其启示[J].法商研究，2007（2）：86.现代专利法中的很多制度均是基于契约正义原则进行设计的。专利无效宣告审查制度是各国普遍设置的授权后纠错程序，社会公众或利益相关方可通过该程序对问题专利提出无效宣告请求。中国《专利法实施细则》第65条。基于不满足对价理论要求或者不符合契约正义原则的专利授权的侵权主张行为，现代专利法中也设置有现有技术抗辩制度，抗辩一旦成功，专利权人的侵权指控将无法获得司法救济，从而使其专利权不具有可执行性。中国《专利法》第62条。由此可见，无论是无效宣告审查制度，还是现有技术抗辩制度，其具体的制度设计均体现了契约正义原则的要求：对于不正义的专利授权，无效宣告审查制度将对授权专利进行无效，而现有技术抗辩制度则认定专利权不具有可执行性，即均是对专利权的有效性或者可执行性进行的否定性评价，从而拒绝向权利人提供其本不应得到的权利。

不正当行为原则是美国特有的一项司法救济制度，从本质上来看，该原则要求申请人承担披露义务意在防止专利权人通过专利申请中的欺骗行为来获取不正当利益，因为通过欺骗行为而使本不具备授权条件的专利申请获得授权不符合契约正义原则的要求。专利权人基于其不正当获取的专利权提出专利侵权主张时，无论被告是否存在侵权，其权利主张行为都意在获取本不应属于其的利益，法院拒绝向其提供救济符合专利契约正义原则的要求。此外，从专利契约对价维度来审视，基于不正当行为而获取的专利权，因其本质上属于不应当被授予的权利，从对价标的维度来看，其不是一项合法的权益，不具备对价交易的前提条件;从对价充分性的维度来看，其未向社会公众提供增量的可用技术信息，未向社会提供实质性贡献，作为契约另一方的社会公众因并未获得专利权人提供的对价，因此亦无需向专利权人进行对价给付，即无需承担未经许可而不得使用其专利的义务，法院拒绝向不正当行为专利权人提供救济即是对这一对价结果的确认。此外，从专利契约的缔结过程来看，如果专利申请人故意向专利局告知虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，从而诱使专利局做出授予专利权的错误意思表示的，此行为可被认定为欺诈，并依法可产生可撤销的法律效果。司法机关因专利分权审查体制的原因无权对专利契约的有效性进行直接否定，但在专利侵权诉讼程序中的被告主张不正当行为抗辩的情况下，拒绝向不正当行为专利权人提供司法救济也符合民事欺诈制度的价值追求。因此，专利契約论也为不正当行为成立时专利的不可执行性的正当性提供了理论基础。

五 结 论

不正当行为原则虽然是一种司法审判规则，但其通过事后惩治的机制将其功效延伸至专利申请的审查授权程序中，从而使其不仅能够规制不正当行为人的权利主张行为，而且还能够震慑不正当专利申请行为，总体提升专利申请的授权质量水平。不正当行为原则自其创制已近90年，至今仍是美国为确保专利申请质量而采纳的最为有效的制度之一。作为一种规制不正当专利申请、确保专利申请质量的长效机制，不正当行为原则是中国力求改观专利申请长期存在的质量问题的最为优选的制度设计选项之一。专利契约论下的实质对价原则以及正义原则能够充分论证不正当行为原则之下的信息披露义务以及专利不可执行性的正当性，这为移值和设计本土化的不正当行为抗辩制度提供了正当性基础，为后续可能的制度移植及设计扫清了理论障碍。