禁止反悔原则在外观专利侵权诉讼中的适用

冯剑明

关键词

禁止反悔原则 等同原则 专利侵权 外观设计

禁止反悔原则是作为对等同原则的限制性规则来适用的，该原则禁止专利权示人对其在通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。禁止反悔原则的宗旨在于防止专利权人采取出尔反尔的策略，即在审查过程中为了更容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性修改或解释，或者强调某个技术特征的重要性，但在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无，以图应用等同原则来覆盖被控侵权物。本文着重从外观设计专利侵权诉讼案例出发，分析禁止反悔原则在外观设计专利侵权诉讼的适用现状，总结对该原则的适用条件。

引言

目前，我国法院在专利侵权案件中已经开始引入等同原则进行审理，而禁止反悔原则是对等同原则的一种补充或限制，即等同原则是对权利要求保护范围的扩张，而禁止反悔原则是对权利要求保护范围的限缩。一般认为：禁止反悔原则是等同原则之下的一个侵权判定原则，既然外观设计侵权不能适用等同侵权，当然，也不适用禁止反悔原则。

另外，参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若千问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宜告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”由于权利要求书和说明书均是发明和实用新型专利的相关文件，一般认为，关于禁止反悔原则的法条也限定了其适用专利类型范围是发明和实用新型专利，而不包括外观设计。

但是，在外观设计专利申请或无效过程中，专利申请人或专利权人同样可以通过陈述来消除实质性缺陷以获得外观设计专利权，从而造成专利权保护范围的限缩。例如，外观设计专利权人可以在专利授权程序中对权利要求进行修改，在无效程序中也可以对设计要点等简要说明的内容作出意见陈述，故外观设计专利权人的修改或意见陈述行为也应遵循禁止反悔原则，以避免外观设计专利权人在专利授权确权程序中特意增加某些设计特征或突出强调某些设计特征，以区别于现有设计而获得专利授权，而在专利侵权诉讼中又弱化这些设计特征所具有的限定性，试图扩大专利权的保护范围。外观设计适用禁止反悔原则是否可行？如果适用，又需要满足什么样的条件？本文将结合具体案例进行分析。

案例与分析

（一）对创新点进行限定性解释

“饮水机”外观设计专利侵权诉讼案，本案中，在涉案专利“饮水机（一）”（专利号：ZL00345196.8）的无效宣告程序中，专利复審委员会认为，将本专利与对比文件相比较，二二者整体形状相近似，主要区别点在于：1.饮水机前额形状不同;2接水槽形状不同;3.饮水机的侧面不同。其中，区别点1、2为显著差别，区别点3属于局部细微差别。鉴于本专利与对比文件形状存在显著差别，专利复审委以此为由维持了涉案专利有效。可以看出，涉案专利维持有效的理由在于其在前述的三个方面存在着与现有外观设计的显著差别，这些差别构成了该外观设计专利中具有创新性的部分。

在案件诉讼过程中，法院在审查涉案专利的保护范围时认为，在无效宣告程序中，专利权人为了维持专利权进行如下陈述：“本专利饮水机的前额从顶面圆台位置圆弧过渡到前额底边，前额底边为向下半圆弧形。”专利权人认为，该特点是涉案专利不同于现有设计的创新之处。这一陈述直接导致了涉案专利之专利权保护范围的缩小，将不属于其设计特点的饮水机前额排除在外，而被控侵权产品恰好就是被专利权排除在保护范围之外的设计。因此，法院运用禁止反悔原则禁止专利权人出尔反尔，最终认为被控侵权产品不构成专利侵权。

（二）对某设计特征是否属于现有设计进行陈述

“玩具钢琴”外观设计专利侵权诉讼案，本案中，在涉案专利“玩具钢琴（XT88022）”（专利号：Z12013305358669）的无效宣告程序中，专利权人认为：对比设计1与涉案专利的相同点，即整体造型均为仿三角钢琴造型，且钢琴主体外轮廓形状、琴键设置位置和排列方式相同等特征，属于此类产品的惯常设计，其它如支撑腿、顶盖上的图案设计的变化，通常对整体视觉效果更具有显著影响。专利复审委采纳了该陈述，并据此维持涉案专利权有效。

但是在随后的侵权诉讼阶段中，涉案专利权利人认为，被诉侵权产品与专利产品虽然在钢琴顶盖的平面图案上存在差异，但这对外观设计影响甚微，不影响整体视觉效果。法院认为，权利人的该主张与其在之前的专利无效宣告程序中的陈述完全相反，违反了禁止反悔的原则，故而不予支持。法院最终判定：钢琴支撑腿的形状与图饰、钢琴顶盖表面的图饰为涉案专利区别于惯常设计和现有设计的设计特征，对于整体视觉效果更具有显著影响。经比对，被控侵权设计与涉案专利在上述设计特征方面的区别并非一般消费者不能觉察的细微差别，二者存在实质性差异，故被控侵权设计不构成专利侵权。

（三）适用的主体对象

“卫生桶”外观设计专利侵权诉讼案，本案中，在涉案专利“卫生桶”（专利号：ZL201130498904.9）的无效宣告程序中，无效请求人认为：涉案专利与对比文件相比，“U型口下方设置竖条纹是本领域的常规设计，且在整个产品中所占面积较小，属于局部细微差异”。而在侵权诉讼程序中，当确定涉案专利的设计要点时，被告（即无效请求人）认为，涉案专利与涉案产品相比，“U型口下方设置竖条纹对外观设计的整体视觉效果更具有影响”。针对涉案专利的同-特征，被告（无效请求人）在专利无效宣告程序与侵权诉讼程序中作出了截然相反的陈述。原告认为，应根据禁止反悔原则，禁止被告在侵权诉讼中提出与其在无效宣告程序中之陈述相反的意见。

但是，根据规定，禁止反悔原则适用的主体应该是专利权人而非无效请求人，且无效请求人的陈述也不会对专利权保护范围产生限缩，因此，本案中对于无效请求人的陈述不能适用禁止反悔原则的相关规定。

小结

一般来说，对于外观设计专利，只需通过对比涉嫌侵权产品与专利产品的外观设计，比较其是否相同或者近似，就可以确定是否侵权。这一过程无需用到等同原则，自然也就无需用到禁止反悔原则了。但是，，外观设计专利权人可以通过书面陈述或者直接修改专利文件来变更其保护内容，因此，对于外观设计专利，禁止反悔原则的作用在于准确确定权利要求的保护范围。而对于经过无效宣告程序且涉及侵权诉讼案件的外观设计专利权，法院应该审视专利权人在有关文件中所陈述的对专利保护内容的理解以及对专利保护范围的限定，同时也应更为关注专利复审委作出维持专利有效或宣告专利无效的决定的理由，并借助这些陈述和理由，以确保对专利保护范围解释的一致性。

禁止反悔原则的适用必须满足两个条件，即申请人或专利权人通过修改或意见陈述对专利保护范围进行了限缩，且该限缩对获得或维持专利权产生了有利作用。对于外观设计专利而言，申请人或权利人通常通过一些修改或意见陈述以限缩其专利保护范围，如陈述某设计特征不属于现有设计，或说明专利文件中的图片或照片是否清楚等。在侵权诉讼程中，如专利权人一方 在无效宣告请求审查程序中所强调的外观设计要点中的部分内容并未反映在被控侵权客体中，则被控侵权方就可利用“禁止反悔”原则，说明己方的产品中并未包含专利权人一方在无效宣告请求程序中所说明的外观设计要点的全部内容，因而两方之外观设计专利并不近似，己方亦未构成侵权。

但在具体操作中需要重点注意的是，如果外观设计专利权人只是对其专利的某设计特征作出了修改陈述，而外观设计专利侵权诉讼中的被诉侵权产品虽然包括授权外观设计所放弃的设计特征，但其他设计特征与授权外观设计均相同，在此情况下，我们还不能直接得出是否侵权的結论。举例而言，如外观设计权利人在专利授权程序中突出强调其与现有设计不相同的设计要点为某设计特征，且该意见为审查员所采信;但在专利侵权纠纷中，被诉侵权设计不具有前述的某设计特征，而外观设计专利权人则陈述称在侵权比对中，该设计特征对整体视觉效果不具有显著影响。此时，法院就应当适用禁止反悔原则，认为该设计特征对于整体视觉效果能够产生显著影响。

总的来说，在外观设计专利侵权案件中，判断被诉侵权设计是否落入授权外观设计的保护范围时，还是应当遵循“整体观察、综合判断”的比对原则。禁止反悔原则只是对“整体观察、综合判断”原则的补充，而非对这一基本原则的否定，也即外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则可限制外观设计专利权的保护范围，但通常不能直接引出被诉侵权设计是否构成侵权的结论。

禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一-项重要原则，它是民法中的诚实信用原则和公平原则在专利法中的体现。在充分考虑权利人对其申请文件的修改和辩解的理由，以及其修改内容与侵权判定的联系，并做出正确判断的情况下，对外观设计专利案件适用禁止反悔原则是完全可行的。