涉外定牌加工中商标侵权判定的检视与再思考

李扬 李晓宇

〔摘要〕 涉外定牌加工中的商标侵权判定应坚持混淆可能性标准、驰名商标反淡化标准以及即发侵权法理的标准，否定以定牌加工不构成商标使用进而认定不构成商标侵权以及将“合理注意义务+实质性损害”作为判定涉外定牌加工侵权的做法。是否将定牌加工中的出口行为纳入商标法规制范畴，取决于一国商标司法政策的考量。在法律属性上应将涉外定牌加工认定为商标使用行为，但商标使用行为不是商标侵权判定的前置条件。在解释论、立法论、法政策视点下，现阶段不宜将涉外定牌加工认定为构成商标侵权。在“走出去”与“创新驱动”发展战略下，我国驰名商标的海外市场与定牌加工产品所销往的海外市场重叠时，可将相关公众标准拓展至一般公众标准，来判定定牌加工企业侵犯我国驰名商标权人的商标专用权。

〔关键词〕 涉外定牌加工;商标侵权; 商标性使用;混淆可能性标准; 驰名商标保护

〔中图分类号〕D923.43 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769（2019）05-0101-09

一、问题缘起

涉外定牌加工指的是国内加工企业接受境外委托人委托为其加工产品，并按照境外委托人要求贴附商标，产品全部出口到境外销售的行为。①鉴于境外委托人要求国内加工方贴附的商标可能与国内商标权人的注册商标相同或相似，因而涉外定牌加工是否侵害国内注册商标权人商标权的问题常被提及。

对上述问题的解答，学者著述甚多，却未达成一致意见，大致可分为三种观点。第一种观点是侵害论。王太平、张伟君等教授认为，考虑到我国当前商标保护政策与商标实践操作，将涉外定牌加工定性为商标使用行为进而认定该行为构成商标侵权。②第二种观点是非侵害论。张玉敏、刘迎霜等学者从非商标使用行为及利益衡量原则进行考量，主张涉外定牌加工不构成商标侵权。③第三种观点为折中论。折中论又称有条件的侵权论或者个案分析论。宋健、刘莉等法官认为，一般情形下涉外定牌加工行为不构成商标侵权，但国内被委托加工企业明知或应知定牌的商标为国内驰名商标或具有较高知名度的商标，境外委托方恶意抢注仍继续接受委托的，应认定受托方未尽到合理注意义务，对国内注册商标的商标权人造成实质性侵害，判定涉外定牌加工行为构成商标侵权。④学界各种争论的背后，折射出不同学者对涉外定牌加工中商标侵权的判定标准、商标使用的法律性质以及商标法的政策性价值考量等问题上存在不同见解。但上述学者基本是从个案角度对涉外定牌加工商标侵权进行分析，未能从涉外定牌加工的历史发展演变脉络及我国基本国情上考量，也欠缺法解释学与法哲学的高度。而在我国司法实践中，由于缺乏统一的商标侵权判定标准，法院在审理涉外定牌加工商标侵权案件时往往举棋不定，导致同案不同判的司法混乱现象。纵观涉外定牌加工的审判结果及判决理由，法院对涉外定牌加工的态度大致从“涉外定牌加工行为构成商标侵权”转变到“涉外定牌加工不构成商标侵权”再变化为“以合理注意义务+实质性损害作为个案审理标准”。涉外定牌加工侵权判定的三种结果呈交织并行的样态。

定牌加工问题不仅影射定牌加工企业与商标权人之间的利益博弈，也反映了中国出口贸易、劳动就业以及经济发展等基本民生问题。在“走出去”战略与“一带一路”发展格局之下，国内企业产品销往海外的市场与定牌加工销往市场重叠问题的出现，迫使商标法不得不对以下问题做出回应：涉外定牌加工中商标侵权的判定标准是什么？定牌加工行为是否构成商标法意义上的商标使用行为？商标使用行为是否作为判定商标侵权的前置条件？在法解释学、法政策学、法哲学及立法论的视角下，能否为处理我国涉外定牌加工商标侵权纠纷做出妥善安排？本文试图对上述问题进行重新梳理与检讨。

二、涉外定牌加工中商标侵权判定的司法考察

（一）以形式意义上的商标使用行为判定涉外定牌加工构成商标侵权

2013年新《商标法》颁布之前，本文收集判定涉外定牌加工构成商标侵权的典型案件共计6件。⑤法院做出侵害商标权判定的理由有二：一是商标的地域性原则。商标权人依本国法律在本国境内享有商标法意义上的排他性权利。商标法赋予商标权人全国范围内的排他权，旨在保护商标标识背后的商誉，促进本国产业的发展。⑥商标的地域性意味着商标权并没有域外效力，除非该标识依据他国法在该国境内因商标使用或注册而获得商标权。在涉外定牌加工过程中，国外委托方虽基于其本国法律在其国内享有商标专用权，但并不意味着在中国境内也享有商标权，除非其在中国境内也申请商标注册登记。换言之，如果商标已被他人在中国境内注册，境外委托方就应当尊重中国境内注册商标权人的商标专用权，不能在中国国内使用其在本国注册的商标。

二是法院根据2002年《商标法实施条例》第3条及2001年《商标法》第52条第1款的规定，判定涉外定牌加工行为构成商标侵权。上述条文规定只要“形式”上符合商标的使用即构成商标法意义上的商标使用行为，并未将“产生识别商品或服务来源的功能性效果”作为商标使用行为的构成要件。法院直接将条文中“商标相同或近似+商品相同或近似”作为商标侵权判定标准的做法，不过是简单忠实地遵循了实定法的规定。简单适用条文规定虽然得到内容合法的判决，但是案件判决产生的“社会效果”不佳，遭到社会各界的广泛质疑。⑦将“形式”上的商标使用作为商标侵权判定的依据，扩大了商标权人的商标专用权的排他范围，提升了定牌加工企业的法律风险与经营成本，忽视了商标法的目的在于禁止对商品或服务来源的标志的混淆性使用。

（二）认定涉外定牌加工为非商标使用行为进而判定不构成商标侵权

2013年新《商标法》颁布之后，法院倾向判定涉外定牌加工不构成商标侵权，理由有二：一是商标权的地域性原则。⑧根据商标权的地域性原則，获得一国保护的商标依本国法律在其境内享有商标的排他权。同理，商标权的禁止权范围同样具有地域性，即商标权人无权禁止他人在其未取得商标权的其他国家中使用相同或类似的商标。商标权的地域性导致在不同的国家，相同或近似的商标可由不同的商标权人各自享有。不同的商标权人有权在其本国境内行使商标的积极权能。在涉外定牌加工中，商标的地域性原则导致相同商标或近似商标可由我国商标权人和其他国家的商标权人分别在其境内享有，我国注册商标的商标权人无法禁止其他国家商标权人在其境内使用相同或类似的商标。

二是学界及判例通说认为涉外定牌加工贴附行为不构成商标意义上的使用行为。⑨该观点主张商标最基本的功能在于保护商标的识别力，而商标只有在流通领域才能发挥区分商品或服务来源的功能。涉外定牌加工生产的产品全部销往国外，并不流入中国市场，该标识未能在我国市场领域内发挥识别功能。据此认为涉外定牌加工中将商标贴附在产品上的行为并非“商标使用行为”，进而认定涉外定牌加工不构成商标侵权。

（三）根据“合理注意义务+实质性损害”标准判决涉外定牌加工的司法实践

“合理注意义务+实质性损害”标准因“东风”案件被业界所熟知，但该标准并非“东风”案件首创。在“东风”案判决之前，福建省高级人民法院已经两次运用该标准判决涉外定牌加工案件中定作人不构成商标侵权。⑩2015年“东风案”中，印尼的商标注册人恶意抢注我国驰名商标，江苏省高级人民法院二审运用“合理注意义务+实质性损害”标准，认为承揽人未尽合理注意义务，给国内商标权人造成实质性损害，认定承揽人侵犯国内商标权人的商标专用权。该案是2013年《商标法》修订后罕见将涉外定牌加工案件认定为商标侵权的案例。颇值玩味的是，该案次年被最高人民法院再审以同样的“合理注意义务+实质性损害”标准所推翻，再审认为承揽人已经适当履行了谨慎注意义务，并且没有给国内商标权人造成实质性损害。自此，除2016年浙江省高级人民法院在“容大商贸公司诉于逊刚商标侵权再审案”中以“合理注意义务+实质性损害”判决承揽人侵害商标权外，其他案件虽然运用了“合理注意义务+实质性损害”标准，却判决承揽人不构成商标侵权。

三、涉外定牌加工中商標侵权判定的检讨与学理评析

（一）认定“涉外定牌加工构成商标侵权”之司法综合衡量因素的检视

2013年新《商标法》修订之前，法院主要以地域性原则及2001年《商标法》第52条第1款作为判决涉外定牌加工构成商标侵权的司法衡量标准。该判定方法存在巨大疏漏。首先，上述案件以商标地域性作为判决侵权的理由，忽视了商标权的立法目的与内涵范畴。一方面，就商标权的立法目的而言，一国赋予商标权人商标专用权，旨在通过禁止对本国境内作为商品或服务来源的标志进行混淆性的使用行为，保护商标使用者的投资与信用，促进产业发展，并保护消费者利益。简言之，商标法追求的是标志的识别力。在涉外定牌加工案件中，受托方并未在境内销售商品，所制作生产的商品一律在境外交易售卖，并未导致境内消费者对商品的来源产生混淆，该标识不会在我国领域内发挥识别性功能。

另一方面，从商标权的内涵范畴上看，商标权的权利范围是否及于出口，换言之单纯的出口行为是否属于商标权的规制范畴？对此，我国商标法并没有明确规定。但可以肯定的是，是否将出口行为归置于商标专用权的范畴，完全属于一国国内政策的考量。作为输出型的发达国家，为了提升品牌影响力，充分发挥跨国企业优势占据其他国家的市场，往往将出口规定为属于商标使用的类型，赋予本国商标权人更大范围的排他权。比如《欧共体商标条例》第9条第2款规定商标的使用形态包括进口、出口带有该标志的商品。将出口纳入商标规制范畴的还有《法国知识产权法典》第七卷第714-5条第3款、《德国商标和其他标志保护法》第14条第3款、《英国商标法》第10条第4款第（c）项等。反观国内，出口行为是否属于商标侵权行为，我国商标法上并没有明确规定。鉴于我国沿海地区众多中小企业仍依托涉外定牌加工作为企业的盈利途径，一棒子将该贸易模式打死的做法并不可取。正如20世纪七八十年代，我国台湾地区大量推行定牌加工产业，台湾经济也在该时期腾飞，使其一跃成为亚洲四小龙之首。定牌加工行为是否侵犯我国台湾地区商标权人的商标专用权，台湾地区司法机构分别于1983年与1993年针对该问题召开两次论证会，会议的结果一致认为定牌加工行为不会侵害商标专用权。

其次，以2001年《商标法》第52条第1款及2002年《商标法实施条例》第3条的规定作为涉外定牌加工商标侵权的依据，存在两大缺陷。第一，2002年《商标法实施条例》第3条规定并未囊括对商标使用的实质性要件。该款虽对商标使用进行规定，但只不过强调了商标使用的形式要件;实质性要件“商标用于识别商品或服务的来源”条文并未纳入条文之中。诚如学者所言，与其说上述条款的规定是给商标使用下定义，不如说是给商标使用的方式下定义。如果形式上符合商标使用即认定构成商标侵权，有将商标权扩张之嫌，造成符号圈地与符号霸权。

另外一个不足在于，2001年《商标法》第52条第1款以商标使用作为判定商标侵权的标准是否合理？本文认为显然是不合理的。一方面，形式意义上的商标使用并不必然导致商标侵权。例如，正当性使用描述性标志的行为与商标指示性使用行为并不构成商标权侵权。正当性使用描述性标志的行为与商标指示性使用行为，虽在形式上属于商标使用，但是，描述性标示属于公有领域，相关公众不会将这些描述性标志作为识别商品来源的商标对待;商标的指示性使用只是为了客观说明其所提供的商品或者服务用途、用品、对象或者其他特定属性能够与使用原告商标的商品或服务配套行为。因此，描述性标志使用与商标指示性使用行为均属于注册商标排他效力所不及的范围，二者可作为商标不侵权的抗辩理由。另一方面，判定商标侵权与否的关键，在于商标使用行为是否导致消费者对商品或服务的来源产生混淆。商标的基本功能与价值目标是指示商品或服务的来源，发挥识别力的功能。商标一旦失去识别力的功能，其本身的市场价值就荡然无存。由此可见，商标法规制的是混淆性侵权，商品或者服务来源的商标标志之间的混淆性使用会增加经营者与消费者的搜索成本，使经营者和消费者买不到自己真正想要的商品或服务，从而使消费者失去便捷选购商品的有力工具，妨害商标的识别力功能。从产业发展的角度而言，通过禁止对作为商品或者服务来源的标志进行混淆性使用行为，可保护商标使用者的投资与信用，保护消费者的利益，促进产业发展。正因如此，2013年商标法第57条第2款补充增加了“商标的混淆可能性标准”，作为商标侵权的判定标准。仅仅以形式上的商标使用作为商标侵权依据的做法，忽视了混淆性判定标准，背离了商标法的基本功能与价值。

（二）以不构成商标使用行为否定商标侵权存在的不足

法院判例与学界通说认为涉外定牌加工不是商标使用行为，该观点是否必然正确？商标使用行为是不是判定商标侵权的前置条件？商标使用与商标侵权是什么关系？这一系列问题值得探究。

1.涉外定牌加工是否为商标使用行为

对于“涉外定牌加工是否属于商标使用行为”这一问题的回答，存在否定说与肯定说两种主张。法院与国内诸多学者持否定说观点，他们以商标地域性原则为论证逻辑起点，认为涉外定牌加工产品全部销外国外，并未流入境内市场流通渠道。如此一来，境内消费者实际上并未接觸上述产品，产品来源混淆可能性也就不会发生，故而不符合商标侵权的实质要件。在此基础上，学界及实务界得出涉外定牌加工不属于商标使用行为的结论。少数持肯定说的学者认为，商标使用行为分为“商标形成与维持意义上的商标使用”，以及“商标侵权判定意义上的商标使用”。从当前商标保护政策角度而言，在商标侵权判定中，将涉外定牌加工定性为商标使用更为合理。

本文认同肯定说的观点，涉外定牌加工的行为构成商标使用行为。理由如下：其一，笔者认为，涉外定牌加工中贴附商标行为推定属于识别或区分来源的商标使用行为。由于《商标法》第48条为了减轻商标权人的举证责任对“商标使用”做了定型化处理，据此，只要注册商标标志形式上被用于商品、包装或其他商业活动中，就应推定为用于识别商品来源的行为，也就是商标使用行为。注册商标标志形式上被用于商品、商品包装或者容器以及其他商业活动中，而否定其属于用于识别商品来源的行为，即商标使用行为的，必须承担举证责任。此种从识别机能角度理解商标使用的观点，既有利于维持注册商标的稳定性，也符合商标法授予排他性效力及于全国的商标权以促进产业发展的最终目的。

其二，从强商标保护政策上看，当前应当将涉外定牌加工定性为商标使用行为。商标法侵权意义上的商标使用，对其内涵和范畴的定性往往取决于一国或地区商标法的商标保护政策。从商标使用的范畴（使用形态）上看，与商标有关的生产经营形态涵盖了生产、制作、贴附、运输、出租、销售、出口、进口以及商业宣传推销等商业性活动等，将上述哪些形态纳入商标法规制的商标使用完全由一国的经济发展状况与商标保护政策决定。英、德、法、日等实行商标强保护政策的国家，会将包括产品的生产、出口等在内的生产经营形态都纳入商标法规制。相反，在实行商标弱保护政策的国家比如南非，则会根据本国经济发展及基本国情选择性地将一些生产经营形态排除在商标法规制之外。在知识产权强保护政策以及创新驱动发展战略的格局下，一刀切地将涉外定牌加工定性为非商标使用，不利于我国的跨国公司在海外的商标战略布局和国际竞争力的提升，与国家鼓励国内企业“走出去”的方针相悖。此外，颇为有趣的是，在三年不使用撤销商标案件中，我国法院的做法却通常将定牌加工认定为商标使用。

2.商标使用行为是否是判定商标侵权的前置条件

以涉外定牌加工不构成商标使用，进而直接否定商标侵权可能性的论证逻辑，暗示了商标使用行为是判定商标侵权的前置条件。上述论证是否具备逻辑上的自洽性？商标使用与商标侵权之间的关系如何？

国内大多数学者与法院判例主张应当将商标使用作为商标侵权前置条件，把商标使用行为纳入商标侵权的规制范围，从而将非商标使用行为排除在商标侵权之外。这种观点的价值理念在于，商标使用是评判商标法上行为不法的准绳，只有契合商标法意义上的商标使用，才有进一步探讨商标侵权的必要性。如果他人对商标标识的使用未能起到识别商品或服务来源的功能，则应排除在商标法禁止的范畴之外。从上述评判论证模式可看出，该观点将“商标使用”与“混淆可能性”作为判定商标侵权的两个独立要件，二者之间在判定商标侵权中存在先后顺序，缺乏其中一个要件意味着丧失商标侵权的可能性。在司法实务中，“辉瑞公司诉联环药业公司案”首次认可并采用上述前置条件作为判决依据。

本文则认为不应将商标使用作为商标侵权的前置条件，主要理由如下：

其一，从法律解释学的角度而言，我国商标法并未将商标使用作为判定商标侵权的前置要件。商标法规制混淆侵权行为旨在使不同商标之间得以区分，有助于消费者根据标志购买自己真正想要的商品或服务。我国2013年《商标法》第57条规定，在注册商标与标识相同的情况下，对注册商标的保护是绝对的，直接推定商标侵权成立;在注册商标与标识近似的情形下，还需在客观上考量造成相关公众混淆的可能性。该款规定与欧盟《商标指令》第5条第1项相似，在商标直接侵权判定上实行的标准为“相同”或“相似性+混淆可能性”。如果系争双方商标和商品符合商标相同、商品相同要件，《商标法》第57条第1款则直接推定存在混淆可能性，构成商标侵权;如果系争双方商标和商品符合商标相似性、商品相似性的要件，《商标法》第57条第2款则判定商标侵权是否成立还需考量是否存在混淆可能性。诚如日本著名学者田村善之所言，在商标侵权判断中，被侵害的商标常常是已实际投入使用并凝聚商标权人信誉的标识，为保障商标权人已累积的信誉，对其是否使用应做扩大解释，而不仅仅局限于“发挥识别机能的使用”。在此情形下，认定涉外定牌加工在形式上并非商标使用行为，进而在此基础上认定该行为不侵害商标权的解释方法并非最恰切的选择。与其如此，还不如以涉外定牌加工行为不会导致相关公众发生识别混淆，得出不构成商标侵权的结论。

其二，以商标使用作为商标侵权前置条件难以涵盖商标侵权类型。我国《商标法》第57条中“视为侵害注册商标专用权的行为”并不都以商标使用为前提，换言之，以商标使用作为商标侵权前置条件难以涵盖所有商标侵权类型，主要体现为四个方面：一是，商标间接侵权不以商标使用为构成要件。在帮助他人实施侵犯商标专用权中，侵权人只不过为侵犯他人商标专用权提供了运输、仓储、印刷、网络商品交易平台等便利条件，帮助侵权人并未直接使用商标。二是，行为人擅自制造、伪造他人注册商标标记等，行为人虽没直接使用商标，但依然受我国《商标法》第57条第4款规制，将被视为侵害注册商标专用权。三是未经商标权人许可同意，非商标权人即使未进行销售或展览，但已经做好商标使用的准备（还未实行商标使用行为），根据即发侵权理论及我国《商标法》第65条规定也可判定该行为构成商标侵权。四是新闻报道及评论违背客观事实，对商标标识进行扭曲式或贬损式的使用，亦会构成商标侵权。由上述论证可知，将商标使用作为商标侵权前置条件存在挂一漏万的弊端。

其三，从比较法视野上看，将商标使用作为商标侵权的前置条件远未达成共识。例如在国际层面，美国《兰哈姆法》与欧盟的《欧洲理事会协调成员国商标法一号指令》并未将商标使用作为商标侵权的前置条件。注重实用主义哲学的美国十分重视商标使用，1879年美国联邦最高法院就提出与专利和版权的道德正当性不同，商标权的正当基础在于使用优先权（priority of appropriation）。商标权的取得依赖于商业贸易中公开、持续的商标使用。美国《兰哈姆法》并未明文规定商标使用是商标侵权判定的前置条件，商标使用并不适用于联邦法院对注册商标侵权的判断。美国联邦第二巡回上诉法院在Rescuecom Corp. v. Google Inc.以及Kelly-Brown v. Winfrey案中明确表示，商标使用并非商标侵权的先决条件，国会无意将商标使用适用于《兰哈姆法》界定侵权行为条款;在经贸交易之中，一切未经许可的使用行为皆可构成商标侵权。在美国，判定商标侵权的核心要件为混淆可能性（Likely to cause confusion）。混淆可能性作为商标侵权成立要件亦被1946年美国《兰哈姆法》第32条第（1）项所确立。欧盟法院在Arsenal Football Club v. Matthew Reed案中提及，无论被诉行为是否构成商标使用，只有该行为损害了商标的核心功能（识别商品来源功能），即可构成商标侵权。在立法上《欧盟商标条例》第9条规定，商标侵权中的行为是与商标和服务相关的标志使用（use of a sign），并未要求被控行为必须为商标使用行为。可见，无论是美国抑或是欧盟，在商标侵权判定中强调的是标识的使用，只要标识的使用可能导致相关公众混淆，均可构成商标侵权，排除商标使用行为作为商标侵权判定前置条件的做法。

（三）对“合理注意义务+实质性损害”标准的诘问

“合理注意义务+实质性损害”作为涉外定牌加工商标侵权判定标准是否具有正当性与合理性？笔者的答案是否定的。首先，从实定法角度而言，我国商标侵权的判定标准以普通商标的混淆性判定标准和驰名商标反淡化反玷污判定标准为架构，二者对商标侵权认定的构成要件有差异。“合理注意义务+实质性损害”的个案审判标准并不属于上述两种类型，在缺少明确法律依据的前提下随意创设新的商标侵权判定标准，有对商标过度保护之嫌，进而可能导致少数人掌控威胁力（threat power），造成社会分配不公。

其次，从司法适用上看，“合理注意义务+实质性损害”个案审判标准有被滥用的风险。滥用体现为，本应遵循商标混淆性标准与驰名商标反淡化标准的统一商标侵权认定标准，法院却以个案审判原则为由回避，直接判定涉外定牌加工商标侵权。由于合理注意义务是一种主观价值判断，缺失確切的判定界限，个案审判在法律上也没有格式化的判定标准，从而无法评判是否坚持了法律适用标准一致性的原则。回顾具有典型性的“东风”案，涉外定牌加工企业是否未尽“合理注意义务”，并给国内注册商标权人造成“实质性损害”？案件中印尼公司已在印尼国内申请商标注册并获授权批准，在此情形下认定国内定牌加工企业未尽合理注意义务令人难以信服。在定牌加工产品全部销往国外，未流入中国市场的情况下，定牌加工企业没有挤占国内商标权人的市场份额，不会对商标权人造成实质性损害。

再次，以“合理注意义务+实质性损害”作为标准判定涉外定牌加工商标侵权缺乏合理性。一方面，“合理注意义务”意味着对行为人的主观过错或过失判断，商标权是实行过错归责原则还是过错推定归责原则亦或是无过错归责原则，学界、法律条文对此并无一致意见与规定。限于篇幅本文无意深入探讨该问题，可另著文探讨。在合理注意义务是否构成商标侵权判定构成要件尚存争议之际，贸然适用该标准有违法的可预期性以及安定性。退言之，涉外定牌加工属于商标直接侵权的类型之一，在商标直接侵权判定中，行为人在承担停止侵权行为、排除侵害危险行为时，无须主观上的过错;注册商标权人在行使停止侵害和排除侵害危险两个方面的请求权时，无需承担证明行为人主观存在过错之义务。另一方面，“实质性损害”作为涉外定牌加工中商标侵权判断要件，亦有不妥之处。行为人的行为符合《商标法》57条第1项与第2项，即使没有造成实质性损害，依然可认定其侵害了商标权人的商标专用权。只不过在没有实质性损害发生时，商标权人享有的是停止侵权的请求权，并不必然享有损害赔偿请求权。换言之，实质性损害是确定商标侵权损害赔偿时的考量因素，而不是认定商标侵权的构成要件。

四、涉外定牌加工中判定商标侵权的路径及展望

（一）法解释学视点下定牌加工商标侵权判定的路径选择

从法解释角度而言，不管是否认定涉外定牌加工构成商标权侵害，逻辑上都应当坚持混淆可能性法理、即发侵权法理或者驰名商标反淡化法理。排除当然否定涉外定牌加工行为属于“用于识别商品来源的商标使用行为”，进而直接认定涉外定牌加工不构成商标侵权的做法。

1.非驰名商标涉外定牌加工商标侵权的判定

对普通类型（非驰名商标）的涉外定牌加工而言，应当以“混淆可能性”作为商标侵权判定的标准，以契合商标法原理。在现阶段，我国不宜将普通类型的涉外定牌加工作商标侵权处理。首先，从涉外定牌加工的法律性质上看，笔者认为，涉外定牌加工行为当然属于“用于识别商品来源的商标使用行为”。本文不赞成涉外定牌加工之所以不侵害国内注册商标权，是因为该行为“不是商标使用行为”（如最高人民法院在“PRETUL”商标案中所持观点）或者“不是用于识别或区分来源的商标使用行为”（如最高人民法院在“东风”商标案中所持观点）。如前所述，一方面，从强商标保护政策上看，当前应当将涉外定牌加工定性为商标使用行为;另一方面，商标使用行为并非判定商标侵权的前置要件。除了我国商标法并未将商标使用作为判定商标侵权的前置要件之外，以商标使用作为商标侵权前置条件也难以涵盖商标侵权类型。而且从比较法国际视野上看，将商标使用作为商标侵权的前置条件远未达成共识。

其次，从商标法的趣旨上看，商标法旨在保护的是商标的识别力。商标的基本功能是识别商品或服务的来源，商标侵权行为的构成要件及范围规定应当围绕商标的识别功能的维护而展开。由此可知，商标侵权判定中，关键在于考察被诉侵权人使用他人商标的行为是否导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。如果相关公众容易产生混淆，则预示着相关公众无法准确识别商标并通过商标购买自己所需的商品或服务。商标的识别功能被扼杀，其就失去了存在市场的价值。具体到涉外定牌加工商标纠纷案件中，笔者认为，涉外定牌加工行为之所以不宜作为侵害我国注册商标权行为处理，根本原因在于定牌产品全部销往境外，尽管定牌加工属于商标使用行为，但客观上不可能导致相关公众混淆。本文所持此种观点，可以称为定牌加工行为不构成对国内商标权侵权的“非混淆论”。

再次，对普通类型涉外定牌加工不做商标侵权处理可从“知识产权法哲学”角度阐释分析。知识产权法哲学认为，在讨论商标权在内的知识产权的确立、结构、扩张与实施等相关问题及理论时，应当采取工具论的立场。一是，知识产权的工具论借鉴了法经济学的方法，它支持计算知识产权的保护成本。涉外定牌加工产品未流入国内市场，不会挤占国内市场，就不会对商标权人造成利益损失。一味禁止涉外定牌加工产业侵害了定牌加工企业的经济利益，妨碍相关从业人员的就业机会。当前经济贸易形态下赋予商标权人出口权的做法，既妨碍他人工作权，违背了公共利益;也可能使那些在出口权未授予商标权人之前从事涉外定牌加工贸易，而在出口权授予商标权人之后则不能从事该种贸易的人陷于贫困。这种极大干涉了涉外定牌加工企业及相关从业人员的消极自由权、彻底剥夺了相关个人及企业从事某些交易的权利的做法，从利益衡量论、法经济学以及实用主义哲学视角上看都是不合理的。二是，知识产权工具理论服务于道德价值。对他人消极自由的限制而造成的垄断，被视为是一种经济投机行为;垄断造成的暴利行为受到道德上的批判。普通类型的涉外定牌加工中，商标权人在合法利益未受到侵害的前提下，禁止涉外定牌加工企业自由从业的做法，应受到道德上的非难。

2.驰名商标涉外定牌加工商标侵权判定

对于驰名商标涉外定牌加工商标侵权的判定，可分为国内驰名商标权人没有在境外使用商标以及国内驰名商标权人在境外有使用商标两种情形。从国际层面而言，我国驰名商标甚多，在国外常遭抢注。但是按照商标地域性原则，如果某个商标未在某个国家申请注册或未在某个国家进行使用，则该国没有保护义务，完全可以抢注。我国境内使用的驰名商标，如果在境外没有进行使用，知名度不能及于其他某个国家，无法与境外某个国家的相关公众发生联系，在该国内也不能必然作为驰名商标进行保护。像上述“东风”商标案中我国知名或驰名商标在境外被搶注的问题，需要按照被抢注国商标法以及《巴黎公约》《TRIPS协定》等相关国际条约关于知名商标、驰名商标保护等规定由商标被抢注国处理，而不能因为我国的知名或驰名商标在境外被抢注就推导出我国知名或者驰名商标权人在国内受到了实质性损害，进而认定定牌加工行为构成对我国注册商标权的侵害。

另一方面，从国内层面而言，在“走出去”国家发展战略下，我国拥有注册驰名商标的品牌企业在海外市场与定牌加工产品所销往的境外市场重叠时，可否在我国现行法律框架体系内对驰名商标给予特殊保护？答案是有的。相对于普通注册商标的保护而言，运用制止混淆的保护机制足以保护普通注册商标的识别功能。与普通注册商标保护不同的是，注册驰名商标的反淡化保护理念在于防止其他企业借用驰名商标的知名度，在相同或不同类别的商品或服务上使用相同或类似商标。在不同类别的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似商标，虽然不会产生混淆，但是会冲淡驰名商标的显著个性与识别力，造成贬损商誉与削弱影响力的不利后果。由此可看出，注册普通商标与注册驰名商标的商标权人所控制商誉范围的不同，存在范围广度上的差异。商誉越广，商标权所覆盖的范围相应越广，对商标类别的要求也越低。这意味着，拥有良好商誉的注册驰名商标的商标权人可以在不同类别商品或服务上享有排他性的商标专有权。由于立法上缺乏对相关公众的内涵做界定，对跨类的驰名商标保护中相关公众的认定，可借鉴美国《兰哈姆法》第43条第（c）款第2项第（A）目的判定标准，采用比“相关公众”更广泛的“普通公众标准”来认定驰名商标。此外，《关于驰名商标保护规定的联合建议》第2条对认定驰名商标中“相关公众”的外延界定，除了实际或潜在的消费者外，还涵盖经销渠道上所涉及的人员。关于驰名商标的保护，该建议第4条又给予各成员国较大弹性的立法空间，规定各成员国可将“相关公众”扩展到一般公众标准。解释论上则可通过“即发侵权行为”，或者将受托从事涉外定牌加工者、负责定牌加工品出口报关者、负责运输者等其他经营者解释为可能被混淆或者误导的相关公众，进而认定涉外定牌加工行为构成商标侵权，从而为将涉外定牌加工行为认定为侵害商标权行为提供理论依据。

（二）法政策学视角下定牌加工商标侵权判定的建构

法政策学所关注的问题，不是具体的案件纠纷，而是关乎不特定多数人在现在及将来的公共性、政策性问题。在此基础之上，法政策学试图给出立法、制度设计的大致方针建议及方法。因此，从法政策学角度上看，涉外定牌加工中商标的司法保护政策及立法的调整应与我国经贸发展水平相一致。一方面，就定牌加工企业而言，由于无需高昂研发成本、入行门槛低，再加上刚入WTO时我国劳动力成本低，定牌加工产业得以在东部沿海地区迅猛发展，给社会提供大量的就业机会。不可否认，外向型经济是我国经济的重要组成部分，涉外定牌加工在我国经济形态中尚占有重要地位;但不能忽视定牌加工产业处于产业链的底端，具有利润低、抵抗法律与经济风险弱的内在缺陷。一旦定牌加工行为被认定为商标侵权，定牌加工企业无疑将面临破产的灭顶之灾。总而言之，从维护国内大量受托加工中小企业利益、促进国际贸易角度而言，作为法政策选择，现阶段尚难以将涉外定牌加工行为一概认定为侵害我国商标权的行为。

另一方面，随着我国经济形势的发展与转变，不排除未来受托加工方所在国商标法也将涉外定牌加工行为都认定为侵害其所在国商标权的行为可能性。就国内注册商标权人而言，在国家推行“走出去”与“创新驱动发展”战略政策之下，国内大型企业布局拓展海外市场，提升企业的国际核心竞争力，势必寻求并强化品牌在全球范围内的保护机制。境内走出去企业与定牌加工企业在海外市场重叠时，利益的冲突与经贸摩擦争端难以避免。如何调和国内商标权人尤其是走出去享有知名度企业与定牌加工企业间的纠纷矛盾、平衡二者间利益，需要司法保护政策根据经济社会发展阶段适时地做出阶段性调整，从而在促进市场繁荣基础上构建公平的竞争秩序。因此，随着经济发展形势，修订商标法，赋予商标权人出口权，直接灭杀涉外定牌加工行为，强化注册商标权人权利的保护，亦未尝不可。赋予商标权人出口权，意味着全盘否定涉外定牌加工的合法性，这种做法在我国现阶段经济发展形势下应慎重适用。此外，在拥有注册驰名商标企业的海外市场与定牌加工销往的市场重叠时，运用注册驰名商标跨类保护的标准，利用司法解释的形式将相关公众解释为包括负责定牌加工品出口报关者、负责运输者等在内的主体，给予驰名商标更强的保护，不失为一种简便经济的特殊处理方式。

① 涉外定牌加工又称涉外贴牌加工，英文缩写为OEM。参见李扬：《商标法基本原理》，北京：法律出版社，2018年，第245页。

② 王太平：《从“无印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性质》，《法学评论》2017年第6期;张伟君、张韬略：《从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题》，《同济大学学报》（社会科学版）2017年第3期。

③ 张玉敏：《国际贸易“定牌加工”性质分析》，《重庆工学院學报》（社会科学版）2008年第1期;刘迎霜：《国际贸易中涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，《国际贸易问题》2013年第5期。

④ 宋健：《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》，《知识产权》2016年第9期;刘莉：《对涉外定牌加工商标侵权认定的再思考》，《人民司法》2016年第11期。

⑤ 参见深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号《民事判决书》;广东省高级人民法院（2006）粤高法行终字第22号《民事判决书》;浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第284号《民事判决书》;山东省高级人民法院（2011）鲁民三终字第156号《民事判决书》;珠海市中级人民法院（2011）珠中法知民初字第1号《民事判决书》;浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号《民事判决书》。

⑥ 李扬：《论商标权的边界》，《知识产权》2016年第6期。

⑦ 宋亚辉：《经济政策对法院裁判思路的影响研究——以涉外贴牌生产案件为素材》，《法制与社会发展》2013年第5期。

⑧ 参见上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民五（知）终字第209号《民事判决书》;常州高新技术产业开发区人民法院（2013）新知民初字第91号《民事判决书》;上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第92号《民事判决书》;浙江省宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206民初8716号《民事判决书》。

⑨俞则刚：《海关视角下涉外定牌加工案件的处理》，《电子知识产权》2018年第3期;王娜：《我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范》，《学术探索》2014年第1期。

⑩ 参见福建省高级人民法院（2012）闽民终字第378号《民事判决书》（该判决是最高人民法院公布的2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之27）、福建省高级人民法院（2014）榕民终字第1322号《民事判决书》。

参见浙江省高级人民法院（2016）浙民再121号《民事判决书》、江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号《民事判决书》（该判决认为“东风案”构成商标侵权，但已经被最高人民法院再审推翻）、最高人民法院（2016）最高法民再339号《民事判决书》。

王莲峰：《论商标的使用及其认定——基于商标法第三次修改》，《公民与法》2011年第3期。

《十二国商标法》翻译组译：《十二国商标法》，北京：清华大学出版社，2012年，第54、83、419页。发展中国家印度借鉴英国商标法，在《印度商标法》第56条第1款规定，对从印度出口的商品构成商标使用行为，详见《十二国商标法》第167页。

参见我国台湾地区司法机构1983年9月18日举行之第四期司法业务研究会及1993年6月1日举行之第二十二期司法业务研究会纪要。

陈明涛：《商标连续不使用撤销制度中的“商标使用”分析》，《法商研究》2013年第1期。

学者观点参见刘迎霜：《国际贸易中涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究》，《国际贸易问题》2013年第5期;俞则刚：《海关视角下涉外定牌加工案件的处理》，《电子知识产权》2018年第3期;王娜：《我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范》，《学术探索》2014年第1期。法院判决参见：最高人民法院（2014）民提字第38号《民事判决书》;上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第92号《民事判决书》。

王太平：《从“无印良品”案到“PRETUL”案：涉外定牌加工的法律性质》，《法学评论》2017年第6期。

参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第265号《民事判决书》。

刘铁光：《〈商标法〉中“商标使用”制度体系的解释、检讨与改造》，《法学》2017年第5期;李士林：《商标使用： 商标侵权先决条件的检视与设定》，《法律科学》2016年第5期。

辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案，参见最高人民法院（2009）民申字第268号《民事判决书》。

姚鹤徽：《论商标侵权判定的混淆标准——对我国〈商标法〉第57条第2项的解释》，《法学家》2015年第6期。

〔日〕田村善之：《商标法概说》（第二版），东京：弘文堂，2000年，第143页。日本裁判所的意见可以参见东京高等裁判所关于“VUITION”案件的判决，东京高裁平五（行ヶ）168号。

参见我国《商标法》第57条第6款。

Trade-Mark Case，100U.S.82（1879）.

Siegrun D. Kane，“Trademark Law： A Practitioners Guide， Practising Law Institute，”New York City，2002， § 5：1.10.

“Rescuecom Corp. v. Google Inc.： A Conscious Analytical Shift，” Iowa Law Review， vol. 95， issue1 （Novenmber 2009）， pp.281-332.

Kelly-Brown v. Winfrey，717 F.3d 295，307（2nd Cir.2013）.

Richard L. Kirkatrick， Likelihood of confusion in Trademark Law， New York： Practising Law Institute， 2010， §1：1.

美国《兰哈姆法》第32条第（1）项规定，任何人未经注册人同意（a）在商业贸易中对注册商标进行复制、仿冒、抄袭或有意模仿，并与商品或服务的销售、许诺销售、运输广告相联系，极有可能产生混淆或误认，或者造成欺骗。

“Arsenal Football Club v. Matthew Reed，” European Law Reports， vol.6， Issue 6（November 2002）， pp.807-820.

Tobias Cohen Jehoram， Constant van Nispen and Tony Huydecoper， “European Trademark Law： Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law，”Kluwer Law International，2010， § 8.4.1.

標识的使用行为与商标使用行为存在根本性差异。参见何怀文：《“商标性使用”的法律效力》，《浙江大学学报》（人文社会科学版）2014年第2期。

参见《商标法》第57条第2款。

参见《商标法》第13条第3款。

Peter Drahos， A Philosophy of Intellectual Property， Indiana， UK： Dartmouth Publishing Company Limited， 1996， p.161.

熊文聪：《“商标个案审查原则”的误读与澄清》，《法学家》2018年第4期。

李扬：《我国商标抢注法律界限之重新划定》，《法商研究》2012年第3期。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用若干问题的解释》第八条借鉴了世界知识产权组织大会《关于驰名商标保护规定的联合建议》中相关公众的界定，但条款中“与前述商品或服务的营销有密切关系的其他经营者”缺乏准确的边界，在学界存有分歧与争议。

解亘：《法政策学——有关制度设计的学问》，《环球法律评论》2005年第2期。

（责任编辑：周中举）