浅谈说明书公开不充分审查意见的答复

王术娜 代芳 张敏 朱玲艳

摘 要：一些发明专利经常因为说明书公开不充分而导致被下审查意见甚至被驳回，笔者结合在知识产权领域多年的从业经验及具体案例，给出一些面对“说明书公开不充分”的审查意见的一些答复思路，供大家交流和参考。

关键词：公开不充分;审查意见;举证;修改申请文件

一、引言

专利权是一种无形的财产，根据权利与义务对等的原则，申请人要获得专利权必须以向社会公众充分公开其发明创造的内容为义务。为此，《专利法》第26条第3款明确规定了“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，也即我们平时所说的“公开换保护”。

一些申请人缺乏撰写经验，在撰写申请文件时采用一些自定义术语，说明书中却没有明确的解释说明;或者申请人在撰写申请文件时，为了防止技术秘密泄露，在撰写说明书时故意有所保留，这就导致说明书存在不符合专利法第26条第3款规定的公开充分的缺陷。一旦说明书出现公开不充分的缺陷，要想克服是很困难的，但根据笔者多年的从业经验，当面对说明书公开不充分的审查意见时，还是可以从以下方面进行争取。

二、答复思路及案例分析

（1）通过举证，证明被认定公开不充分的内容属于本领域的公知

案情：本申请请求保护一种口服液，其特征在于每升中含有枸杞子提取液 25-30g、柠檬酸 2g、甜菜碱 0.3g、大蒜素 1.2g。审查员指出说明书中只提到枸杞子提取液，没有介绍提取方法，因此，说明书没有对技术方案作出清楚完整的说明，本领域技术人员不能实现本发明所述的技术方案，不符合专利法第26条第3款的规定。

分析小结：申请人通过举证《中药大辞典》证明枸杞子提取液是将枸杞通过水提或醇提等方法得到提取物，且这两种不同的提取方法得到的枸杞子提取液的功能相同，来证明枸杞子提取液的制备在本领域属于公知，进而证明本申请不存在公开不充分的问题，最终本案克服了公开不充分的缺陷而得以授权。可见，当审查意见中指出某一技术特征存在公开不充分的问题时，申请人可利用现有技术向审查员进行解释说明，以此来弥补申请文件中的不足;但需要说明的是，此种情况必须是针对现有技术中对该技术特征的解释是统一的或不同解释使技术特征具备的功能是相同的情况才适用;若现有技术中对该技术特征的认知有多个不同的解释，且这些不同的解释使技术特征具备不同的功能时，则难以通过举证说服审查员。

（2）修改申请文件

说明书一旦出现公开不充分的问题，很难通过修改申请文件克服，但有一种情况可以采用修改申请文件的方式解决，那就是：仅部分权利要求对应的技术方案在说明书中公开不充分时，可通过将未在说明书中充分公开的技术方案所对应的权利要求删除，来克服说明书公开不充分的问题。这种情况比较简单，笔者在这里就不举例说明了。

（3）说理和/或补充实验数据，证明本申请能够实现

案情：本申请请求保护一种基因 A 的分子标记，所述分子标记具有序列 1 所示的基因 A 的片段，在第 234 位为 G/C 复等位基因的 SNP 標记。说明书记载其分子标记是用于诊断疾病 B，只要检测个体基因组中存在基因 A 的该 SNP 位点，便可以诊断被检个体患疾病 B 的风险。审查员认为说明书实施例仅记载该 SNP 的234C 基因型是从一个患有疾病 B 的患者基因组中发现的，并未验证具有该 SNP 位点的人患有疾病 B 或患疾病 B 的风险高，因此无法证实技术方案能够达到声称的技术效果，因而技术方案可能无法实现。

分析小结：对于这种无法提供直接效果数据，而审查员不认可间接效果的情况，申请人可以从专业角度进行解释说明，使审查员能够进一步了解本领域技术研究的进展以及所能达到的试验水平，争取审查员的主观认可;还可以通过反向验证存在该 SNP 位点的个体便会患疾病 B 或患疾病 B 的风险高，或者通过统计学分析，证明该 SNP 位点与疾病 B 之间的关联性，那么本申请的公开不充分的问题即可以克服。

三、结论与建议

对于公开不充分问题，首先我们要从根源上杜绝，即在撰写申请文件时就要避免出现说明书公开不充分的缺陷，平衡好隐藏核心技术与公开充分之间的关系，切勿一心为了隐藏核心技术而导致本领域技术人员无法实现本发明。应当注意的是，凡是本领域技术人员无法从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当写入说明书中。当采用一些自定义术语时，需要在说明书中有明确的说明。其次，一旦申请文件出现了公开不充分的问题，申请人应当针对审查员的疑问进行修改和/或争辩，最好能够提供期刊、教科书、工具书、专利文件等现有技术作为证据，解释本领域技术人员能够实现该发明。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].知识产权出版社，2010.

[2]国家知识产权局专利局.中华人民共和国专利法，2010.

[3]范东升等.生物医药领域专利申请中说明书公开不充分的常见问题分析，中国医药生物技术 2014 第9卷 第2期 .