商标被许可人同时使用被许可商标与自有商标的行为的侵权认定

(华东政法大学 上海 200063)

通过商标许可合同的签订，被许可人获得在其商标或服务商使用许可人商标的权利，许可人获得与其商标价值相当的许可使用费，扩大其商标的知名度，获得更高的商业信誉。在实践中，商标许可是一种越来越普遍的授权行为。但在商标许可中，被许可人往往面临一个问题，即一旦许可结束，被许可人便无法再获得在许可过程中由其对于商标的使用所带来的商标商誉等商标的无形价值所产生的经济效益。针对这一问题，有些被许可人采取了在商品或服务上同时使用被许可商标以及其自有商标的做法。

目前，我国《商标法》对于被许可人能否在其商标上同时使用被许可商标与自有商标的行为并未作出明确的规定。在司法实践中，浙江省高级人民法院对于这一问题做出了否定的回答。在“上蒋火腿厂与浙江雪舫工贸有限公司侵犯商标权纠纷案”中，原告上蒋火腿厂将其注册商标“雪舫蒋”独占许可于被告浙江雪舫工贸有限公司使用，在许可过程中，被告在其生产的火腿上同时使用了被许可商标以及其注册商标。原告以其商标权受到侵害为由将被告诉诸法院。在一审与二审中，法院均认定被告侵权行为成立。笔者认为，法院对于这一案件的判决对于这一类案件具有指导意义，认定商标被许可人在其商品或服务商同时使用被许可商标以及自有商标的行为侵权与商标的基本识别功能以及商标法的基本原则相契合。

一、此种行为是对商标识别功能的破坏

目前，我国学者大多将商标的区分功能与来源功能相融合，将商标的功能分为识别功能、品质保障功能与广告宣传功能，并将识别功能作为其基本功能。在上述案件中，二审法院认定被告在其火腿制品上同时使用两商标的行为是对商标识别功能的破坏。从商标识别功能的本质上来看，虽然消费者通过商标所识别的直接客体是商品或服务的提供者，但随着商标许可制度的出现，商品或服务的提供者不再单一。在这种情况下，消费者所能识别到的所信任的提供者到底是商标的所有者还是被许可人呢？无论是在普通许可、排他许可还是独占许可的情况下，其识别的对象均应认定为是商标的所有者，即许可人。正如学者郑其斌所述，随着商标许可制度的出现，识别功能的本质已经发生了变化。在许可制度出现之前，商品或服务的提供者是唯一确定的，商品的识别功能表现为消费者能够合理期待标示同一商标的商品具有同一来源。但随着许可制度的出现，商品或服务的提供者不再确定唯一，对于消费者而言，能够通过商标所识别到的对象不再是商品或服务的直接提供者，而是商品或服务与商标所有者之间的联系。因此，我们可以将商标的识别功能中所包含的来源功能理解为是对质量来源的确定，而非生产来源。商标许可人负有保证被许可使用其商标的商品质量的义务，消费者完全可以根据可查询到的注册商标的所有人的信息来确定其质量保证人是谁，进而根据已有的对许可人的了解对商品的质量好坏做出判断。假若我们允许商标被许可人在其商品或服务商同时使用被许可商标与自有商标，其最直接的后果就是消费者无法判断商品或服务的质量来源。当同一商品上同时含有甲商标和乙商标时，消费者将无法判断其真正的质量来源。在此种情况下，该商品与甲商标与乙商标之间分别形成了某种潜在的联系，即指向同一商品的质量责任者有两个，这将影响消费者的选择。

二、此种行为可能造成许可终止后的消费者混淆

商标权不仅要维护商标权人凝集在商标中的商誉，还要保护消费者的利益。在判断商标权是否受到侵害时，消费者通过商标能否准确判断其质量来源是一个重要的衡量标准。根据我国商标法，“相似性+容易导致混淆”是构成侵权的前提。在“上蒋火腿厂与浙江雪舫工贸有限公司侵犯商标权纠纷案”中，法院认定被告的行为具有混淆可能性。这一认定实际上是突破了《商标法》中“相似性+混淆可能性”的标准，而采取了绝对的混淆可能性标准，这与目前美国商标法所采取的认定标准相类似。目前，美国采用混淆可能性吸收相似性标准，即只要具有混淆的可能性，即使不满足商标或者商品之间相近似也认定为侵权；而欧盟采取的是以相似性为基础而以混淆可能性为限定条件的商标侵权判断标准，在这种标准下，商标或商品之间近似是认定侵权行为成立必不可少的条件。笔者认为，美国的认定标准在最大限度的保护了消费者的权益的同时，实际上在一定程度上扩大了商标权人的保护边界。假设存在这样的情况，原告与被告所使用的商标并不近似，且二者之前没有任何往来，但由于某种原因，使得消费者对两个商标与商品之间的联系产生了混淆，若此时按照美国的认定标准将被告认定为侵权人，对于被告而言是不公平的。而比较而言，欧盟强调“近似性”的认定标准又将保护消费者利益放在了次要位置上，并且限缩了商标权人受保护的范围。在这种认定标准中，假设被许可人在其商标上使用的被许可商标与自有商标在形状结构上并不相近似，那么在许可终止后即使被许可人在其商品上继续使用自有商标造成了消费者对于商品来源的混淆，其行为也无法被认定为侵权，这对于消费者和商标权人而言都是不利的。

笔者认为，在司法实践中可以采取介于美国与欧盟之间的认定标准。将混淆可能性作为主要认定标准，同时考虑商标权人与被控侵权人之间的关系。假若商标权人与被控侵权人之间并无任何联系，就将“近似性”作为认定侵权必要条件。但若二者之间存在着诸如本文所讨论的许可关系，那么“近似性”将不再作为侵权的必要条件。被许可人在其商标上同时使用被许可商标与自有商标，一方面，无论是在许可中还是许可终止后，都有可能造成消费者对于商标与商品之间的联系的混淆，出于保护消费者利益的目的，这种混淆是需要避免的；另一方面，这种混淆的产生不是偶然的，即使被许可商标与自有商标并不近似，其混淆的产生也有由被许可人有意识的使用行为所导致的，对这种行为予以规范，并不会造成对被许可人的不公正。

三、被许可人存有主观恶意

对于认定商标侵权的归责原则，曾经有学者主张应该根据《民法通则》第106条第二款和第三款的规定适用过错规则原则，但根据《商标法》第五十七条和第六十四条的规定，目前学界对于商标侵权的归责原则已经基本达成共识，即适用无过错归责原则。在本文所讨论的被许可人在商品上同时使用被许可商标以及自有商标的这种情形中，可以判断的是，被许可人在主观是存有恶意的，即意图通过这种行为延续被许可商标在此前或者在被许可使用期间所产生的商誉，从而将这种商誉移植到其自有商标上。举重以明轻，在采取无过错归责原则的商标法体系下，被许可人的这种存有主观恶意的行为毫无疑问的应当被认定为是对商标权的侵犯。

综上，即使被许可人并没有使用与被许可商标相同或近似的商标，但其在商品上同时使用被许可商标与自由商标的行为破坏了商标的基本识别功能，并且对消费者造成了混淆，因此，应当认定其行为是侵犯商标法的行为。