“337调查”中ITC如何对待PTAB的专利无效判决

Joshua Goldberg 臧晨 Anthony Berlenbach

在《进出口经理人》杂志2017年9月刊上，我们发表了一篇题为《使用双方复审机制应对“337调查”》的文章，讨论在美国国际贸易委员会（ITC）专利诉讼案件（即“337调查”）中ITC如何对待专利审判及上诉委员会（PTAB）的专利无效判决。本文继续探讨ITC及上级法院在过去1年中有关这个问题的最新案例。如下文阐述，这些案例进一步支持我们之前提出的建议，即早日开始双方专利复审（IPR）可以帮助“337调查”的被告减少ITC不利判决带来的负面影响。

“337调查”可对被告产生很大的负面影响。美国国会授权ITC对侵犯美国专利的产品下达排除令，以命令美国海关拒绝任何侵权产品进入美国市场。此外，该排除令甚至会延及非当事人的产品。通常情况下，ITC会在发起调查后的16～19个月内做出最终裁定。因此，“337调查”具有速度快、威力大的特征。

另外，美国国会在美国专利商标局确立了一项快速高效的专利无效程序，即IPR，允许专利复审的请求人在PTAB挑战专利的有效性。近期判决数据显示，通过IPR无效专利的成功率高于其他法律程序。因此，在联邦地区法院的专利侵权案件中，被告通常将发起同期IPR作为应诉策略，以争取在IPR审理期间暂停地区法院案件的进程。当IPR判决专利无效时，地区法院的案件随即会结案，从而帮助被告节省大量时间和诉讼费。

然而，尚不明确IPR判决如何影响ITC进程。IPR的速度不及“337调查”。PTAB一般会在复审请求人提出复审请求6个月后决定是否应启动IPR，并在决定启动后的12个月内做出最终裁决。因此，考虑到“337调查”的被告通常在调查开始后才提出IPR请求，当PTAB决定启动IPR时，ITC行政法官的初审可能已经进行了大半。

在2017年的文章中，我们讨论了在ITC的“939号”调查案中，ITC排除令涵盖的专利中有两项权利要求在IPR中被PTAB判决无效。2016年8月，ITC宣布暂停执行排除令中涉及这两项权利要求的部分。ITC做出该决定时使用了自由裁量（discretionary）权，并强调如果被告的产品使用其他未被无效的涉案专利，其仍然会被排除在美国市场以外。

然而，在随后的“945号”调查案中，ITC对PTAB的专利无效判决却采取了不同的处理方法。2017年8月，ITC拒绝了被告Arista在PTAB判决涉案专利无效后提出的暂停执行排除令的动议。直到Arista在PTAB的无效判决被上诉至联邦巡回上诉法院并被维持原判后再次提起动议，ITC才同意暂停执行排除令中涉及无效专利权利要求的部分。

根据相关法律，若排除令基于的条件不复存在（如涉及的事实、法律或公众利益发生变化），ITC可暂停排除令。ITC通常将联邦地区法院的专利无效判决视为可以触发暂停执行排除令的条件。但是在“939号”和“945号”调查案中，ITC却没有对PTAB的专利无效判决采取同样的态度。

在2016年的Cuozzo Speed Techs.， LLC v. Lee一案中，美国最高法院指出PTAB关于撤销专利的判决通常与联邦地区法院的专利无效判决具有同等效力。此外，早在2013年，在解释经过上级法院核准的美国专利局关于专利无效和撤销权利要求的最终判决所具有的约束效力时，联邦巡回上诉法院就指出：没有依据认为法院和专利局做出的最终的并经过上级法院核准的专利无效判决具有不同的约束力。因为相关法律规定专利局必须撤销无效权利要求，国会也据此明确赋予专利局进行专利复审的权力，并且因为撤销后的权利要求不能再作为专利侵权案件的基础，所以最终的并经过核准的专利局无效判决理应对其他相关专利侵权案件具有法律约束力。

当ITC在“945号”调查案中最初拒绝暂停排除令时，其认为：（1）PTAB判决并不禁止ITC对专利有效性作出相反的结论；（2）在专利局正式撤销无效权利要求前ITC都有权下达排除令，并称“IPR或专利再审程序中被无效的权利要求在所有上诉途径穷尽和专利局正式撤销该权利要求前仍然应该视为有效”。

ITC尚未就其在2018年4月做出的暂停“945号”调查案排除令的决定给出明确理由。但是，ITC在其暂停意见书中指出原告Cisco上诉PTAB无效判决至最高法院的期限已过。因此，尽管专利局尚未正式撤销被PTAB判决无效的权利要求，ITC意识到Cisco已经穷尽所有上诉渠道，使得权利要求的撤销变得不可避免。

当ITC在“945号”调查案中做出上述两个相反的决定期间，相关的联邦巡回上诉法院判例法也发生了变化。2018年5月，在XY， LLC v. Trans Ova Genetics， L.C.一案中维持PTAB就涉案专利无效的原判时，联邦巡回上诉法院自发地讨论了PTAB专利无效判决对其他法律程序的影响：“无论是地区法院还是PTAB的专利无效判决，在经过上级法院核准后，都具有‘禁止反言作用，即禁止其他相关未决案件就专利有效性做出相反的判决。”联邦巡回上诉法院的解释表明：所有可能上诉渠道（例如，上诉至最高法院）穷尽前，ITC应尊重联邦巡回上诉法院的对上诉案件的自由裁量权，并应将联邦巡回上诉法院核准的PTAB判决视为足以导致立即暂停排除令的条件。

虽然联邦巡回上诉法院明确PTAB判决对相关专利侵权案件具有“禁止反言”作用，但是ITC在此的立场并不明朗。这是因为在“945号”调查案中，ITC先前拒绝暂停排除令时暗示PTAB的无效判决没有“禁止反言”作用， 而在后来暂停排除令时既未提到上述XY案件，也未详细阐述暂停的原因。此外，ITC对暂停排除令享有自由裁量权，且“945号”调查案显示ITC在所有可能上诉渠道穷尽前或在专利局正式撤销权利要求前可能会暂停排除令。所以，人们并不明确ITC究竟认为何时才可以暂停排除令。当然，我们相信当PTAB判决和ITC排除令越来越频繁地相互影响时，ITC将会进一步考虑并阐明其在PTAB判决争议专利无效时将如何运用该自由裁量权。

综上所述，最新的案例继续表明“337调查”的被告值得将IPR程序作为应对策略的一个重要环节。如果“337调查”的潜在被告在调查开始前就发起IPR，PTAB有可能在ITC判决前做出专利无效判决，从而有助于减少或消除ITC诉讼对被告的不利影响。“945号”调查案显示ITC愿意在联邦巡回上诉法院维持PTAB无效判决后或者甚至在专利局正式撤銷无效权利要求前暂停排除令。此外，早日开始IPR可以产生连锁效应，影响相关未决诉讼。专利被IPR无效的概率很高，因此，IPR有助于被告减少可能陷入“337调查”的争议专利的数量，缩小权利要求的范围，并提高和解的可能性。

Joshua L. Goldberg （高叔华）

美国飞翰律师事务所合伙人。高叔华律师的主要执业领域为在美国专利审判和上诉委员会（PTAB）和美国专利商标局（USPTO）的双方复审（IPR）、覆盖商业方法专利复议（CBM）、和授权后复审（PGR）程序，及随后在美国联邦巡回上诉法院的上诉。作为首席顾问或后补顾问，他在超过150件的双方复审（IPR）、覆盖商业方法专利复议（CBM）、和授权后复审（PGR）程序中代表请愿人和专利所有人处理涉及软件、图像处理、消费电子产品、移动应用程序、制造业、半导体、电子金融、互联网、云计算、汽车、医疗仪器以及化学等技术的专利。他还曾合著《专利审判和上诉委员会庭审从业者指南》（美国律师协会知识产权法分会）。

臧晨

美国飞翰律师事务所律师。臧晨博士在专利执业领域的范围很广，包括撰写及申办与电子和机械工艺相关的专利；为客户提供咨询意见和组合管理；在诉前调查，州法院诉讼及与通信技术和机械装置相关的国际贸易委员会（ITC）调查中给予协助。此外他还根据客户的独特需求，帮助他们制定商业秘密规则和流程。

Anthony Berlenbach

美国飞翰律师事务所法务助理。Anthony Berlenbach的执业领域涵盖专利法的各方面，包括专利诉讼、专利申请和知识产权许可。他的技术领域包括机械、电子系统、医疗器械、制药、化妆品和游戏产业。