“创造性”和“缺少必要技术特征”同时评述的探讨

彭云　李晴晴

摘 要 本文首先从一件通信案例的一个独立权利要求出发，提出了是否能够同时评述“创造性”与“缺少必要技术特征”的思考。其次，从立法本意和技术问题两个方面对上述两个条款的适用范围进行分析。最后，确保审查逻辑正确的情况下，根据专利申请不同的前景预判，制定了适宜的审查策略，提高审查效能。

关键词 “创造性” “缺少必要技术特征” 条款适用 审查策略

作者简介：彭云、李晴晴，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心通信部，审查员，助理研究员。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.230

一、问题的提出

案情：OFDM调制方法会引起较大的旁瓣，则会对附近频段的主用户带来干扰。现有技术提出使用抵消子载波抑制旁瓣，但增大了载波间的干扰。本申请为了克服上述技术缺陷提出了一种OFDM认知无线电系统，将干扰抵消信号发生器在位于主用户频段的抵消子载波均设置在非正交频率位置，降低了载波间的干扰，提高了旁瓣抑制的性能。其中，独立权利要求1记载如下：1.一种OFDM认知无线电系统，包括：映射电路、OFDM调制器、并串变换电路、插入循环前缀电路、加窗电路、干扰抵消信号发生器和减法器，其特征在于：认知用户待发送的外部数据分别输入到映射电路和干扰抵消信号发生器，映射电路输出端依次与OF DM调制器、并串变换电路、插入循环前缀电路及加窗电路相连，加窗电路输出端与干扰抵消信号发生器输出端连接到减法器，减法器的输出送到外部信道耦合器或上变频电路 。

可见，独立权利要求1所限定的内容为OFDM认知无线电系统中的功能器件，以及功能器件之间的连接关系，连接关系中并没有体现出“干扰抵消信号发生器在位于主用户频段的抵消子载波均设置在非正交频率位置”。然而，上述特征正是构成本发明区别于背景技术的、与发明贡献密切相关的关键技术特征，是解决本申请声称的技术问题的必要技术特征。因此独立权利要求1是不符合《专利法实施细则》第20条第2款的规定。与此同时，通过对现有技术进行检索，独立权利要求1又不具有创造性，不符合《专利法》第22条第3款的规定。那么，能否在一次审查意见通知书中针对独立权利要求1同时指出上述两种缺陷呢？如果同时指出上述两种缺陷，技术问题既不能解决又会被解决，技术方案既不完整又不具有创造性，这样的审查意见是否会导致审查逻辑的矛盾呢？

二、问题的分析

之所以会提出上述的问题，上述两个条款都涉及到技术方案的认定和技术问题的判断。笔者将从立法本意和技术问题这两个方面对上述两个条款的适用范围进行分析。

（一）立法本意

《专利法》第22条第3款规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。可见，“创造性”条款的立法本意是通过权利要求请求保护的技术方案与现有技术公开的内容相比较，对发明的智慧贡献作出评价。

《专利法实施细则》第20条第2款规定，“独立权利要求应当从整体上反映发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。

可见，“缺少必要技术特征”条款的立法本意是要求独立权利要求應当是包含必要技术特征的完整的技术方案，必须能够解决发明所提出的技术问题，并且达到发明所述的技术效果。

从两个条款的立法本意来看，“创造性”属于“授予专利权的条件”的条款，审查的是权利要求请求保护的技术方案与现有技术公开的内容之间的关系；“缺少必要技术特征”属于“专利的申请”的条款，审查的是独立权利要求与专利申请说明书之间的关系。

因此，“创造性”条款和“缺少必要技术特征”条款的法律地位和审查内容是不同的。

（二）技术问题

审查“创造性”，《审查指南（2010）》规定了“三步法”：

首先，确定最接近的现有技术。

其次，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。

最后，判断要求保护的发明对所属技术人员来说是否显而易见。可见，“创造性”条款所涉及的技术问题是相对于现有技术而言，实际所要解决的技术问题。针对不同的现有技术，确定的技术问题也是不同的，该技术问题具有相对性。

审查“缺少必要技术特征”，《审查指南（2010）》指出：必要技术特征是指发明为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容。可见，“缺少必要技术特征”条款所涉及的技术问题是专利申请所声称的技术问题，该技术问题具有绝对性。

由此可见，“创造性”条款和“缺少必要技术特征”条款的技术问题很有可能是不同的。审查“创造性”时，如果与之对比的现有技术不同于专利申请说明书中的背景技术，那么，专利申请实际所要解决的技术问题是不同于申请所声称的技术问题。即使与之对比的现有技术是专利申请的说明书中的背景技术，导致“创造性”条款和“缺少必要技术特征”条款指向相同的技术问题，然而，两者之间的侧重点也是不同的。“创造性”条款关注的是现有技术“会不会”解决技术问题，“缺少必要技术特征”条款关注的是独立权利要求本身“能不能”解决技术问题。

三、问题的解决

（一）“创造性”与“缺少必要技术特征”同时评述

根据第2节的分析可知，“创造性”条款和“缺少必要技术特征”条款的法律地位、审查内容以及技术问题的侧重点都是不同的。因此，“缺少必要技术特征”条款讨论的技术方案是否“完整”，是相对于本申请声称的所要解决的技术问题而言，并不是相对于专利申请技术主题而言的。那么，在一次审查意见通知书中同时指出独立权利要求1不具备“创造性”和“缺少必要技术特征”的缺陷，即一方面指出了专利申请实际所要解决的技术问题会被现有技术解决，相对于专利申请技术主题而言的技术方案不具备创造性，另一方面指出了专利申请声称的技术问题不能解决，相对于专利申请声称的所要解决的技术问题而言的技术方案是不完整的。因此，同时指出上述两种缺陷并不会引起审查逻辑的矛盾。

（二）审查策略

由于在一次审查意见通知书中同时指出上述两种缺陷，是不会存在审查逻辑的矛盾。因此，在一次审查意见通知书中可以存在如下三种操作：（1）仅指出创造性的缺陷；（2）仅指出“缺少必要技术特征”的缺陷；（3）同时指出创造性和“缺少必要技术特征”的缺陷。因此，A22.3与R20.2看似存在了竞合。针对如下两种不同的情况，笔者提出了相应的审查策略：

1.申请不具备授权前景

假设本案的独立权利要求1本身不具有创造性，即使补入缺少的必要技术特征之后，仍然也不具有创造性。在这种情况下，审查员只需在审查意见通知书中评述创造性的缺陷，而不必评述缺少必要技术特征的缺陷。假使采用操作（1）之后，申请人为了克服创造性的缺陷，将缺少的必要技术特征补入到独立权利要求中，此时需要再发一次审查意见通知书指出创造性的缺陷。然而，这种修改方式是审查员能够预期的，为了提高审查效能，可以在一次审查意见通知书中评述当前权利要求的創造性之后，再假设评述修改之后的权利要求的创造性缺陷。因此，当专利申请预判为不具有授权前景时，应从实质问题的审查角度制定审查策略。

2.申请具备授权前景

假使本案的独立权利要求1本身不具有创造性，但是补入了缺少的必要技术特征之后则克服了创造性的缺陷，具备授权前景。如果采用操作（1），申请人为了克服创造性的缺陷对权利要求1进行修改，很有可能增加的特征并不是独立要求1中所缺少的必要技术特征。若申请人增加的特征不是所缺少的必要技术特征，无论修改后的独立权利要求1是否克服了创造性的缺陷，此时的独立权利要求1仍然是不符合R20.2的规定。因此，审查员需要多发一次审查意见通知书，指出R20.2的缺陷。这样的操作会延长审查周期，不符合程序节约原则。对于采用操作（2）或操作（3），其最终目的都是为了引导申请人将缺少的必要技术特征补入权利要求1，以使其形成能够解决申请声称的技术问题的完整方案，具备授权的条件。既然两者都能达到相同的效果，那么应当采取何种审查策略呢？根据第2.1节的分析可知，“创造性”属于“授予专利权的条件”的条款，适用于决定申请是否应当被授权。“缺少必要技术特征”属于“专利的申请”的条款，适用于授权前的文本规范和事实认定。专利实质审查的目的在于确定发明是否应当被授权，因此，当专利申请预判为具有授权前景时，应从授予专利保护的角度制定审查策略，实现全面审查，采用操作（3）的审查策略。

四、结语

本文通过一件通信案例，提出了对“创造性”与“缺少必要技术特征”同时评述的探讨，从立法本意和技术问题两个方面对以上两个条款的适用范围进行了深入的分析，根据专利申请授权前景的预判情况，相应地制定不同的审查策略，旨在提高审查效能。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南（2010）. 北京：知识产权出版社.2010.

[2]王可. 涉及创造性与缺少必要技术特征的全面审查. 法制博览.2015（9）.