浅析国外商业方法专利制度及对我国的启示

杨辉

摘 要：互联网及电子商务在全球的发展日新月异，知识产权制度作为保护创新者利益、促进国家及人类进步的制度，互联网、电子商务等新兴技术与知识产权制度的结合成为必然。知识产权包括商标权、商业秘密、著作权以及专利权，其中利用专利权保护互联网模式下的商业方法相对其它种类的知识产权具有一定的优势。

关键词：专利权；商业方法软件；专利保护

商标权保护的客体仅在于商品和服务的商标，而无法保护有利于提升效率、减少成本等的商业方式；而商业秘密的保护除了需要投入大量的资金和精力来采取保密措施外，还可能随时面临商业秘密被公开而失去保护的基础，尤其在互联网环境下，被第三人独立作出同样创新或通过反向工程取得该创新并不是一件困难的事，非常不利于保护创新者；而通过著作权和专利权保护也是业界一直讨论的热点，采用著作权保护商业方法，会很容易使得竞争对手对商业方法的表达形式进行变更而达到绕开著作权保护的范围，同样不利于保护的目的。而专利权保护的是解决技术问题的技术方案，是法律赋予权利人对技术方案的垄断，并且这种垄断是以发明人公开该技术方案为条件，从而达到了专利权人与社会公共利益之间的平衡，跟更有利于社会发展和科技进步。

互联网的发展带来了世界的互联互通，商业方法逐渐与计算机技术结合，出现了通过计算机或网络技术实现商业方法的发明（以下简称“商业方法软件专利”），在商业方法软件的可专利性上也引发了多方面的争论。美、日、欧这些专利大国在商业方法软件的专利保护问题上进行了大量的研究，各国的实施方式和方法也有所不同。本文试图通过对美、日、欧商业方法软件专利制度发展历程的梳理，揭示其背后的原因，希冀对我国商业方法软件专利申请、专利审查及司法政策提供借鉴。

一、美国商业方法专利制度的发展

《美国专利法》第101条规定：凡发明或发现任何新颖而适用的工序、机器、制造品和合成物质，或上述各项新颖而适用的改进，可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权。法院认为，商业方法不属于《美国专利法》第101条中的“技术”范畴，因此不能为专利法所保护。

直到1998年State Street Bank案发生时，美国联邦巡回上诉法院在判定中彻底否定了以前确立的“商业方法除外原则”，确认了有关商业方法的专利保护，从此揭开了美国商业方法专利保护的序幕；对于计算机软件的专利性判断，也彻底废止了以前确立的Freeman-Walter-Abele测试分析法，认为该测试法只能用于判断申请中是否只包含了数学方法，而不能判断该发明是否具有实用性，并确立了“有用的、具体的和可见的效果”标准作为判定商业方法专利适格性的依据。

而在2008年的In re Bilski案中，法院提出了“机器或转化（machine or transform）”标准，即商业方法专利获得授权须符合：该商业方法是否与特定的机器相联系或该商业方法能否实现物体形态的改变。

由此可见，美国商业方法专利制度的发展大致经历了“排除保护—技术性标准—实用性标准—技术性标准回归”。

二、欧洲、日本商业方法专利制度的发展

在知识产权领域，美国作为“游戏规则”的制定者，日本、欧洲等国基本都跟随了美国的步伐，但也有其自身的特色。自从1998年Stated Street Bank案美国打开了商业方法专利保护大门后，成千上万件所谓商业方法软件专利提交到美国专利商标局，虽然日本和欧洲都积极响应了商业方法的专利申请，但在当时对美国专利商标局对商业方法的专利审查标准都持反对态度，他们认为美国专利商标局以“实用性”为审查标准，会让专利申请很容易被通过，从而引起专利权的滥用。

日本对商业方法软件的专利保护，不同于美国的“实用性”标准，日本在规范上更为严格和完善。2001年4月1日，在日本特许厅发布的一份“商业方法发明不具有专利性的范例”中规定：对于有关市场研究和分析方法的发明，如果在权利要求中仅仅描绘了商业方法本身或者这种商业方法在计算机上的使用仅仅是将计算机作为一种工具或者基于软件的信息传输没有利用硬件资源；②在电子广告的范例中给出了如果在说明书中没有明确描述商业方法如何通过计算机来实现的就认为说明书不符合要求；③对于那些显而易见的商业方法发明在这份范例中给出了9种不同的情况，其中包括基于公知技术、公知商业方法的简单发明以及公知技术和公知方法的简单组合。同时，其中还明确了“一项使用计算机的商业方法发明其应以整体的包括涉及到商业方法部分的创造性的判断”，并以具体案例列举不能认为具有创造性的情形。可见，要想在日本获得商业方法软件的专利相较于美国更难。

欧洲各国开始对美国可以轻松获得商业方法软件专利的做法持强烈抵抗态度，但经过几年的论战和实践，欧洲已慢慢转变立场，并且欧洲专利局在新的审查指南（2001年）中明确了欧洲专利局近年在计算机软件和商业方法上的扩大保护政策，但在创造性的判断上保持严格的标准。如果在一项专利申请中，商业方法特征对同领域的技术人员来说是非显而易见的，但技术特征是显而易见的，则认为权利要求缺乏创造性。可见，“技术性”标准是欧洲专利审查的首要标准。

三、我国商业方法专利制度的发展

美国花旗银行向我国专利行政部门递交的2件商业方法的专利申请在2002年底、2003年初被先后授予专利权，一時激起全社会的高度关注和讨论，这一事件也标志着我国商业方法专利的诞生。

我国目前并没有关于商业方法专利的专门法规、规章或规定，国家知识产权局2004年曾颁布《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》，其中正式提及商业方法可专利性以及审查的相关规定。该规则指出：商业方法相关发明专利申请是一种特殊性质的专利申请，既具有涉及计算机程序的共性，又具有计算机和网络技术与商业活动和事务结合所带来的特殊性。但该规则当时只是在为了应付外国企业在中国跑马圈地的权宜之计，具有一定局限性，现在此规则已经废止。

新版《专利审查指南》（2010年版）第二部分第九章第2节第（1）项第一段中，将“仅仅记录在载体上的计算机程序”修改为“仅仅记录在载体上的计算机程序本身”；第二部分第九章第2节第（1）项第三段中，将“仅由所記录的程序限定的计算机可读存储介质或…”中的“程序”修改为“程序本身”。这里的计算机程序本身是指程序代码本身，代码在我国属于软件著作权保护的范畴，不能授予专利权。

新版《专利审查指南》（2010年版）在第二部分第一章第4.2节第（2）项之后新增如下内容：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

结合《专利法》第二条第二款：发明，是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。即除了不属于“智力活动的规则和方法”之外，发明还必须是“技术方案”。

由此可见，对于商业方法专利，在我国并没有法律上的障碍，商业方法发明作为专利中的一种，同样适用《专利法》中关于发明专利的各项规定，如新颖性、创造性和实用性的判断。

四、对我国商业方法专利审查、申请及司法的建议

（一）对我国商业方法专利审查的建议

美、日、欧作为专利大国，其对商业方法专利的态度无一例外都是为其本国经济和社会发展服务的。中国作为后来者，更应高度重视商业方法专利制度的研究和建设。尤其随着我国互联网、物联网、大数据、电子商务、移动支付、通信技术等行业的蓬勃发展，已悄然补足曾经的短板，在当前形势下，应积极承认商业方法的可专利性，并提升到《专利法》的高度。但与此同时，我们需要警惕滥用“实用性”标准审查商业方法专利的前车之鉴，严格审查发明专利的新颖性、创造性和实用性，并考虑商业方法领域的特殊性。

中国目前的发明专利申请需要经过初步审查和实质审查，一般需要3年左右的时间才能获得授权。并且发明专利权的保护期限为20年，从发明专利的申请日起算。而商业方法类的技术方案更新迭代快，面对如此漫长的审查程序及保护期限，明显不利于创新的保护。因此，建议可以对这类特殊专利设定更加快速的审查制度及更短的保护期限，从而达到快速审查及合理保护的目的。

（二）对我国商业方法专利申请的建议

对于商业方法软件的专利申请，我国审查员在评价其时会使用“智力活动的规则和方法”来作为驳回的理由，也会使用《专利法》第二条“技术方案”的条款作为驳回条款。而新版《专利审查指南》中指出涉及商业方法的权利要求中只要包含了技术特征就不是智力活动的规则和方法。因此，在撰写商业方法软件专利的时候建议结合技术特征来描述商业方法的实现，但是这只是满足了技术手段要素，《专利法》第二条规定发明技术方案的三要素还包括：技术问题和技术效果。对于商业方法发明所要解决的技术问题也是需要注意的，不应直接将商业方法对应的商业问题确定为技术问题，而应考虑该商业方法中采用的软硬件技术，避免以人的角度来定义技术问题，而应站在机器或计算机的角度来挖掘该技术手段解决的技术问题。

（三）对我国商业方法专利司法的建议

虽然Stated Street Bank案引发了各界对专利适格性标准的强烈反对以及专利诉讼日益增多的结果，但美国联邦巡回法院和最高法院的多个判例中都对商业方法专利进行了限制。Bilski案的判决使这种限制达到顶峰，但随后美国联邦最高法院对Bilski案进行了再审，既肯定了Bilski案中美国联邦巡回法院的做法，又明确了商业方法和软件在美国专利保护中的地位，为创新者提供了更清晰的保护思路，美国司法实践的做法同样值得我国司法实务界学习。

参考文献：

[1]徐芳.“互联网+”模式下我国商业方法专利制度的完善.中国律师，2017.2.

[2]苑野.物联网商业方法的专利保护探讨.知识产权，2018年第4期.

[3]程立民.<专利审查指南>的修改对涉及计算机程序及商业方法的专利申请的影响.中小企业管理与科技.