专利审查中利用证据准确运用所属技术领域技术人员的能力研究

范红军 史敏娜

引 言

专利法的立法本意是鼓励发明创造，提高创新能力，因此，发明创造性评判的客观性，直接影响到专利法的实施效果和保护专利权人合法权益的目的。

创造性判断基础

《专利法》第二十二条第三款规定了发明创造性的概念：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；《专利审查指南》2010修订版（下称《指南》）中规定，发明具有突出的实质性特点是指本领域技术人员能够判断出发明相对于现有技术是非显而易见的，发明具有显著的进步是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。如果是本领域技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，说明发明是显而易见的。同时《指南》中明确了设定“所属技术领域技术人员”的目的：统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。所属技术领域技术人员是假设的“人”，实际上在专利审查实践过程中，审查员应当基于“所属技术领域技术人员”进行评价，在作出判断时需达到所属技术领域技术人员的能力水平。

《指南》对于创造性评判的多处规定和解释，除了规定创造性的判断主体外，还反映了判断主体在进行创造性评判时，要同时运用其知识和能力，所属技术领域技术人员具备的能力包括：①获知所属领域现有技术的能力；②应用申请日或优先权日之前常规实验手段的能力；③从其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力；④合乎逻辑的分析、推理和有限的试验的能力。而合乎逻辑的分析、推理和有限的试验的能力运用，可以对现有技术进行一定的组合和延伸，是决定所属技术领域技术人员合理使用知识和能力水平的重要因素。只有找准所属技术领域技术人员的运用能力与创造力之间的界限，才能客观判断发明的创造性高度，并有效避免“事后诸葛亮”。

利用证据来支撑能力的运用

作为创造性判断主体的本领域技术人员来说，其应具备的是申请日前的本领域技术知识和常规手段能力，而不包括实施申请文件涉及的方案的能力，也不包括在申请文件方案的教导下进行技术特征调整的能力，因此，创造性判断主体的能力依据的是现有技术。在司法实践中，本领域技术人员的知识水平是一个事实问题，应当依据证据规则来决定。为了更准确地运用所属技术领域技术人员的能力，在创造性评判中，可以结合是否存在证据从“指引”和“阻碍”正反两方面来考量能力的运用。“指引”是正向的有证据支撑，“阻碍”是反向的无证据支撑。简单说，从现有技术中找不到“指引”，或从现有技術中发现了“阻碍”，所属技术领域技术人员在进行创造性评判过程中，不能再继续运用其合乎逻辑的分析、推理及有限的试验的能力，否则会形成“创造力”。

在实际审查过程中，需要基于所属技术领域技术人员的能力进行创造性评价，通常可以分为以下4种情形：①有明确指引且无阻碍；②有隐含指引且无阻碍；③无指引；④有指引且有阻碍。通过以下案例，来说明在专利申请创造性判断过程中，利用证据从正反两个方面来审视现有技术和申请文件，以期准确运用所属技术领域技术人员能力，提高创造性评价的客观性。

有明确指引且无阻碍的情形

一件复审维持驳回决定案件，权利要求请求保护一种用于清洗生长砷化镓晶体的器皿的混合酸溶液，由一定体积比的硝酸、氢氟酸和水组成；对比文件1公开了一种从已用电极组件的硅表面上除去金属污染物的酸性溶液，其包含一定体积比的氢氟酸、硝酸、醋酸和水；还公开了氢氟酸和硝酸的酸性溶液可以获得高的硅电极去污效率，加入醋酸是为了控制氧化速率并提供缓冲溶液以维持恒定的pH值，同时醋酸还可能与金属离子形成络合离子而影响清洁效果。

该案件的争论焦点在于：复审请求人认为醋酸是对比文件1所不可缺少的，本申请在不使用醋酸的情况下，达到了同样的技术效果。也就是说，所属技术领域的技术人员在对比文件1的基础上获得不加醋酸的方案是否合理使用了其能力。

关于上述争论焦点，站位所属技术领域技术人员，可以从“指引”和“阻碍”两个方面来分别进行认定。

对比文件1在混合酸溶液包含醋酸的同时，还公开了以下技术事实：加入醋酸是为了控制氧化速率并提供缓冲溶液以维持恒定的pH值，同时醋酸还可能与金属离子形成络合离子而影响清洁效果。通过上述技术事实，所属技术领域技术人员可以获得两个信息：第一，醋酸是作为辅助溶液加入混合溶液中；第二，醋酸还可能起到影响清洁效果的反作用。可见，对比文件1中是提到了混合溶液中加入醋酸是具有正反两方面效果的。回归到争议点，根据对比文件1中的证据显示，醋酸并非是对比文件1所不可缺少的组成部分，而且对比文件1已经明确提到，醋酸可能会影响清洁效果。因此，对比文件1给出了明确的促使所属技术领域技术人员验证醋酸是否使用的“指引”。

在前述“指引”下，所属技术领域技术人员有动机去尝试对比文件1的技术方案中不添加醋酸的混合溶液的清洁效果。添加醋酸与不添加醋酸，是两种相对简单的选择方式，所属技术领域的技术人员仅通过有限的试验即可获得不加醋酸的混合溶液的清洁效果，因此，在对比文件1给出“指引”的情况下，所属技术领域的技术人员完成本申请技术方案中不含醋酸的混合溶液是没有“阻碍”的。

综合上述分析，所属技术领域的技术人员利用其能力改造对比文件1的技术方案，来获得本申请的技术方案，是能力的合理运用，并非付出创造性劳动。

有隐含指引且无阻碍的情形

一件申请涉及一种高密度信息集成标识的全息监伪及追踪方法，将高密度信息集成标记制作在识别材料上，形成微小的高密度信息集成标记识别材料，将该识别材料集成到待防伪或溯源的产品中，用于后续防伪识别或溯源。对比文件1中，通过微雕刻技术在材料上形成三维立体结构的自定义图案或文字，进而形成标记材料，植入待防伪物体，达到鉴伪溯源的效果。

该案件的主要争论点在于：申请人认为该申请中的高密度信息集成标记材料的制作过程是利用光刻、显影、蚀刻等技术在玻璃基板上形成镂空文字图案或留下文字图案，而对比文件1中采用微雕刻的方法形成文字图案。也就是说，本申请与最接近的现有技术的区别在于将高密度信息制作到微小标记材料上的方法不同。

关于上述争论焦点，站位所属技术领域技术人员，可以从“指引”和“阻碍”两个方面来分别进行认定。

对比文件1的技术方案是在产品表面或内部植入微雕暗记标识，微雕暗记标识表面具有三维立体结构的自定义图案或文字，且植入的微雕暗记的数量、相对位置、旋转角度随机分布，构成独特唯一信息；且对比文件1所要解决的技术问题为是否可以用微雕暗记方式来代替现有技术中的标签等已损坏方式来进行鉴伪溯源。可见，对比文件1的技术起点为是否可以使用微小高密度信息集成标记识别材料，而非如何制作该标记识别材料。因此，对比文件1暗含了采用任何方法制成的微小高密度信息集成标记识别材料都可以使用到对比文件1中的鉴伪溯源系统中，而非仅仅只有对比文件1中的微雕方式形成的微小高密度信息集成标记识别材料才可达到鉴伪溯源的技术效果。因此，对比文件1隐含给出了促使所属技术领域技术人员使用其他方式制作的微小高密度信息集成标记识别材料来代替对比文件1中的微雕暗记的“指引”。

在前述“指引”下，所属技术领域技术人员有动机去尝试任何可以在微小物体表面形成微小图案或文字的方法；而在本申请申请日前公开出版的教科书中明确公开：在微制造工艺领域，可以利用光刻、显影、刻蚀等手段在透明基板（如玻璃或石英）上制作图形的方法。因此，在对比文件1给出的隐含“指引”下，所属技术领域技术人员利用光刻、显影、刻蚀等手段在玻璃表面制作图形形成微小高密度信息集成标记识别材料，替换对比文件1中的微雕暗记形成本申请的技术方案，并不存在“阻碍”。

综合上述分析，所属技术领域的技术人员利用其能力结合现有技术改造对比文件1的技术方案，来获得本申请的技术方案，是能力的合理运用，并非付出创造性劳动。

无指引的情形

一件复审撤销驳回决定案件，权利要求请求保护一种文件宏病毒的检测方法，将待检测文件的宏代码与行为代码库中的行为代码进行匹配，根据匹配结果判别所属待测文件是否感染宏病毒，所述行为代码用于表示实现固定的宏病毒行为所需的宏代码。对比文件1公开了一种扫描检测广义未知病毒的方法，根据病毒表面行为特征数据库，对系统注册表、内存、系统特殊区域、网络端口进行分析扫描，如果触发病毒表面行为特征数据库中的特征记录，则进一步查询伪病毒表面行为特征数据库；如果其在伪病毒表面行为特征数据库没有符合的记录，即判定其为可疑病毒文件。

该案件的争论焦点在于：复审请求人认为本申请的检测对象是宏病毒，对比文件1的检测对象是广义未知病毒，二者检测的对象不同；本申请是将待测文件的宏代码与行为代码库中的行为代码进行匹配，根据匹配结果确认是否感染宏病毒，而对比文件1是对系统注册表、内存、系统特殊区域、网络端口进行扫描进而和病毒表面行为特征数据库进行比较，根据比较结果确认是否感染病毒。

关于上述争论焦点，站位所属技术领域技术人员，可以从“指引”和“阻碍”两个方面来分别进行认定。

对比文件1检测的是广义未知病毒，其要解决的技术问题是现有技术中的众多反计算机病毒产品，在扫描检测已知计算机病毒方面起到一定作用，但是不能有效对抗未知病毒；其要达到的效果是识别出现有技术中未发现过的病毒；其采用的技术手段是对系统注册表、内存、系统特殊区域、网络端口进行分析扫描，扫描的过程中可能会判断跳转的地址值是否在正常范围内。可见，对比文件1的技术起点是未知病毒引起的行为，而非形成该病毒代碼段中的代码本身。因此，从对比文件的技术方案出发，其给出的“指引”应当是如何完善或扩大病毒行为特征数据库，来尽可能多地识别出未知病毒。在该“指引”下，所属技术领域技术人员有动机改进的方向是通过大量数据分析或预测或其他技术手段，来尽可能多地寻找病毒区别于正常程序带来的行为特征。而本申请技术方案是以宏病毒为检测对象，其技术起点是宏代码中的行为代码，是代码本身。因此，对比文件1和本申请属于两个方向上的技术方案，没有任何证据能够支撑对比文件1能给出所属技术领域的技术人员完成本申请技术方案的“指引”。

综合上述分析，所属技术领域的技术人员利用其能力结合现有技术来改造对比文件1的技术方案，并不会获得本申请的技术方案；如果认为能够获得，说明应用的是“创造力”，犯了“事后诸葛亮”的错误，未合理使用所属技术领域技术人员的能力。

有指引且有阻碍的情形

一件授权案件，技术方案涉及一种授权决策与审计方法，基于RBAC模型，构建集成授权决策支持和授权审计的模型，并根据模型对授权请求时间进行授权决策，在安全事故发生后利用模型进行授权审计，其构建模型的主要方法是，利用状态空间理论，对RBAC模型的安全授权策略和安全事故审计策略进行形式化表述，根据形式化表述的安全授权策略、预定义的状态转换系统和预设的规划问题建模原则构建授权决策模型，根据形式化表述的安全事故审计策略、预设的授权委派关系和预设的权责制度构建授权审计模型。作为最接近现有技术的对比文件1的技术方案涉及建立授权决策模型，进行问题求解，构建基于RBAC模型的授权决策模型，其采用的方法是基于状态空间分析法，利用规划操作的标准定义及实例化过程来描述安全策略，将安全分析问题转化为规划问题进行求解，构建基于RBAC模型的授权决策模型。同时，对比文件1还公开了后续的研究工作将在RBAC模型的审计模型及授权审计制度制定方面展开。

站位所属技术领域技术人员，从“指引”和“阻碍”两个方面来分析对比文件1能否作为对比文件来评述申请文件的创造性。

最接近的现有技术公开了构建基于RBAC模型的授权决策模型，并在文中提到授权审计是下一步的研究方向，也就是说，作为最接近现有技术的对比文件1已经认识到，仅仅建立授权决策模型并不能有效解决权限泄漏的问题，引入审计制度和授权审计模型才能有效提高授权管理的安全性。因此，该最接近的现有技术给出了明确的促使所属技术领域的技术人员在最接近的现有技术中添加授权审计模型来完成本申请技术方案的“指引”。

但是该最接近的现有技术并未给出如何实现授权审计模型，现有技术中也没有根据形式化表述的安全事故审计策略、预设的授权委派关系和预设的权责制度构建授权审计模型的方法。因此，在前述“指引”下，通过对现有技术的检索，并没有证据证明所属技术领域技术人员能够在授权决策模型中按照本申请方法构建授权审计模型的方法，或可以通过有限的试验完成该构建过程。

综合上述分析，所属技术领域的技术人员结合现有技术利用其能力改造对比文件1的技术方案，并不能获得本申请的技术方案，这个过程是需要付出创造性劳动的。

对专利审查员和代理人的建议

专利审查员在进行创造性审查时，应当牢固树立证据意识，密切联系申请文件要解决的技术问题，结合自身技术知识积累和适当的领域检索，努力达到所属技术领域技术人员的能力水平，准确认定申请文件技术方案和对比文件技术方案事实，以证据来支撑现有技术是否给出在最接近的现有技术的基础上完成本申请技术方案的“指引”，寻找是否存在证据来证明在前述“指引”下，以最接近的现有技术为起点，完成本申请技术方案是否存在“阻碍”，准确把握所属技术领域技术人员的运用能力和创造力之间的界限，客观评价专利申请的创造性。

专利代理人在代理案件过程中，要明确其和专利审查员的工作目的是一样的，都应立足专利法的立法本意，为申请文件确定一个适当的法律地位，鼓励发明创造，保护申请人和公众双方的合法权益。在进行审查意见答复时，应当抓住重点，认真分析审查员所使用的对比文件的发明构思和关键技术手段，分析申請文件权利要求技术方案和对比文件技术方案是否存在实质性的区别技术特征，该实质性的区别技术特征是否属于前述现有技术中未给出“指引”或存在“阻碍”的情况，核实关键技术手段的评述是否有足够的证据支撑；避免将大量精力投入到区别技术手段为非关键技术手段或与发明点无关的技术手段的情况，降低意见答复的沟通效果。

结 语

所属技术领域技术人员的提出，是为了统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。而所属技术领域技术人员具备一定的能力，专利审查员在进行创造性评判过程中，尤其是在利用所属技术领域技术人员能力进行审查过程中，应当牢记树立证据意识，用证据从指引和阻碍两个方面来支撑能力的运用，这样才能准确站位所属技术领域技术人员，避免所属技术领域技术人员具备创造性，客观评价专利申请的创造性。

作者简介：范红军（1986—），男，硕士，研究实习员，研究方向：计算机领域发明专利审查；史敏娜（1986—），女，硕士，助理研究员，研究方向：半导体器件领域发明专利审查（等同于第一作者）。

（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心）