专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解

罗满

判断一项技术方案是否具备创造性，要求判断人员回到申请日之前，看待申请日之后的方案相对于现有技术是否显而易见。这就要求判断人员既需要知悉该技术方案，又需要在知悉该技术方案的前提下适时地回到“失忆”的状态，该操作过程看起来很不可思议，但在判断创造性时又不可避免。因此，在专利规则的演变过程中，始终伴随着专利创造性评判的客观化进程。

为了实现创造性评判的客观化，我国《专利审查指南》专门给予了指引，即“三步法”：确定最接近的现有技术；确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

应当理解，“三步法”只是审查指南给予的一般性指引，总原则依然是“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见”。以上三个步骤并不是创造性判断的必然步骤，更不能机械理解三个步骤之间的关系。为此，笔者从专利代理人、发明人的角度看待创造性评判的标准，总结三个对“三步法”可能存在误解的地方。

误解一 公开技术特征最多，就是最接近的现有技术

虽然在寻找最接近的现有技术时，公开特征最多是一种更受青睐的寻找方式，但如果忽略了技术领域相同或相近的现有技术，则很容易犯“事后诸葛亮”的错误。《专利审查指南》1在说明如何“确定最接近的现有技术”时，指出“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。虽然根据我国审查制度，发明的创造性在评判过程中并不要求限定技术领域，但是跨越技术领域或者选定特定的技术领域，必须存在相应的动机。

笔者近期收到一份审查意见，专利申请方案是驱动塔筒内的热源（电缆、电气设备）移动，使其始终贴靠向较冷的塔筒壁，将塔筒壁作为热源的热沉。审查意见中指出最接近的对比文件，是半导体基材在退火过程中将基材快速移动并朝向一冷却板移动，以使加热后的基材更快散热。审查意见认为，专利申请的权利要求与对比文件的区别，仅在于将该种散热方式应用到塔筒内的热源。

姑且不论这份审查意见对热源、散热原理的认定是否准确，单从逻辑上看也存在问题。如前所述，判断人员应回到申请日之前，考察本领域技术人员在看到基材退火这样的技术前提下，是否很容易就想到如何进行塔筒内部热源的散热？显然这并不容易，它需要“创造性天赋的火花”（flash of creative genius）2。更容易接受的逻辑应该是，首先提供一种塔筒内部热源散热困难的现有技术，然后在寻找如何散热的过程中，存在动机去跨领域寻找散热手段，例如找到上述基材退火散热的方案，不管最终结果能否实现将两者结合，至少这种思路从逻辑上更容易接受。

当然，这种要求从某种角度来说可能属于较为“死板”的方式，但是对于本身具有一定法律属性的创造性审查而言，拥有完整的逻辑评述显然更有利于实现评述客观化。从审查的角度讲，判断人员应该适时地让自己处于“失忆”状态，不能让申请的技术方案在心里“生根发芽”，并在其引导下，利用现有技术拼凑出对应的技术方案，以否定其创造性。

误解二 技术问题不同，就没有技术启示

代理人常犯一种错误，认为专利申请与对比文件要解决的技术问题不同，就没有技术启示。比如，专利申请的技术方案是A+B，审查意见认为对比文件1公开A，对比文件2公开特征B，结合得到A+B。代理人（或申请人）发现对比文件2的特征B解决的技术问题，与专利申请技术方案载明要解决的技术问题不同，代理人遂照此思路进行答辩。

如前所述，判断一件技术方案是否具备创造性，应判断在申请日之前，本领域技术人员在知悉现有技术的基础上，该技术方案的获得是否显而易见。举例说明，申请人的专利申请方案是纸杯，纸杯内壁涂覆一层A材质，可以有效防止向外渗水。现有技术也公开一种纸杯，还公开一种A材质可以起到保温的效果。如果严格按照上述“三步法”，相较于纸杯，涂覆的A材质是解决渗水问题，而现有技术的A材质是解决保温问题，并无结合的技术启示。但理性地回归到申请日之前，纸杯用来装水，那么防止烫手、保温属于该领域普遍追求的目标，将现有技术中具有保温性质的A材质用于纸杯内壁（假设不存在其他涂覆应用的障碍或者技术偏见），完全具有这样结合应用的动机，得到内壁涂覆有A材质的纸杯，并不需要付出创造性的劳动。

从另一个角度来说，虽然现有技术中载明A材质是解决保温问题，但是根据常识或者根据其化学属性等分析可知，A材质同样具有锁水特性，则本领域技术人員基于防止渗水的需求得到上述技术方案，也不需要付出创造性劳动。因此，也可以这样理解，“三步法”中所认定的技术问题，并不局限于申请人所载明的技术问题，实际上还包括该技术方案能够解决（隐含）的其他技术问题，只要现有技术具有这样结合的技术指引即可。如日本《审查指南》规定：“即使是发明申请与引证发明要解决的技术问题不相同，如果本领域技术人员能够容易地以一种不同于发明申请的问题解决思路得出发明申请的技术方案，发明申请就不具备创造性。”3

误解三 二级或多级结合，也属于显而易见

目前，创造性条款是审查意见中最为广泛应用的条款，未检索到现有技术、不进行创造性判断即行授权的案例，可以说是凤毛麟角。另外也存在一定数量不涉及创造性而予以驳回的案例，主要是基于撰写不清楚、不符合客体等难以克服的缺陷。笔者针对目前的创造性审查意见作了一下简单的分类：一种是一级结合，另一种是二级或多级结合。

第一种类型，一级结合。如图一所示，它的技术方案是A+B+C，检索到最接近的对比文件1，公开特征A，确定区别技术特征是B和C，其中B和C是并列的关系，不存在先后依附关系，然后获得对比文件2、3，二者分别公开特征B和C，且解决的技术问题、所起作用与本技术方案一致，结合对比文件1-3后得到A+B+C。这种类型的审查意见最为常见，答复思路也最为简单。

第二种类型，二级或多级结合。如图二所示，它通过简单的组合并不能得到该方案，必须在两项或以上的现有技术结合的基础上，再进行一次启示并结合，才能得到专利申请的技术方案，即需要“二级或多级结合”。与一级结合的区别是，上述的B和C、B+和B-不是并列的关系，而是存在先后依附关系。

这种创造性评价方式，笔者认为必须慎重。從严格的“三步法”来说，关于是否显而易见，现有技术是否存在技术启示，审查指南给出的几种示例都是一级结合。如果需要二级结合，实际上恰恰说明相应的技术方案具有一定的创造性，多级结合更应当倾向于具有创造性。当然，不能机械地理解“三步法”，当需要二级结合否定创造性时，笔者认为上述包含C或B—的现有技术，应当是常规技术手段、公知常识。

举例说明，与最接近的现有技术（对比文件1）相比是设置有支撑柱（B），以解决达到支撑平衡的目的，并且支撑柱的棱边设有圆角（C），以避免磨损其他构件；而对比文件2公开支撑柱，但未公开设有圆角，对比文件3公开某种支撑结构设有圆角以减少对其他构件的磨损，对于这种二级结合方式，笔者认为可以否定被评价方案的创造性。理由是，圆角可以认为是本领域技术人员根据安装环境做出的常规优化设计，即便没有对比文件3，也可以是对比文件1和常规技术手段的结合，这种审查意见非常普遍。

假设不是在支撑柱的棱边设置圆角，而是在支撑柱上进一步设置有凹槽，该凹槽用于安装储电装置（C），以存储电能为基础部件供电，往往还包含一些与其他特征相互配合、呼应的关系。此时，检索到一篇对比文件3（往往与本方案、对比文件1、对比文件2的领域完全不同），设有凹槽和安装于凹槽的储电装置，然后在对比文件1+2的基础上，再结合对比文件3。笔者以为这种评判结果具有很浓厚的导向性，即审查指南所述的“事后诸葛亮”。

不可否认，本领域技术人员在改进对比文件1时，可能会进行不断地改进优化，比如优化为D1+D2，发现有问题，再优化为D1+D2+D3。但是这种改进过程同样也是创造性体现的过程，如何以一脉相承的方式进行这样的优化，是否具备较为合理的结合动机以及技术手段的复杂性，都应该作为考量的因素。最起码的，不应该轻易地以这种二级以上的结合方式，认为被评价的方案相对于现有技术显而易见。目前，较多的审查意见采用了二级结合，同时存在很强的“拼凑”感，但似乎又没有明显的逻辑问题。不过，从发明人的本领域技术人员角度来看，创造性被否定又是非常不可思议的。因此，笔者认为，二级或多级结合创造性评判方式具有诸多不合理之处，值得商榷。

总而言之，根据“三步法”的原理，技术方案相对现有技术是否显而易见，应同时考虑主观上能否结合（存在动机）和客观上能否结合（技术可行），不能只关注表象、以现有技术的特征进行拼凑，而要深刻理解审查指南关于“现有技术整体上是否存在某种技术启示”的含义。