现有技术抗辩制度适用规则的探究

(湖南师范大学 湖南 长沙 410006)

现有技术抗辩，是指在专利侵权纠纷中，被控侵权人不通过行政程序质疑专利权的有效性，而直接在诉讼程序中提出并证明自己所使用的技术是现有技术，从而证明侵权不成立而免于承担侵权责任的一种抗辩形式。我国《专利法》第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。这是我国首次以法律形式规定了现有技术抗辩制度。但该规定过于简单，操作性不强，实践中如何运用该制度存在诸多争议，有鉴于此，笔者试着对其适用规则进行初步探析。

一、“现有技术”的范围

实践中要准确援引现有技术抗辩制度进行抗辩，首先必须厘清现有技术的范围。根据我国《专利法》第22条规定，现有技术是指申请日前在国内外为公众所知的技术。何为“公众所知”？即全社会中任何人都可以接触和了解该项技术。

公众可以从申请日前在国内外出版物上、在国内外公开使用以及以其他方式获知该项技术。因此现有技术特征有三：第一，该技术应当是申请日前就已经为公众所知的技术。申请日当天或申请日之后为公众所知的技术，不属于现有技术范畴；第二，现有技术的范围采用绝对性标准，在世界范围内，只要在申请日前为公众所知即为现有技术，而不限于授予专利权的中国；第三，为公众所知并不是指特定的公众已经知道了该技术，而是指该技术处于不特定公众想知道就能够知道的状态。

在厘清现有技术概念的基础上，仍有两个问题需要进一步探讨：1、抵触申请是否属于现有技术？该问题的在于这样一个事实出现：就同一技术，两人先后向专利局进行申请，但后申请人先于在先申请人获得专利权，那么在先申请人是否可以以现有技术进行抗辩？这就是抵触申请的由来。对于这个问题笔者认为：我国《专利法》第22条第二款规定了判断新颖性的标准，即①该发明或实用新型不属于现有技术；②也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，③且该申请记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。而抵触申请是在申请日当天或者之后公布的，因此抵触申请的技术在申请日前不能为公众所知，不属于现有技术。2、非自由技术是否属于现有技术？非自由技术是指虽然该技术已为公众知晓，但尚处于不同于起诉专利权人的另一专利权人的有效专利权控制人之下的技术。相较于非自由技术而言，自由技术是指已进入公有领域，任何人都可自由使用的现有技术，包括他人已经失效的专利技术。笔者认为，依据《专利法》,专利申请日前为公众所知的技术都可以视为现有技术,包括他人在先取得专利权的技术。现有技术抗辩是针对瑕疵专利的防御手段,引用他人在先取得的专利技术,与现有技术抗辩的制度目的是契合的。并且,被控侵权人有可能是获得了该他人的许可,即使未获得相应许可,该他人仍有追究被控侵权人侵权责任的自由,被控侵权人引用该他人的专利技术所做的现有技术抗辩如果成立,甚至可以作为日后该他人追究被控侵权人责任的证据,对此法律无须为他人作不必要的考虑。

二、现有技术抗辩制度的适用规则探讨

运用现有技术抗辩经常涉及被控侵权技术、涉案专利技术、现有技术三者之间的关系，在法院认定现有技术抗辩是否成立的过程中，会产生一些比较复杂而有争议的问题。

(一)现有技术抗辩的对比对象

当被控侵权人提出现有技术抗辩时，就会出现涉案专利、被控侵权技术、现有技术三个技术方案。那么如何将这三种方案进行对比？存在以下三种观点：

第一种观点是只将被控侵权技术与现有技术进行对比。理由是：判断现有技术抗辩是否成立，应将被控侵权产品与一份公知技术进行对比，被控侵权产品的技术特征与一份现有技术相同，则可直接认定所实施技术为现有技术，不构成侵权，而无需涉案专利技术进行对比。

第二种观点是先将被控侵权技术与涉案专利进行比较，在被控侵权技术与涉案专利构成相同或等同的情形下，再将被控侵权技术与现有技术进行比较。理由是：在专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案相同或等同的情况下，如果被告提供证据证明被控侵权物的技术特征与一项现有技术相同或等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。据此，适用现有技术抗辩原则的前提是被控侵权技术与专利权利要求记载的技术特征相同或等同。

第三种观点是将被控侵权技术分别与涉案专利和现有技术进行比较，判断被控侵权技术与哪一项技术更为接近。即对三者同时进行比较，两头分别是专利发明和现有技术，中间是被控侵权技术或者方法，判断被控侵权技术或方法更为靠近专利发明，还是更为靠近现有技术，结论是前者时就判定为等同侵权，结论是后者时就判定现有技术抗辩成立。将三者同时进行比较的观点得到了最高人民法院的认可。时任最高人民法院副院长的曹建明在全国法院知识产权审判工作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖晚会上的讲话指出“被控侵权人以现有技术抗辩成立的，应当认可该抗辩理由……对于更接近现有技术而与专利技术有一定差别的，应当认定不构成侵权。”

关于现有技术抗辩制度的对比对象，以上三种观点在司法实践中皆有不少判例。笔者赞同第一种观点，理由如下：①从现有技术抗辩制度来看，其核心要义就是被控侵权技术如果为现有技术则不构成侵权，因此将被控侵权技术与现有技术进行对比就成了必然，并且对比的结果一般较为清晰；②从效率上看，只是将被控侵权技术与现有技术进行对比大大节约司法资源以及诉讼时间，能较为快速的得出结论，符合市场经济效率的要求；③ 第三种观点中“谁更接近”理论，仍然存在疑问，被控侵权技术与现有技术、涉案专利技术谁更接近的标准处于模糊地带，无法得出有力有效的结论，导致案件进入死循环。

(二)现有技术抗辩的对比方法

将被控侵权技术与现有技术进行对比时，采用什么样的对比方法比较合理，一直是现有技术抗辩制度适用规则的争议焦点之一。

1、被控侵权技术是与一项现有技术进行对比，还是与几项现有技术的结合进行对比。对于单独的技术方案进行对比实践和理论中没有争议，但对于组合的技术方案是否属于现有技术存在不同观点：第一种观点认为，只能援引一项现有技术而不能将两项或多项现有技术组合起来进行抗辩；第二种观点认为，作为抗辩的现有技术应当是一项单独的技术方案，但是所属领域的普通技术人员认为相对于现有技术是显而易见的简单组合的技术方案也可作为现有技术抗辩的基础。

第三种观点认为，被控侵权人可以将几项现有技术组合起来作为现有技术抗辩的基础。笔者观点较接近于第二种观点，即简单组合的技术方案可以作为现有技术抗辩，理由如下：①组合本身可能具有创造性，两份或者多份现有技术组合起来的技术方案可能构成一项可以被授予专利权的发明创造，因此只有不具有创造性的简单组合才能作为现有技术抗辩，因此当被控侵权技术相对于现有技术不具有创造性时，现有技术抗辩才可成立。②简单组合的意思是仅仅是将某些现有技术中的已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加。这种明显低于创造性的标准的简单组合，较易区分、具有可操作性，在实践中能快速处理专利侵权案件，符合经济诉讼的要求。

2、是将技术方案进行整体对比还是将技术特征进行逐个对比

我国专利侵权的原则采取的是全面覆盖原则，即根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条之规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。因此，笔者认为，在将被控侵权技术与现有技术进行对比时，应当就技术方案进行整体对比，而非针对个别技术特征进行对比，这样才符合专利法的基本原理。专利侵权的判断标准是：被控侵权技术的整个技术方案或者说所有技术特征都落入专利权利要求范围。相应的，如果被控侵权技术与涉案专利技术相同或者十分近似，则只有在其整个技术方案或者说所有技术特征同时也被现有技术所披露，导致涉案专利技术因为援引的现有技术而丧失新颖性或创造性时，才能绕过专利无效程序而直接认定成立公知技术抗辩不成立侵权。

(三)现有技术抗辩的对比标准

将被控侵权技术与现有技术进行对比达到何种程度可认定现有技术抗辩成立？目前大致存在三种观点：第一种观点是看被控侵权技术与现有技术更接近还是与涉案专利技术更接近。 第二种说法是看被控侵权技术与现有技术是否相同或等同。该对比标准实质上同于“看被控侵权技术与现有技术是否相同或十分接近”。第三种说法是看被控侵权技术与现有技术相比是否具有新颖性和创造性。

笔者赞同第三种观点，现有技术抗辩的对比标准应当是看被控侵权技术与现有技术相比是否无新颖性和明显无创造性。在现有技术抗辩制度中进行新颖性判断时，并非严格要求被控侵权技术与现有技术完全相同，当两者的区别是所属技术领域惯用技术手段的直接置换，被控侵权技术与现有技术相比仍然不具有新颖性，现有技术抗辩成立。 另外新颖性也是区别于新技术与现有技术的最为重要的衡量标准，审查起来较为容易。法院在审理过程中可以聘请专业人士进行辅助。

三、结语

随着新《专利法》的实施，该制度在今后的专利侵权诉讼中将得到更加广泛的适用。鉴于《专利法》对现有技术抗辩只给出了原则性的规定，本文对现有技术抗辩制度的适用规则提出以下建议：

第一，对比对象上，从效率出发，只需对被控侵权技术与现有技术进行对比即可 。

第二，对比方法上，不具有创造性的简单组合的技术方案可以作为现有技术进行抗辩。

第三，对比标准上，被控侵权技术与现有技术相比是否具有新颖性，如果不具有则可以作为现有技术进行抗辩。

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