关于实用新型优先权审查中“相同主题”的探究

王丽杰 吕爱飞

【摘 要】论文对在实用新型的优先权审查过程中涉及的相同主题问题进行探讨，分析发明、实用新型在不同审查过程对相同主题的判断方式，提出了适应实用新型审查程序中的判断方式和个人思考。

【Abstract】The paper discusses the issue of the same theme in the priority examination process of utility model， analyzes the judgment mode of the same theme in different examination process of invention and utility model， and puts forwards the judgment mode that adapts to the examination process of utility model and personal thinking.

【關键词】实用新型；优先权；相同主题

【Keywords】utility model； priority； the same theme

【中图分类号】D923 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2018）10-0106-02

1 引言

优先权，源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》，目的是便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标申请后，可以向其他缔约国提出申请[1]。而在我国，《专利法》第二十九条也规定了发明或实用新型在中国就相同的主题提出专利申请后，符合相关条件的也可以享有优先权，这也正体现了在先申请原则和保护发明创造的积极性。

2 相同主题的理解

在我国，《专利审查指南》中有明确解释：相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型[2]。

所谓的相同，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致，只要在先申请中阐明了在后申请的权利要求所要求保护的技术方案即可。也就是说，对于在后申请的权利要求的每一项技术方案，都应记载在该在先申请的申请文件中，但不是必须记载在该在先申请的权利要求书中，也可以记载在该在先申请的说明书中。值得注意的是，由于说明书摘要不具有法律效力，不能是记载在说明书摘要中的内容。

3 发明专利申请中相同主题的审查方式

3.1 发明初审中相同主题的判断

《专利审查指南》明确规定了“初步审查中， 审查员只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关， 不审查在后申请与在先申请的实质内容是否一致”[2]。可以说，在后申请的主题是否与在先申请主题一致，可以通过发明名称判断主题是否相同即可，通常情况下，发明创造名称一致，就认为主题相关；若不一致，则可认定为主题不相关。

3.2 发明实质审查中相同主题的判断

根据专利审查指南实质审查部分规定，在优先权主题是否相关的判断中，需要将在后申请的每一项技术方案与在先申请的权利要求书和说明书（不包括摘要）整体进行比较。如果一项技术方案未完整记载在在先申请中，只是组成此技术方案的技术特征分别记载在不同的在先申请中，则此技术方案不能够享受在先申请的优先权。

可见，在发明初审中， 优先权主题相关的审查主要是形式方面，通过发明名称即可判断主题是否相关。而在发明实质审查过程中进一步核实技术方案，涉及到技术方案的实质内容进行仔细比对核实，其在后申请是否涉及相同主题的判断原则更类似于新颖性的判断方式。

4 实用新型审查中优先权主题的判定方式

在我国，实用新型专利审查只进行初步审查，没有像发明专利申请一样的实质审查。而优先权审查，《专利审查指南》实用新型部分中只是规定“使用本部分第一章第6.2节的规定”， 即实用新型初步审查中的优先权审查标准与发明初步审查中的优先权审查标准是完全一样的[3]。可见，在后申请的主题是否与在先申请主题一致，也可以通过实用新型名称判断主题是否相同即可，若主题名称相同，就可判定为主题相关。

但专利优先权的目的在于，避免有抄袭其他国家的专利申请者，抢先在中国提出申请取得注册的可能。而根据现行的实用新型专利申请审查方式，当做出优先权结论后，经初步审查合格后便可授权，直接进入公告，显然仅通过实用新型名称审查主题是否相关，不免会出现误判而导致优先权结论错误的情况。

因此， 尽管《专利审查指南》中明确规定了实用新型和发明初审的优先权主题判定原则相一致， 但是由于发明初审后面还有实质审查，会进一步具体核实优先权的结论是否正确；但实用新型专利审查要求短平快，初步审查也无法做到发明实质审查时优先权主题是否相关的深度核实。因此，为了适应实用新型专利申请的审查需要，同时优先权主题判定的结论尽量准确，笔者认为在实用新型专利审查中，应通过发明名称、大致对比权利要求书、说明书及说明书附图来判断在后申请与在先申请主题是否明显不相关。

但大致对比权利要求书、说明书及说明书附图的比对程度如何，不免具有一定的主观性，不同人的审查核实程度不同、判断标准不一致，会带来一定的执行标准不一致；为此，根据上面的分析，笔者将实用新型审查过程中优先权主题相关的判断分下面几种情况。

4.1 主题名称相同、附图相同

若在后申请与在先申请的实用新型名称完全相同，同时说明书附图完全相同，实用新型审查中可以直接给出优先权成立的结论。

4.2 主题名称相同、附图部分相同

【案例1】

本申请和在先申请的实用新型名称分别为“一种防蚊棒”和“推拉窗防蚊棒”，二者具有相同的发明主题“防蚊棒”，且具有相同的说明书附图，其技术方案具有相关性，该在先申请与在后申请的主题相关，可以作出优先权成立的结论。

4.3 主题名称类似、附图不同

【案例2】

本申请和在先申请的权利要求1及附图对比如下表1。

案例分析：实用新型名称中均有“迷走神经”，仅从实用新型名称不能明显判断在先与在后申请的主题是否明显不相关，通过大致对比权利要求书、说明书及说明书附图发现，没有一幅相同的附图，进一步发现权利要求保护的方案完全不同，说明书记载完全不同，此时可以判断，本案属于在后申请与在先申请的主题明显不相关的情形。

4.4 主题名称不同、附图部分相同

【案例3】

本申请和在先申请的权利要求1对比如下表2。

上述案例中，仅从实用新型名称无法判断在先与在后申请的主题是否明显不相关，通过大致比对在后申请与在先申请的说明书附图发现，两件申请的说明书附图1-6完全相同，附图7-9不相同，其中本申请的技术方案（对应图7）在在先申请中完全没有提及，说明书中也没有记载，以此可以判断二者属于主题明显不相关的情形。

5 结语

综上，笔者认为，在实用新型专利审查中，对于“相同主题”的审查，应结合发明名称与权利要求书、说明书或说明书附图进行简单核实，除非在后申请请求保护的技术方案在在先申请中完全未记载，一般均可认为“相同主题”，给出优先权成立的结论。

【参考文献】

【1】尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社， 2011.

【2】中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社， 2010.

【3】张剑云，罗啸.实用新型优先权审查探析[J].中国发明与专利，2017（10）：101-104.