从专利侵权看化学类专利申请撰写

梁文惠

关键词

避免侵权

改进角度

专利挖掘

在实际工作中，经常会有申请人提出“申请这样的专利会不会侵犯别人的专利权”这样的问题，从中可以看出申请人对于什么是专利侵权并不清楚；作为专业从业人员，虽然知晓申请专利这一行为并不存在专利侵权，而是专利申请所对应的产品或实施方法存在侵犯他人专利权的风险，但是在撰写申请文件过程中，也必须要考慮专利权人在侵权诉讼中如何有效获得保护的问题。另外，在专利挖掘过程中，专业从业人员也必须要考虑如何避免落入在先专利保护范围的问题。

本文就专利侵权的概念、如何从专利侵权诉讼的角度指导专利申请的撰写以及在专利挖掘过程中如何避免落入在先专利保护范围等问题进行探讨。

一、什么是专利侵权

《专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得以生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

由此可见，专利侵权都是和以生产经营为目的的商业行为有关，且其判断的侵权主体是产品或者实施方法，而专利申请一方面不属于以生产经营为目的的商业行为，另一方面其所形成的主体是一个专利申请文件而不是特定的产品，因此，专利申请这一行为并不涉及专利侵权。另外，《专利法》的立法宗旨是“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”，如果在有效专利基础上进行科学研究以及专利申请落入专利侵权的范畴，那么就违背了《专利法》的立法宗旨。因此，专利申请这一行为不涉及专利侵权。

此时，新的问题又出现了。专利申请想要获得专利权，必然要满足专利授权的条件，比如必须满足《专利法》第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”即为了达到说明书充分公开的要求，说明书中需要记载具体能够实现的方案。

由此可见，根据《专利法》第二十六条第三款的规定，“对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明”是发明及实用新型专利说明书必须要满足的要求，那么这种说明在后续会不会成为侵权诉讼的证据呢？笔者认为其不能成为侵权诉讼的侵权证据，因为《专利法》第六十九条第四款规定了“专为科学研究和实验而使用有关专利的”不视为侵犯专利权；同时，《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》（以下简称《专利侵权判定指南》）第一百三十六条进一步规定：“专为科学研究和实验，是指专门针对专利技术方案本身进行的科学研究和实验，其目的是研究、验证、改进他人专利技术，在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。本条第一款中的使用有关专利的行为，包括该研究实验者自行制造、使用、进口有关专利产品或使用专利方法的行为，也包括他人为该研究试验者制造、进口有关专利产品的行为。”也就是说，专利申请作为一种科学研究行为的成果，即使其记载了有效专利文件中的技术方案，也不能成为侵权诉讼的侵权证据。

二、从专利侵权诉讼角度考虑对专利撰写的指导

《专利法》第五十九条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《专利侵权判定指南》第三十五条规定，在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围时，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。由此可见，权利要求书是判断他人是否构成侵权的依据，那么如何构建这一保护范围，尽可能使得专利权人可以在侵权诉讼中获得最大利益，是撰写专利时需要关注的问题。笔者从权利要求保护范围、权利要求的稳定性、侵权比对的难易程度以及说明书撰写的注意事项等方面进行如下探讨。

（1）权利要求保护范围

虽然申请专利这一行为不涉及专利侵权，但是遵循专利侵权判定规则来指导权利要求书的撰写还是很有必要的，比如从专利侵权规避的角度去审视权利要求的保护范围是否足够且合理。进一步举例说明如下：

申请人要求申请一个关于涂料组合物的专利，一般交底书中记载的是对应了实际产品的、包含了所有组分A、B、C、D、E及各自含量的技术方案。那么代理人就需要在确认要解决的关键技术问题后，确定必要技术特征组分A、组分B和组分C以及各自含量构成独立权利要求（假定各自含量为必要技术特征）。在这个过程中，代理人还可以进一步从防止专利侵权规避的角度考虑是否需要对技术特征组分A、组分B和组分C分别进行上位概括或者扩展，同时考虑对各组分含量的扩展以及含量限定方式的选择，以撰写出尽可能大的保护范围。

同时，根据《专利法》第十一条的规定可知侵权主体有多种，也就是说一项发明其可能的侵权主体包括保护客体供应商、生产商、销售商、应用载体的生产商和销售商等。因此，仅仅从技术特征概况这一单一角度扩大权利要求的保护范围是远远不够的，还需要考虑保护客体的全面性。

同样以上述涂料组合物的专利撰写为例，该涂料组合物为双组份涂料中的改进后的甲组分组合物，假定其具有新颖性和创造性，且与其配合使用的双组份涂料的乙组分可以有多种选择，同时该甲组分或甲组分组合物为可单独生产、销售的最小单位，那么基于该涂料组合物为发明点的保护客体应该包括甲组分组合物、甲组分、包括该甲组分的双组份涂料、该双组份涂料的应用载体（包含该双组份涂料形成的涂层、含有该涂层的产品等），在专利权人没有做出任何许可的前提下，使甲组分的生产商、甲组分销售商、双组份涂料整体销售商、应用载体的生产商和销售商成为可能的侵权行为人，以获得尽可能大的侵权赔偿额。当以甲组分为保护客体时，该甲组分的生产商、甲组分销售商、包含该甲组分的双组份涂料整体销售商都成为可能的侵权行为人；当以包括该甲组分的双组份涂料为保护客体时，该双组份涂料的生产商、整体销售商都成为可能的侵权行为人；当以该双组份涂料的应用为保护客体时，比如以设置有该双组份涂料形成的涂层的罐体、汽车、船舶等载体为保护客体时，对应这些载体的生产商和销售商都成为可能的侵权行为人。由此可见，遵循从小到大的原则保护尽可能多的保护客体，从而形成多个侵权主体，则更有利于从多角度防止侵权行为的发生。endprint

（2）权利要求的稳定性

如前所述，代理人在撰写专利时，会考虑对交底书的内容进行扩展，以撰写出尽可能大的保护范围，但是在该过程中仍然需要顾及权利要求的稳定性，以保证在专利侵权诉讼中形成有力的武器。

仍然以上述涂料组合物的专利撰写为例，对于组合物类型的权利要求的撰写，所采用的具体限定方式也会对保护范围形成很大的影响，通常的限定方式是重量份限定和百分含量限定。对于个别以重量单位所限定的组合物，尤其要注意将其转为重量份限定或百分含量限定，以避免对组合物进行大批量生产、大批量包装、小规格生产或小规格包装等侵权行为无法追责的情况发生。当组分种类较多且申请人提供的技术方案也不符合百分之百原则时，由于百分含量的限定受限于百分之百原则的规定，代理人有时会将百分含量转换为重量份限定，在这个过程中很有可能会使得组分之间原有配比关系消失而使保护范围扩大，进而使原本对本申请没有威胁的现有技术成为了用于评价新颖性和创造性的文件，导致权利要求不稳定。由此可见，在权利要求保护范围扩展的过程中，不仅仅要从专利规避和改进的角度去扩展尽可能大的保护范围，同时还需要尽可能保证扩展后保护范围的合理性。

在进行了上述扩展后，为了避免在侵权诉讼中权利要求被攻击时，独立权利要求被无效后，由于其从属权利要求与独立权利要求之间缺乏层次连接和层次划分而将权利要求的保护范围直接落入具体实施例，导致无法有效地在侵权诉讼中主张权利，代理人需要从整体上对权利要求的进行严密的层次布局，比如在从属权利要求中限定具有协同作用的组分之间的比例范围，以弥补独立权利要求扩展后导致的组分之和缺少百分之百限定的缺陷。在对独立权利要求的发明点进行了布局后，还需要对其它的发明点进行进一步分层限定，比如限定各组分中优选的具体物质，以在纵深方向上严密布局不同发明点，确保在侵权诉讼被攻击时，保留退步的余地。

（3）侵权比对的难易程度

众所周知，产品的特征比对相对于方法的特征比对容易，因此，一般在撰写时尽可能以产品为保护客体进行保护。

但是，在化学领域以产品为保护客体进行保护时，有些产品在直接进行限定时难以从结构或组成上限定清楚。仍然以上述涂料组合物的专利撰写为例，上述涂料组合物混合进行反应形成的产品为实际流通的商品，但是由于该商品的组成和结构在现有技术水平上无法检测确定，那么在对该保护客体进行保护时，代理人一般建议从明确各组分和组成的角度进行保护，即以组合物的方式进行保护，同时通过以该组合物为原料制备的产品作为技术特征对真正的商品进行保护。在侵权诉讼的侵权比对中，通过反向工程对侵权产品进行破解得到形成该侵权产品的组合物，然后再进行特征的比对，同样能够较容易地完成侵权比对。此外，由于同时对组合物和组合物形成的产品进行了保护，能够使组合物的生产商、产品的生产商、产品的销售商、应用载体的生产商和销售商都成为可能的侵权行为人。

（4）从专利侵权角度看说明书的撰写

虽然权利要求书是判断他人是否构成侵权的直接依据，但是，根据《专利法》第五十九条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。同时《专利侵权判定指南》第三条的折衷原则规定，解释权利要求时，应当以权利要求记载的技术内容为准，根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权的保护范围，既不能将专利权的保护范围拘泥于权利要求书的字面含义，也不能将专利权的保护范围扩展到本领域普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。由此可见，说明书及附图也是用来确定专利权保护范围的重要因素，因此说明书及附图的撰写也必须重视。

以下结合上述涂料组合物的专利申请撰写为例对撰写说明书的注意事项进行说明。

第一：从技术原理解释技术特征解决技术问题的原因。化学领域的技术问题的解决很多是由于发生了化学作用，普通技术人员很难直观理解其技术效果，而在说明书中又难以穷尽能够解决技术问题的各种技术方案，因此，从技术原理去解释技术特征解决技术问题的原因显得尤为重要，比如组分A和组分B中的哪种官能团之间的相互作用使得技术问题得到解决，或者上位后的组分A所具有的共性使得技术问题得到解决。同时，对于其它的发明点解决技术问题的技术原理，也可采用上述方式进行说明。上述撰写方式一方面有利于法官正确理解权利要求，确定权利要求的保护范围；另一方面，有利于对大范围的权利要求进行理论支持，使权利要求更稳定。

第二：对于上位技术特征的举例说明和实施例的验证。该注意事项对于化学领域的专利申请尤为重要，由于化学领域属于实验性学科，因此进行了技术原理的分析后，还需要对技术特征进行下位的举例说明以及实施例验证。比如对可用作组分A的具体物质进行列举，并且从实施例验证各具体物质的效果以及效果的差异，一方面有利于法官确定相对较大的保护范围；另一方面，有利于形成对权利要求的支持，为权利要求的限缩做准备。

第三：避免技术方案的捐献。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这就提醒代理人在撰写时，第二项所举例说明的用于支持上位概念的各具体物质不仅要记载在说明书中，也要记载在权利要求书中，以防止在权利要求修改后仅仅保留了以具体物质限定的范围，而导致权利要求书中没有记载的物质被捐献，并且避免与权利要求的技术特征等同的特征仅仅记载在说明书中而被捐献。

三、从专利侵权诉讼角度考虑对专利挖掘的指导

笔者在近两年的实践工作中发现，越来越多的申请人从原来的“有一个写一个”的粗放式专利申请策略逐步向挖掘-布局-申请-诉讼-无效相结合的综合全面的申请策略转变，其中专利挖掘作为专利申请的第一步其重要性不言而喻。

顾名思义，专利挖掘的目的便是形成专利申请方案进行专利申请。怎样才能帮助申请人规避本文开头所提到的申请人申请的专利所对应的技术方案侵犯他人专利权的情形？以下从一种能够比较直观地判断是否会构成专利侵权的专利挖掘途径，对上述问题进行分析。

专利挖掘的一种途径就是从已有专利出发，即首先对目标专利进行整体分析；然后分析目标专利的主要创新点及权利要求；接着分析目标专利的实现方案；最后进行专利挖掘，可首先寻找规避落入在先专利保护范围的技术方案，然后再考虑于在先专利基础上的改进方案。如果在研发之初就对已有专利技术方案进行了规避设计，将会大大降低甚至规避侵权风险。也就是说，在已有专利技术方案基础上进行规避设计，一方面通常能够避免申请人的产品落入已有专利权的范围内构成侵权，另一方面还很有可能产生新的专利申请方案并增加授权机会。而如果已有专利的技术方案难以规避而只能形成改进方案，那么申请人的产品难免会落入已有专利权的范围内构成侵权，此时有效的防御手段是就改进后的技术方案进行专利申请（即从属专利），形成有力的專利布局网络，为后续可能发生的侵权纠纷做准备。

从以上的探讨可以看出，在专利撰写中，代理人可以向申请人解释申请专利这一行为不涉及专利侵权，并且应当尽可能帮助申请人从避免专利侵权的角度进行专利挖掘；同时代理人在撰写过程中，需要充分考虑后续在出现专利侵权纠纷时可能出现的问题，以使作为专利保护基础的专利申请文件在后续维权中成为专利权人的维权利器，为其在商业竞争中发挥强有力作用打下良好基础。

当然，从专利侵权角度来看，专利申请文件的撰写还有其它很多值得探讨之处，本文只是从专利侵权角度的出发，针对一类典型的化学案件提出了一些撰写策略，如有不足之处，还请广大读者批评指正。endprint