美国高校专利运营的经验教训及对中国高校的思考

张子燕

笔者在美国Inteum公司从事市场分析工作多年，参与全球400多家主要高校科研院所的知识产权运营的信息化管理工作，谨以此文与大家分享一下对美国高校专利运营现状的观察以及对中国高校的思考。

2016年被授予美国专利最多的300家组织机构中1，加州大学系统、麻省理工大学、斯坦福大学、加州理工大学、清华大学、约翰霍普金斯大学、德克萨斯大学系统、哥伦比亚大学及南佛罗里达大学等9所中美高校榜上有名。与同时上榜的IBM、波音、孟山都等商业巨头不同，大学本身不具备产业化的能力，也基本不存在防卫性申报的情况。因此，由大学所申报的專利均需要通过某些形式的技术转移才能实现其价值。事实上，在美国，高校及科研院所是一个主要的专利所有人群体，并且在这个群体中，存在着比大多数公司更为活跃的专利运营活动。笔者在美国Inteum公司从事市场分析工作多年，参与全球400多家主要高校科研院所的知识产权运营的信息化管理工作，谨以此文与大家分享一下对美国高校专利运营现状的观察以及对中国高校的思考。

1. 高校专利运营的特点

高校的知识产权由专利、商标、版权、植物新品种及商业秘密组成，其中专利的比重，无论从数量、投入经费还是运营的活跃程度上都是最大的。相对于企业，高校的专利运营有很大不同：第一，高校的专利运营仅仅为自内而外、从高校向社会单向输出，而不存在交叉许可、不起诉协议等相对复杂的情况；第二，由于高校的主要职能为研究与教学而非生产销售，故高校的专利往往为基础研究的副产品，而非以市场为导向、用以解决实际问题的产品。因此，高校的专利常常与市场应用有较大的距离，需要经过进一步开发；第三，除了合作开发以外，高校的研究均由政府经费支持，也承担着用研究成果回报社会的使命。因此高校专利运营的首要考量是如何将成果的社会价值最大化，而非商业利益的最大化；第四，高校作为非营利机构，在商业化途径、投资融资方式上有一定的限制。为此，许多高校成立了营利性质的校属公司，专门负责知识产权运营。

2. 美国高校的专利运营

2.1 发明披露及专利申请

1980年12月生效的拜杜法案（Bayh-Dole Act）明确规定，使用联邦政府经费产生的发明由发明人所在的科研机构拥有，科研机构有权利首先获得专利权（Elect Title）。只有当科研机构选择放弃专利权的时候，该专利权才会被联邦政府收回，并可以进一步授权给发明人。这种所有权的优先顺序，使科研机构对于某一项发明是否申报专利、如何申报专利以及专利授权之后如何维护有了很大程度的决定权。专利保护的相关费用也是由科研机构的技术转移办公室（Technology Tranfser Office， TTO）支付。一项针对美国科研机构技术转移办公室的调查发现，科研机构平均将0.6%的研究经费用于技术转移的相关工作，其中45%用于专利的申报与维护，55%用于办公室的日常运转2。科研机构每年在专利申报和维护上面的花费从数十万到数千万美金不等。

在决定是否对发明进行专利保护的评估过程中，技术经理人往往从发明的技术独特性和市场应用前景两个方面进行考虑。 由于自身的研究水平、专利经费状况、学校政策、既往经验及与工业界的关系等方面情况有很大的不同，所以各高校决策风格有很大的差别。有些学校经费相对充足，为了保护科研人员的积极性，鼓励发明披露，对专利的初审要求较松，申报专利的数量较大，但获得授权的比例相对较低（如约翰霍普金斯大学、西北大学）。而有些学校则在初审上非常严格，控制申报数量，保证申报质量（如威斯康星大学、匹兹堡大学）3。

将发明披露申报专利，并不意味着高校对此项发明充满信心，从而将投入大量资金予以保护。高校TTO，往往从申报临时专利开始，便积极地为该项技术寻找转化途径，如果该技术在临时专利的有效期内并未引起需求方的兴趣，TTO将对此技术的商业前景重新进行评估，并可能不再申报进一步的非临时专利。

2.2 专利保护的加深及维护

高校对专利保护的策略与技术类别息息相关。对于美国高校而言，价值高的专利许可多集中在生物医药方面，因此高校对于生物医药类的技术也给予更多的投入，在临时专利过期后，往往申报PCT，将临时的保护延长至30个月。对于预期商业前景格外乐观的技术，即使未被许可，高校也会在30个月之后在世界几个主要国家对其国家化，以期在技术许可以后能将部分或全部的专利费用回收。而对于迭代迅速的工程类技术，由于其价值随着时间的推移会发生较大的变化，故高校会在一段时间后对该技术进行重新评估，来决定在专利申请上的投资。

非临时专利一旦被授权，便会产生少则几年一次、多则一年一次的维护费用，而专利的价值也随着技术更迭、专利有效期、市场等因素的变化而随时发生变化。高校会定期对未转化的专利进行评估，当潜在价值低于维护成本时，便停止缴纳年费，放弃专利权。

专利的申报与维护费用是高校TTO的主要负担，因此，此项费用也是高校在签署技术转移协议时首先寻求收回的部分。专利使用权被公司许可后，公司便会根据自身的商业需要，从经济上支持大学在更多的国家申请专利。辛西纳提儿童医院的一项技术就是在被一大型跨国医药企业许可后，专利的保护拓展至世界二十多个国家。

2.3 技术转移

正如本文开头所说，与公司不同，高校申报专利的目的便是向校外转化。转化的方式主要有合作开发、专利许可及专利转让三种。如果发明过程中使用了国家科研经费，则大学占有一定比例的专利权。拜杜法案规定，高校有权转让专利，但需要联邦政府批准。实际操作中，美国高校极少进行专利转让。绝大多数的成果转化工作都是以专利许可的方式完成的。高校依照拜杜法案，有义务确保专利的运营以对发明研究最有利的方式进行，因此对被许可方的选择和许可协议的拟定，不仅仅要考虑经济利益，也要有利于技术的开发和使用。

专利许可可以有多种形式，其中独占许可赋予被许可方在约定区域（全球或部分地区）内的所有领域使用该项专利，并排除其他任何组织在该区域使用该项专利的权利。这类许可对许可双方都存在着很高的风险。对于高校来说，独占许可斩断了该技术未来在新兴领域的发展以及可能带来的经济效益；对于被许可方来说，独占许可的条款严格，许可费很高，而对于一个早期技术来说，其价值能否在市场中实现还是未知数。因此，高校往往会对独占许可设置一些限制来降低双方的风险。例如，设定阶段性的开发目标来保证被许可方对技术的有效开发，一旦被许可方没有按照约定最大程度地发挥技术的价值，高校可以削减许可的范围以允许更多的企业进行许可。endprint

由于新药的开发和审批周期长、投入高、风险大，医药企业往往希望能签订独占条款，来保护他们在整个药物开发过程中的利益，因此独占条款在医药领域相对比较普遍。而对于用于实验、诊断等领域的生物试剂，由于开发周期短、应用范围广，往往适用非独家条款。

初创公司的建立是高校技术转移成果的一个重要指标。而在美国，专利向初创公司转化，哪怕是由发明人团队组建的初创公司，也是以许可的形式实现的。为了鼓励创业，高校对初创公司的许可条款相对宽松，尤其是在许可费方面，有如免去或仅收取很低的预付款、允许公司在发生销售以后再支付许可费等优惠。许可费可以以现金或是股权的方式支付。但是，在许可的条件上，高校对初创公司的要求相对严格，会为其设置一定的阶段性目标，如果公司未能按预期发展，则专利使用权将被收回。

高校专利，尤其是单独价值较低的专利，有时会许可给非生产机构（Non Practicing Entity， NPE）。非生产机构分为两类，一类的目的是收集相关专利，再将专利群打包许可给生产机构，以实现专利价值的最大化。另一类则俗称专利流氓（Patent Troll），以低廉的价格大量收集专利，再去起诉生产机构，以获得经济利益。近些年随着人们对专利流氓行为的了解以及专利法对NPE的限制，面向NPE的许可少了很多。一些曾经的专利流氓也在寻求转型，停止了以诉讼为目的的专利收购。

2.4 专利权之争

自拜杜法案实施以来，美国高校之间、高校与企业之间、高校与研究人员之间发生过多起围绕专利权的诉讼，这些诉讼的结果也在不断地诠释各方的权利，帮助高校完善专利运营操作。下面是三起近期比较著名的案例：

卡耐基梅隆大学 vs Marvell

2016年2月，卡耐基梅隆大学（Carnegie Mellon University， CMU） 与Marvell公司达成庭外和解， Marvell公司支付CMU 7亿5千万美金，作为侵犯两项CMU专利的赔偿，结束了长达7年的拉锯战。这个案子也成为了历史上计算机技术相关的赔偿金额最高的案子。尽管高校专利权诉讼总体而言仍不多见，但自2010年以后，由于一些高影响力的案件，加上美国科研经费的削减，越来越多的高校开始以诉讼的形式维护专利权。

加州大学伯克利分校 vs 博德研究院（Broad Institute）

2017年2月，美国专利与商标办公室裁决博德研究院拥有CRISPR技术的专利权。这是一个被广为关注的案例，笔者无需在此赘述细节。值得注意的是，博德研究院在裁决之前已经将此专利许可给数十家企业，相信伯克利大学也是如此。此裁决意味着败诉的一方将终止或修改许可协议，这也是为什么双方愿意花费千万美金在法庭上一决高下的原因。2017年7月，博德研究院、洛克菲勒大学、哈佛大学、MIT等22家CRISPR相关技术的专利所有人联合宣布，将组成一个全球共享的专利许可平台，最大程度地推进CRISPR技术的发展应用，寻求利益共赢。

John Fenn vs 耶鲁大学

2005年2月，康涅狄格州联邦法庭判决诺贝尔化学奖获得者、前耶鲁大学教授John Fenn败诉，赔偿耶鲁大学54.5万美金的专利使用费及罚金以及近50万美金的诉讼费，至此结束了这位明星教授与耶鲁大学长达10年之久的纷争。Fenn教授在20世纪80年代末期由于不满耶鲁大学的专利政策，私下以个人名义为自己的一项发明注册了专利，并将此专利授权给自己与他人合开的一家公司。十几年来，这项专利产生了超过500万美金的专利使用费，而耶鲁大学一直蒙在鼓里，直到一家加州的公司对这项专利产生兴趣联系到耶鲁大学。1996年，Fenn教授把耶鲁大学告上法庭，指控耶鲁大学“偷取”他的个人发明。法庭最终裁决，Fenn教授的行为是“欺诈（fraud）”与“偷窃（Civil Theft）”。这个案件发生在拜杜法案颁布的头十年内，现如今的美国，高校对专利的所有权以及发明人违规私自申请专利获利的后果已经被广为了解和接受，这种现象也是少之又少了。

2.5 高校间的合作

能够产生百万美元经济效益的专利毕竟是少数。在高校拥有的所有有效专利中，约有80%并未转化。如何能实现这部分专利的价值，是全球技术经理人都在探索的问题。许多TTO把眼光投向了校外。在美国，高校之间在技术转化上的合作十分常见，形式多样，但并没有非常成功的案例。有的合作重点在形成互补的专利库，例如2005-2007年間由Larta Institute牵头创办的校际技术整合项目（Inter-University Technology Bundling Project， IUTBP）4；有的合作重点在转化资源（资金、政策、组织结构等）的共享，如美国国家科学基金支持的I-Corps项目；还有的重点在信息共享，将高校发明信息整合在一个平台，方便需求方查询，如Kauffman Innovation Network提供的iBridge网络。此类平台的关键是信息的质量，只有平台与高校内部信息管理系统直接相连，实现信息实时的更新，才有意义。

2.6 高校与代理机构的合作

由于高校TTO在资源、行政等方面的限制，美国围绕高校及其他研究机构衍生出许许多多独立的技术转移代理机构。这些机构都具有很强的地区性，有些主要与附近的某一个学校合作，相当于外包的TTO，如南达科塔州的South Dakota Innovation Partners；有些则与一个区域的高校和其他科研机构合作，如休斯顿的Fennin Innovation Studio。围绕政府的科研单位、国家实验室的代理机构就更多了。这些机构有的承担了一部分专利的申报和管理工作，更多的则是专攻转化，利用高校与他们的长期合作关系，近水楼台，获得最新的技术信息和更加优厚的许可条款，再利用他们作为独立的营利机构运作方式灵活的优势，向工业界推广技术。这些代理机构的存也在一定程度上缓解了高校的压力。科研单位的制度越繁琐僵化，代理机构的作用也就越明显，这一点在美国国家实验室中体现的尤为突出。endprint

2.7 专利法的变化对高校的影响

最近一个十年，由于专利流氓的兴起，美国对专利法和专利法的执行进行了一系列的调整，限制了可申请专利保护的范围，提升了在侵权案中专利被判定无效或保护范围被缩减的可能性，在限制专利流氓诉讼、保护商业创新的同时，也大大削弱了真实的专利所有人的权利。而高校作为主要的专利所有人，也不幸成为了受害者，使得本来已经步履维艰的技术转移工作变得更加困难。

3. 对中国高校专利运营工作的思考

中国高校专利运营及技术转移工作在与美国相似的框架下有其自身的特点。从学科上说，美国的专利保护和转化的重点在生物医药领域，而中国则集中在工程技术方面；从组织结构上说，美国高校的专利保护和转化工作集中在技术转移办公室进行，而中国高校则分散在学校、院系、校办企业中，甚至有的是教授自己进行。这样的特点，使中国高校面临着独特的机遇和挑战。

笔者自2014年起，对多家国内高校进行了考察，认为国内高校的优势主要在于以下方面：

●工业对口。中国在院系设置上，有很多专项高校是与主要工业对口的。即使这些高校现在纷纷转型为综合性大学，他们仍然与相关工业有非常紧密的联系，他们的研究很多是从实际问题出发，转化难度较低。

●政府支持。与美国多处削减经费相反，中国政府正在大力鼓励高校创新和成果转化，从政策和经费上都给予了有力的支持。

●区域合作。地区政府可以通过行政、税收等多种手段有效地促进地区内高校间及高校与企业的合作。

●方式灵活，思路开阔。中国高校已经采取了很多很有创新性的手段，与国外多家机构合作，在世界各地进行成果转化工作。

●产业升级的压力。中国大量的企业都在面临产业升级的压力，这种压力构成了对高校技术的巨大需求。

同时，国内高校的成果转化工作也面临着专利质量低、转化人才缺乏、发明人及企业均对高校转化机构缺乏信任、工作流程不专业、国内工业界对转化的知识非常有限以及期望不合理等挑战。

结合国内高校的优势与挑战，笔者认为可以从以下三点着手：

1.信息化统一管理。美国高校的技术转移行业早已充分意识到了信息化统一管理对于有效的专利运营的重要性。斯坦福大学OTL主任Katherine Ku曾说过，信息管理系统是斯坦福技术转移工作的大脑。在中国高校专利管理分散的情况下，信息的统一管理就显得更为重要。现代管理系统均为网络界面，使得从事技术转移各个环节的工作人员在任何地方都可以登录到同一个数据库，进行资源的统一管理和调度。

2.专业化人才的培养。中国高校的技术经理人还认为自己只是高校庞大机构中的普通办公人员，因此提高业务能力的动力不强。技术经理人行业，是一个对人才素质要求极高的行业，从业人员不仅需要有很强的技术背景，还要对法律和商业都有一定的了解。美国的技术经理人几乎是全美国受教育水平最高的群体，同时具有博士、法学博士和MBA学历的人比比皆是，很多人在高校、大型企业、初创公司和投资机构之间流动。中国迫切地需要建立这样一个职业群体，对他们进行专业化的培养，并建立此类人才的流动通道，同时在编制上给予一定的空间，例如允许他们投资他们负责的技术，来提高他们推动转化的动力。

3.加強对国有资产的法律保护。许多高校反映，一些在高校产生的有商业价值的技术，被发明人以转让或是许可的方式私自转化了。而高校出于种种原因很难维护自己的权利。从John Fenn与耶鲁大学的诉讼案中可以看出，在美国拜杜法案颁布之初，这种现象也是存在的。在过去的三十余年里，一方面高校通过诉讼等手段加强了对专利权的保护，使教授们看到了窃取职务发明的过高成本；另一方面高校加强了对技术转移办公室的建设，使专利保护和技术转移的流程变得更加简单透明，技术转移手段更加有效，取得了教授们和工业界的信任，最后形成了现在规范的管理。希望中国的高校与教授的博弈也能取得共赢的结果。

综上所述，美国高校自拜杜法案以来大幅度增加了专利的申报数量， 逐渐形成了从发明披露、发明评估到专利维护、专利许可的完整规范的工作流程。然而，由于美国专利法的变化、高校专利与市场需求的差距等因素，高校在专利的运作上有着许多挑战，也在持续地摸索更好的方法。中国高校的专利运营正面临着蓬勃发展的大好时机，希望以后能致力于培养专业团队，完善配套法规，加强法规的执行，走出一条适合中国国情、比美国更加灵活有效的专利运营之路。endprint