探讨如何应对专利的侵权诉讼

刘顶+张金柱

[摘要]专利承载着全世界最前沿的技术信息，根据统计显示，全世界90%～95%的最新技术动态以专利的形式公之于众。对企业组织而言，专利是专利申请人或专利权人唯一不得不向公众透露关键信息的方式，即以公开换保护。因此，专利侵权行为也就时常发生。对于专利侵权，文章站在侵权方立场阐述侵权后的应对策略，以进一步提高专利申请质量。

[关键词]专利权；侵权诉讼；抗辩；公知技术；反诉

[DOI]1013939/jcnkizgsc201722036

专利权是通过申请专利的方式获得某项技术的独占权利，专利权未转让或未经专利权人许可，任何其他单位或个人只要是以营利为目的地在专利保护区域内实施了依法受保护的有效专利时，则视为专利侵权。

判定专利侵权必须具备以下前提条件：①该专利是否在目标国获得专利权；②该专利权是否在法律上有效或者时间上有效；③该专利权是否存在无效导致权利要求缩小或无效。

专利侵权主要有以下几种表现形式：①涉案产品或技术与授权专利权利要求进行比对，若技术特征全部相同，则构成侵权；②涉案产品的技术特征多于授权专利的技术特征，也构成侵权；③涉案产品或技术与授权专利有区别，但区别通过现有技术判定是等效的，仍构成侵权。这里所说的等效，是指所属本领域技术人员能够不通过创造性劳动推断出的且两者所产生的效果相同。

虽然中国的知识产权发展突飞猛进，无论是专利申请量还是专利审查质量都已跃居全球前列，但在国内当面对专利权人提起专利侵权诉讼时，大多数侵权方都不知如何应对，有时只能束手就擒，这样容易导致专利流氓的产生。侵权方如何应对专利侵权诉讼，进而巧妙地制定应对策略应该是未来企业IPR必须具备的素质。应对方法大体分为以下几种，至于具体采用哪种方法，需要因事而异。

1不侵权抗辩

首先需要确认涉案专利权是否有效，该有效指的是时间上有效，法律上有效，地域上有效。

（1）时间上有效是指根据不同国家对不同专利类型的保护期限，通过专利申请日进行判断，在国内发明专利保护期限自申请日起20年，实用新型和外观设计则为10年。例如，专利申请号为CN851020992的专利申请，申请日为1985年4月1日，则不需判断，肯定不侵权。

（2）法律上有效是指涉案专利是否因为未缴年费而失效、是否因为无效宣告而导致专利权缩小或无效，如果因为涉案专利曾无效而导致权利要求缩小，则需要重新审视该专利最终的权利要求保护范围进行侵权判定。例如，专利申请号为CN2005800069275的专利申请，专利授权后经过了一次无效，无效结果为权利要求1-8、10、12、14-24、26、27、29-31、33-41无效，在权利要求9、11、13、25、28和32有效的基础上，维持专利权有效。那么，需要重新审视涉案专利的保护范围，只需要将涉案侵权产品与维持有效的权利要求进行对比判断。

（3）地域上有效是指涉案专利是否在侵权发生过有效，不能拿着一篇美国专利去判定在中国侵权。例如，美国专利US13826195在美国获得专利授权，但未在中国申请，则无须理会该专利在中国是否造成被侵权的问题，换句话说，可以在中国免费使用该专利，甚至可以利用该专利做其他专利的公知技术抗辩的证据。

然后将权利要求书的内容与涉嫌侵权客体的技术特征进行逐一比对，根据全面覆盖原则、等同原则和禁止反悔原则找出区别点和突破点，进而提出不侵权抗辩，同时根据找出的区别点尽快申请专利，为以后的交叉许可做好准备。

2若判断确实存在侵权，则需要进一步判断自身使用的技术是否属于专利申请日前的公知技术，提出“公知技术抗辩”

如用公知技术抗辩，需证明自己的技术来自申请日前的公知技术，相当于非行政上的将该专利权无效掉，但是要比无效难度更大；原因在于，需证明现有技术中有一套完整的技术方案记载了自己使用的技术方法，并不能像评价创造性一样使用两篇以上的现有技术进行组合推理。换句话说，就是需要找到一篇现有技术直接影响该专利的新颖性。

在使用公知技术抗辩过程中存在两个比较特殊的问题，重点来阐述一下：

（1）在抗辩中使用的公知技术是自由公知技術还是非自由公知技术。如果是自由公知技术，即非专利文献或已失效的专利文献，则可以直接使用；如果是非自由公知技术，即他人已取得的合法权利，例如专利权，也可以直接使用，但是相当于证明间接侵犯了第三人的专利权，如果他人起诉，需要另案审理。

（2）在抗辩中使用的公知技术是自由公知技术，但是该技术是由于原告方在申请专利之前信息被非法窃取或非法公开的，该如何处理呢？原则上，只要原告方无法举证上述情况，就可以认定为公知技术，被告可以进行公知技术抗辩。对于信息是否被非法窃取或非法公开需要另案审理，与被告无关。

3在判断确实侵权的前提下，向国家知识产权局专利复审委员会提出专利的“无效宣告请求”

很多人认为提出无效请求需要花费大量的人力、财力和精力，所以不到万不得已一般不提出无效，笔者认为提出无效请求只要策略用对，不但可以减少开支还能起到意想不到的效果。

无效过程一般分为前期无效材料准备阶段，提出无效请求阶段、等待口审阶段、口审阶段、判决，其关键点在于无效宣告请求书和口审。被告可以在撰写完无效宣告请求书后，发起无效请求之前概括一版摘要版发给原告，告知已找到无效证据，可以将其无效，希望和谈；若对方置之不理则发起无效请求，若到口审阶段对方占据劣势，可进一步表达和谈；若仍然置之不理，则将其无效即可。在此过程中，发起和谈请求的目的在于，获得对方许可，和专利权人同时占据市场，而不去无效该专利，利用该专利威慑第三方。

4先用权抗辩

如果企业在专利申请日前已进行了实质性的专项投资并且完成了必要的技术准备，则可以在原有范围内继续实施。endprint

对于产品专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口相同产品的行为；对于方法专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经使用相同方法或者已经作好使用专利方法的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。

“做好必要准备”要求准备工作是为实施该发明创造而进行的技术性准备工作。一般性准备工作，例如购买地皮、装设水电、市场分析、配备管理人员等不能认为是作好了实施该项发明创造的必要准备。技术性准备工作，一般指完成主要技术图纸、工艺文件；或者制造、购买主要设备及原材料。

5提出反诉，达到和解目的

如果确定侵犯专利权人专利权，并且判断该专利权较为稳定，无效可能性小，则可以提出反诉。对于反诉如何提出，由以下几种方式，但是前提是需要了解对方的产品情况，包括产品成分或结构组成、可能用到的方法、设备等。

（1）根据自有的专利情况，找出1篇或几篇相关的有效专利提出反诉。

（2）若无相关专利，通过专利检索，找出最相关技术专利进行购买或者独占许可。

（3）迅速分析原告产品市场销售情况，例如确定在哪些国家销量较好，可联合国外友谊企业在国外发起侵权诉讼。

6结论

随着我国知识产权行业的不断发展，体系制度的不断完善，会逐步赶超欧美知识产权水平。目前国家正在大力倡导“大众创业、万众创新”，更加激发企业的研发动力，也有助于大众的知识产权意识进一步得到提高，应运而生的就是知識产权风险，如何避免侵权会成为各企业IPR和专利代理机构面临的问题。笔者认为通过不断学习西方的法律规则，同时运用东方人的智慧会逐步使我国的知识产权走向运营。中国的兵法云：用兵之法，无恃其不来，恃吾有以待之；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之。不可胜者，守也；可胜者，攻也。

参考文献：

[1]孙利民涉外专利侵权纠纷法律对策研究[D].哈尔滨：黑龙江大学硕士论文，2006.

[2]郑瑞琨，朝霞专利侵权判定的基本规则[J].电子知识产权，2003（9）.

[3]杨萌，郑志柱专利间接侵权与专利侵权判定原则[J].知识产权，2011（4）.

[4]孙晓敏如何应对专利侵权诉讼[J].中国发明与专利，2008（2）.

[5]代云丽浅谈企业专利侵权诉讼的预警机制及其应对措施[J].现代国企研究，2016（5）.endprint