发明客体判断中“新的技术方案”的判断方式探讨

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 胡锐先

发明客体判断中“新的技术方案”的判断方式探讨

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 胡锐先

在最近三版《专利法》中，均定义发明客体必须是“新的技术方案”，但仅在《审查指南2006》和《专利审查指南2010》版中将该“新的技术方案”具体解释为了“不是判断新颖性、创造性的具体审查标准”，这导致了在判断案例存不存在发明客体问题时的判断方式的不一致，笔者根据对实际案例的分析提出了基于所属领域的技术人员的“新的技术方案”的判断方式。

新的技术方案；发明客体；所属领域的技术人员

一、法律基础及研究现状

在最近三版的《专利法》中，涉及发明客体的条款规定均为“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”；但仅在《审查指南2006》[1]和《专利审查指南2010》[2]中将上述条款规定具体解释为“这是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准”。由此可知，发明客体首先必须是“技术方案”，其次必须是“新的技术方案”。

谭毅[3]也认为：首先，“发明”必须是技术方案，再者，该技术方案必须是“新的”。但谭毅认为在《专利法》第22条第2款中，已对新颖性进行了明确规定，即，已对发明之“新”进行了明确规定。即，谭毅认为该处的“新的”技术方案是指新颖性意义上的“新的”技术方案。

由于谭毅提出上述观点是在2006年2月，在此前使用的《审查指南》中均无“不是判断新颖性、创造性的具体审查标准”的具体解释，故谭毅将“新的”技术方案理解为判断“新颖性”的具体审查标准可以理解为属于可探讨的范畴。但在有了上述具体解释后，判断客体的“新的”技术方案就明确不能使用“判断新颖性、创造性的具体审查标准”了，那么，采用什么标准来在“发明客体”的判断中判断是否是“新的技术方案”呢？

二、理论探讨

假定我们已采用“三要素”法判断出发明中的方案是技术方案，那么，我们如何不从判断新颖性、创造性的具体审查标准角度来判断什么是“新的”技术方案呢？

根据《专利审查指南2010》的规定：“为判断发明是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件”和“在实质审查程序中所引用的对比文件主要是公开出版物”可知，在具体审查中，要判断发明的技术方案的新颖性或创造性，必须要引用对比文件，而要得到作为该对比文件的公开出版物，“检索是实质审查程序中的一个关键步骤”，故在实质审查的新颖性或创造性审查标准中，判断一个技术方案是不是“新的”是必须要引用检索出的对比文件。

由此可知，对“不是判断新颖性、创造性的具体审查标准”的合理理解就是，在判断发明客体的过程中判断技术方案是不是“新的”时是不必引用具体的对比文件的，正如采用“三要素”法判断出技术方案一样是不必引用对比文件的一样。

发明客体的判断和新颖性、创造性的审查一样，均属于实质审查阶段的审查内容，而实质审查是审查员基于所属技术领域的技术人员这一假设的“人”作出的，而这一假设的“人”知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识、能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

笔者认为，可以基于所属技术领域的技术人员在不引用对比文件的情况下判断一技术方案是不是“新的”技术方案,但不引用对比文件并不代表不检索对比文件，有时要通过检索才能使审查员成为所属技术领域的技术人员。

三、实例分析

在申请号为“200710009316.7”、发明名称为“移动基站装置”的案件中，申请人认为存在的问题有“基站信道容量问题”、“存在着大量的用户投诉问题”、“新建普通基站存在一定的困难：居民阻扰、谈点难、投资大，而且建成的基站容易遭受破坏”；其采取的手段为“将移动信号的接受和发送天线设置在路面监控探头的立杆上”；其有益效果在于：在城区“路面监控探头”的立杆上加装移动信号天线，可有效加强路面信号覆盖，解决繁华路段常出现的话务拥塞问题，由于与公安系统合作，解决了谈点阻挠、易受破坏的难题。

根据谭毅[3]的观点，可以从发明点入手来判断发明是否属于“技术方案”，首先将发明点与现有技术相剥离，如果发明点是技术性的，那么该发明通常就属于“技术方案”，属于专利法所保护的客体；如果发明点是非技术性的，那么该发明的实质而言，则通常不属于“技术方案”，尽管该发明通常会包含某些公知的技术手段，这也无助于发明的可专利性。

本申请要解决的问题既包括技术问题“基站信道容量问题”也包括非技术问题“居民阻扰、谈点难、投资大，而且建成的基站容易遭受破坏”，其采取的手段既包括技术手段“加装移动信号天线在立杆上”也包括非技术手段“与公安系统合作，将移动信号天线加装到城区‘路面监控探头’的立杆上”，其达到的效果既有符合自然规律的技术效果“解决繁华路段常出现的话务拥塞问题”也有非技术效果“解决了谈点阻挠、易受破坏的难题”。

根据谭毅的观点，所属领域的技术人员可以判断出，由于通过“新建移动基站”来解决“基站信道容量问题”属于本领域的公知技术，故本申请的发明点为：通过与公安系统合作，将天线装在属于公安系统的资产“路面监控探头”上。因为在本方案中，若不能在与公安系统合作，则不能在“路面监控探头”的立杆上设置天线和基站，从而不能新建基站，也就不能解决话务拥塞问题，进而也不能解决投诉问题。由此可知，本申请的发明点是非技术性的，不属于“技术方案”，从而不属于“发明客体”。

但谭毅的“发明点”判断方式是有缺陷的，因为他并未意识到发明客体的一般性定义中的“新的技术方案”的“技术方案”必须是“新的”。就本申请而言，其方案中也包括了技术方案：因为该方案解决了一个技术问题“繁华路段常出现的话务拥塞问题”，该问题属于技术问题，解决该问题采用了“移动信号的接收和发送天线设置在路面的立杆上”的技术手段，也通过加装移动信号天线在一定程度上达到了解决话务拥塞的技术效果，因此包括了技术方案。

但该技术方案是不是就不存在“发明客体”问题呢？问题的关键是该“技术方案”是不是“新的”。

要判断一个技术方案是不是新的必须通过与现有技术比较来确定，但又不能引用对比文件来进行判断，否则就不是对“发明客体”进行的判断，而是进行的“新颖性”或“创造性”的判断，故该判断实质上就转化为对本领域技术人员而言，判断该技术方案是不是公知的技术方案，即若该技术方案采用的是公知的技术手段、解决的是公知的技术问题、达到了公知的技术效果，则该技术方案不是“新的”。

对本领域技术人员而言，本申请通过增加基站来解决话务拥塞问题是一种本领域公知的技术方案，故应该将本申请中的方案认定为技术方案，但上述技术方案不是“新的”技术方案，不属于专利法保护的发明客体。

四、结论及建议

通过如上分析可以看出，要判断发明存不存在客体问题，则首先要根据“三要素”法判断其保护的方案是不是技术方案，若认定其属于技术方案，则还要从本领域技术人员角度出发，进一步判断其保护的技术方案是不是新的技术方案，只有对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案才不存在客体问题。建议审查员通过初步检索的方式，基于所属领域的技术人员的角度，从本领域技术人员的高度来判断一个申请方案中采用的技术方案属不属于公知的技术方案，若属于公知的技术方案，则申请还是不属于可授权的发明客体。

[1]中华人民共和国国家知识产权局.审查指南2006[M].知识产权出版社,2006.

[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].知识产权出版社,2010.

[3]谭毅.试论专利法意义上的“技术”及其评判方法[J].电子知识产权,2006(02):24-25.

胡锐先（1972—），男，四川南江人，中国人民大学硕士，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心副研究员，主要从事专利审查工作。