从碎纸机案看中国企业如何应对“337调查”

文/冉瑞雪

从碎纸机案看中国企业如何应对“337调查”

文/冉瑞雪

2012年12月，范罗士公司（Fellowes, Inc.）和范罗士办公用品（苏州）有限公司（Fellowes Office Products(Suzhou) Co., Ltd.）（以下合称“范罗士”）向ITC提起337调查，起诉江苏新誉集团有限公司、江苏新誉办公设备有限公司、深圳艾兰特办公设备有限公司、香港艾兰特办公设备有限公司、新誉办公设备(美国)有限公司、江苏新瑞重工科技有限公司（以下统称“新誉”），以及前述公司创始人等自然人侵犯其商业秘密和外观专利(D583,859和D598,048)，请求判定侵权成立，禁止新誉涉案产品出口到美国，并禁止已输美产品在美销售（337-TA-863）。

该美国337调查源于范罗士公司和新誉公司之间的合资合作纠纷。双方在江苏建有合资企业，后因种种原因双方合作关系终止。在提起美国337调查之前，范罗士和新誉在国内国外已有多起关联诉讼和仲裁。

2013年1月，此调查正式立案。我旋即被新誉聘为此案的代理律师。此后双方进行了数轮的证据交换、实地检查了当事人各自的工厂、在美国和香港进行宣誓作证，调取了相关证人的证言以及进行了数次的和解谈判。最终双方在2013年11月达成了和解，并据此提交联合动议请求ITC终止该调查。其时距预定开庭时间已经很近。由于原被告双方在开庭后和解的极少，本案这可谓是最后一刻的和解。2013年11月20日，行政法官颁布初裁，准许了该动议并决定终止该调查。2013年12月20日，委员会作出终裁，决定不审查行政法官作出的初裁。至此，历时近1年的碎纸机案顺利结案。

此案在双方宿怨已久的背景下能够获得和解，实属不易，这是新誉及其代理律师共同努力的成果。特别值得一提的是，首先，新誉在其代理律师帮助下进行的规避设计成了和解的重要筹码，促成了和解的达成；其次，律师的努力促成了商业秘密范围在案件早期确定，从而保证了规避设计以及证据开示的顺利进行，避免了不必要的证据开示争议；最后，经过谈判，新誉相关的三名自然人从被原告的名单中剔除，解决了中国企业的后顾之忧。

和解的策略

在ITC的商业秘密337调查中，2002年以来共有13起案件，其中有7起涉及中国企业，占了一半以上。在本案之前，国内企业应诉美国商业秘密类337调查无一胜诉。同时，本案正好处于非常不利的整体环境与氛围中。

在这一大背景下，案件本身也异常复杂。该案件背景远超出一般商业秘密案件或专利侵权案件。争议双方范罗士和新誉曾长期合作，后因合资公司控制权发生纠纷，争讼近3年，在美国337调查提起之前，已另有8个诉讼/仲裁（国内诉讼仲裁5起，美国诉讼2起及德国诉讼1起），原合资公司涉及的债权人诉讼多达100多起。2013年3月，范罗士还就与新誉相关争议在美国国会参加听证，并试图通过外交途径解决相关争议。

在整体环境不利且和解难度极大的情况下，新誉的代理律师根据代理在美商业秘密案件的经验为客户制定了积极的诉讼策略，通过艰苦的诉讼拉锯战确保客户在美国337调查中的诉讼利益，并在和解一事上付出了巨大的努力。早在案件之初，新誉的代理律师就与对方总法律顾问及其代理律师在华盛顿谈判和解。此后8个月，和解谈判破裂多次。在全球和解失败后，新誉的代理律师没有放弃，而是提出美国337调查单案和解，在协调客户内部以及与对方律师谈判过程中承担了主要工作，在双方毫无互信的不利情形下，创造和解机会并把握和解时机，终于在开庭前促成和解。

早期制定的规避设计策略是本案能够获得和解的一个重要因素。如果新誉规避设计的产品获得了ITC的认可，那么即使ITC认定新誉老产品侵权，新誉仍然可以出口规避设计产品，范罗士通过337调查阻止新誉进入美国市场的最初目的将落空。因此，在律师的指导下，新誉在短期内开发出了多款规避设计产品，并将相关产品作为证据开示的一部分纳入到案件中。范罗士在充分评估规避设计产品的相关技术之后，最后同意新誉继续对美国出口这些规避设计的产品，这在ITC公开信息中可以看到。

此外，范罗士为了最大可能地保护其利益，必然最大范围地主张其商业秘密。新誉律师团队收集了大量证据，以逐一证明范罗士主张的商业秘密点不存在秘密性从而不属于商业秘密。事实上，即便在某些商业秘密点上范罗士能笑到最后，但范罗氏也无法保证所有的商业秘密点毫发无损。而在碎纸机市场上，范罗士在美国市场上除了面对新誉的竞争外，还需要面对众多厂家的竞争。因此，范罗士的部分商业秘密点一旦被认定不成立，全行业都可以使用，这对范罗士在行业的商业利益毫无裨益。所以，和解谈判符合双方的利益。

商业秘密的披露

此案的一个创新之处是通过律师的努力解决了商业秘密案件中的商业秘密范围披露问题。国内企业在应对商业秘密337调查时通常会碰到商业秘密范围披露这一难题。在专利、商标和著作权侵权案件中，相应权利的边界较为容易判断，而商业秘密案件中的诉争权利边界即商业秘密范围通常不容易确定，原告通常期望推迟圈定商业秘密范围的期限，尤其是希望在获取被原告的相关证据之后再披露商业秘密范围。但是，推迟披露商业秘密将造成被告无法知悉自身侵犯了原告的哪些秘密以及原告所谓的商业秘密是否真正构成商业秘密，而且规避设计也难以推进。这会导致不当地扩大了证据开示范围，从而增加原告和被原告双方的诉讼成本，影响被原告尽早确定应诉策略、进行有针对性的抗辩以及专家报告的准备等。此外，允许原告在接触被原告的实质开示信息之后才披露商业秘密范围还可能导致的后果是原告根据被原告提供的文件和信息来圈定商业秘密的范围，甚至不诚信地将属于被原告的商业秘密宣称为自身的商业秘密，这将明显不利于被原告。

尽管在商业秘密337调查中普遍存在前述问题，但ITC没有明确的规则来指引如何进行商业秘密范围圈定，存在多种操作实践。例如，在337调查实践中，被原告通常会在首轮问卷中要求原告确定商业秘密，但原告通常会援引起诉状的商业秘密描述或者仅作宽泛的回答，双方此后通常会将该争议交由法官解决。例如，在被原告以商业秘密范围不明确为由拒绝配合开示程序后，原告提起动议要求强制开示。此外，实践中有被原告在正式进行实质开示之前主动寻求同意令保护。这两种方式存在的主要问题是双方在调查过程中互相推诿和指责，相关问题很难在双方之间获得解决，最终不得不由行政法官解决，大大影响案件的进度和增加了双方的成本。

本案的做法跟之前的做法不同。我们深知商业秘密范围对于我方抗辩的重要性，在案件早期就积极推进，与对方事先达成约定，并体现在进度表里面，先进行初步披露，在开示进展一段时间后要求原告确定最终商业秘密范围。被原告在原告未披露之前无义务提供与商业秘密实质相关的开示信息。在原告进行初步披露之后，被原告才开始提供与商业秘密相关实质信息，尤其是相关涉案产品的研发生产信息。原告在开示进展一段时间后证据交换截止日前两个月左右确定最终商业秘密范围，这符合在开示过程中尽早确定最终商业秘密范围这一基本原则，就最终版的商业秘密范围给予被原告足够的开示机会。相较于其他案件，该案中的初步披露和最终披露相结合的方式较为科学合理：（1）原告方先披露初步商业秘密范围，是一种平衡双方利益的合理举措，可以从某种程度上缩小开示范围，降低双方的证据开示成本；（2）双方首先在案件的早期约定进行初步披露，避免原告发起强制开示动议或者被原告发起保护令动议，一方面可以推进337调查证据开示的进度，保证能符合337调查快速推进的要求，另一方面，可以降低因动议而产生的法律费用。

因此，对于中国被诉企业来说，可以考虑借鉴本案中的做法，采取初步披露和最终披露相结合的方式，确保让原告尽早完成早期披露，从而降低证据开示成本，尽早形成有效抗辩策略，并避免被对方钓鱼取证的风险。

自然人作为被原告的问题

在本案中，3名自然人被列为337调查的被原告，这3名自然人是涉案公司的股东或管理人员。将这些自然人列为被原告不仅增加了中方的应诉成本，还将给其商业信誉带来负面影响。因此，这些自然人通常比较关注其“被原告”地位的问题，通常希望能将其从被原告的名单中剔除出去。在本案中，经过双方谈判，针对3名自然人的侵权指控最终得以撤回，顺利解决了这3名自然人的顾虑。

自然人被列为被原告在其他案件中也存在类似的情形。例如，增粘树脂案（337-TA-849）和电子壁炉案（337-TA-791和337-TA-826）均将自然人列为被原告，这些自然人都是公司被原告的股东或者管理人员，但增粘树脂案的终裁中撤销了对自然人的商业秘密侵权指控。由于ITC的排除令和制止令通常对公司被原告的股东和管理人员均具有约束力，以及将自然人列为被原告并不影响原告获得的救济，将相关自然人列为被原告在实践中仍存在争议，ITC也没有发表明确的意见。因此，对于国内的自然人被原告来说，在被列为337调查的被原告时，我们建议积极与ITC进行沟通，确保在正式立案之前将自然人排除在337调查之外。如未获成功，则建议在立案后与对方第一次和解会议时就尽早处理此事，从而降低不必要的应诉成本，提高应诉效率，并控制名誉/商誉损失的风险。

回顾本案，范罗士与新誉从合作伙伴到势不两立，这确实令人遗憾。但碎纸机行业并不是一个门槛很高的行业，显然，两强相争并不符合双方的商业利益。在双方在全球已有多个法律程序的情况下，范罗氏在美国提起美国337调查，显然是希望利用其美国“主场”之利击垮新誉。新誉在中国企业商业秘密类美国337调查无一胜诉的恶劣环境下居然成功和解，殊为不易，前述经验分析希望能在其他中国企业“走出去”时有所裨益。

[本文作者系美国科文顿律师事务所（Covington & Burling LLP）合伙人]