知识产权视野下产品设计的功能性判断——以苹果公司诉三星公司智能手机案为参照①

高　阳（华东政法大学 知识产权学院，上海 200042）



知识产权视野下产品设计的功能性判断
——以苹果公司诉三星公司智能手机案为参照①

高阳（华东政法大学 知识产权学院，上海 200042）

［摘 要］商业外观和外观设计专利均为产品设计提供知识产权保护，此种设计须为非功能性设计。但是，在认定产品设计是否具有功能性时，商业外观与外观设计专利适用不同的“功能性”判断标准。商业外观中的“功能性”是指产品设计要么对产品用途必不可少或者影响产品成本或质量，要么是竞争所必需的；而外观设计专利中的“功能性”是指整体“完全由功能性决定”的设计，而非“完全由功能性决定”也即包含局部功能性的设计，可排除功能性特征保护整体设计的装饰性元素。本文通过对美国产品外观设计功能性判断规则的借鉴，试图对我国立法和司法实务中的相关问题做出必要的澄清和解答。

［关键词］商业外观；外观设计专利；美学功能性；实用功能性；产品设计

2011年，苹果公司与三星智能手机商业外观及外观设计专利侵权之争拉开序幕，苹果公司起诉三星公司的手机外观侵犯其商业外观及外观设计专利。2012年，加州北区法院的陪审团裁定苹果手机商业外观系非功能性设计可获得保护，加州北区法院支持此项裁定并判决三星公司侵犯苹果公司的商业外观和外观设计专利，三星公司赔偿苹果公司9.3亿美元。2015年，美国联邦巡回上诉法院推翻加州北区法院的判决，认定苹果手机注册的与未注册的商业外观具有功能性不应受到保护，免去三星公司3.8亿美元的赔偿责任，但支持加州北区法院认定三星公司侵犯苹果公司苹果手机外观设计专利权的判决。②See Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.， Ltd.， 801 F.3d 1352 （Fed Cir，2015）.苹果公司对战三星公司持续了四年之久的智能手机知识产权之争至此落下帷幕。

产品设计获得商业外观或外观设计专利保护的前提条件是该项设计不具有功能性。商业外观以“指示来源”为保护依据，排除对功能性设计提供保护。外观设计专利应是装饰性的设计，亦不保护功能性的设计。而功能性的设计则落入发明、实用新型专利的保护范围。由于产品设计是对产品外观装饰性的设计，在该外观通过长期商业使用可以指示来源时，商业外观与外观设计专利对产品设计的保护出现了交叉。由于商业外观与外观设计专利同样地拒绝为功能性产品设计提供保护，便产生了认为商业外观与外观设计专利对产品设计功能性判定方法一致的论断。

我国虽然没有明确规定商业外观这一概念，但是通过规定知名商品特有的名称、包装、装潢与立体商标为商品的商业外观提供保护。商业外观与外观设计专利中对产品设计功能性判断标准一致的情况下，是否享有外观设计专利授权的设计一定是非功能性的商业外观？我国《专利审查指南》指出：“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响。”［1］83在认定外观设计是否相同或者相近似时，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条第一款规定：“对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。”《商标法》第12条规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”从我国现行法律规定来看，在外观设计专利法与商标法中一致地将由产品自身性质即实现产品功能决定的形状，与为获得技术效果而应有的形状定义为具有功能性的形状，不可获得保护。

事实上，围绕产品设计功能性判断标准在商业外观与外观设计专利中是否应该一致的争论从未停息。美国联邦巡回法院将商业外观的“功能性”判断标准适用于判断外观设计专利的功能性，然而联邦巡回上诉法院针对苹果公司同样的图形用户界面认定为“功能性”设计不能授予商业外观，但却可获得外观设计专利保护的判决结果，表明联邦巡回上诉法院认为商业外观与外观设计专利功能性判断应该适用不同标准的态度。如何确定产品设计能否受到保护，商业外观与外观设计专利究竟怎样适用“功能性”判断，是否可以将商业外观的“功能性”判断适用于外观设计专利？如何评价我国立法和司法对该问题的认知与适用，这些问题都有进一步探讨的必要。本文拟从美国商业外观和外观设计专利功能性判断的演变历程入手，通过对商业外观与外观设计专利功能性判断标准的借鉴，以对我国的相关立法和司法规范做出审视和评判。

一、商业外观的“功能性”判断

商业外观（Trade Dress）一词来源于美国。其本质用途与作为商标使用的词汇相同，用来指明商品的来源。具体可分为三类：（1）包装或容器上各元素特征的整体形象；（2）呈现给消费者的商品或服务的任一元素的组合；（3）产品自身的设计或者形状。［2］1但这并非穷尽式列举，因为“任何传达意思的”可以被用作“标志”或者“设计”的元素都可构成指示产品来源的商业外观。①Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.，514 U.S. 159（1995）.然而，美国《商标法》却禁止具有功能性的商业外观注册②See Section 2（e）（5） of the Trademark Act， 15 U.S.C. §1052（e）（5）.。因为商标法保护生产者商誉之本意是为了促进竞争，“功能性”条款正是出于此目的防止商标法允许生产者控制产品实用性或竞争必需性特征反而阻止正当竞争。

（一）传统或实用功能性

1904年，美国第二巡回法院在Marvel Co. V. Pearl一案中提出，产品实际使用所必需的一些特征或者用于实现产品效能的特征不能授予商标法保护。③See Marvel Co. v. Pearl，133 F.160，（2d Cir.1904）.这是对商业外观实用功能性最早的概括。随后在1909年，kelloggo 案中，美国最高法院通过否定对Shredded全麦谷类食品“枕头”形状的商业外观的保护，形成了“功能性”判断的概念。④See Kellogg Co v. Nat’l Biscuit Co.，305 U.S. 111，122（1938）.原告销售的小麦片的形状是使用过期的外观专利，而正是存在外观设计专利的证据，成为原告商业外观具有功能性的优势证据。最高院在Inwood中指出，如果一项产品的特征是（1）对于产品的使用或目的必不可少，（2）或者对产品的成本或质量有影响，则该项产品特征具有功能性。⑤See Inwood Labs. v. Ives Labs.，456 U.S. 844，（1982）.一项特征是必不可少的“如果它是由实现产品功能所决定”；对产品的成本或质量有影响是指该项设计是“节约成本的制造工艺”或者“产品功能的改进”。⑥Warner Bros.， Inc. v. Gay Toys， Inc.，724 F.2d 327 at 331，（2d Cir，1983）.此时美国法院对产品功能性判断关注于产品的实用性，即认为是实现产品实用性必需或者改善产品性能的设计均为功能性的设计。

1999年，美国第九上诉巡回法院在Disc Golf案中提出四因素：（1）产品设计是否产生出实用性的优势；（2）是否有可利用的替代性设计；（3）广告宣传是否兜售设计的实用性优势；（4）特殊的设计是否起因于比较简单或者便宜的生产制造方法。上述任一个因素是非决定性的，所有因素均需考虑。并且第九巡回法院指出，实用性优势的判断的关键不是针对于产品本身的实用性，而是诉称受保护的商业外观或商标中特定特征或者特征组合的实用性。并且可用的替代性的制造方法不应仅是理论性的或者推测的，而是具有可行性的替代性设计存在使给予这一商业外观保护不会阻碍竞争。⑦See Disc Golf Ass’n v. Champion Discs，158 F.3d 1002（9th Cir，1998）.四因素标准提供了实用功能性判断的证据链，替代性设计仅是该证据链中的一环，不起决定性作用。换言之，仅提供存在替代性设计的证据并不能证明设计的非功能性。

（二）美学功能性

美学功能性的理论起源于1938年《美国侵权法重述（第二次）》“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学功能，那么，这些美学特征就具有功能性，因为它们促成了美学价值的产生，有助于实现商品所要达到的目标”。［3］41直到1952年在Pagliero v. Wallace China Co案中才首次适用，第九巡回上诉法院提出“重要因素”标准，判决Wallace China公司的高级陶瓷餐具特别花卉式的设计不能被授予专有权，因为对美学的需求同样可被认定为具有实用功能。如果特定设计是该产品取得商业成功的“重要因素”，出于对自由竞争的考量未得到著作权法或专利法保护的情况下允许自由模仿。⑧See Pagliero v. Wallace China Co.，198 F.2d 339 （9th Cir. 1952）.“重要因素”标准使商标所有人的成功营销陷入不利地位，纯粹美学性的设计亦被认定为功能性，表面上看美学功能性似乎不合常理。美国《反不正当竞争法重述（第三次）》对该案设定的美学功能性标准进行了限制，认为纯粹美学意义上的愉悦并不构成功能性，只有它带来一种实质利益（significant benefit）不能通过替代设计来实现的情况下，该项设计才具有功能性。［4］175

1995年，最高法院在Qualitex中适用了《反不正当竞争法重述（第三次）》的规定，指出美学功能性标准的终极目标，是判定给予一项美学设计特征商标权保护是否会严重地阻碍竞争。单一颜色作为产品整体外观申请注册时，“功能性”判断的适用通常会有效地阻止颜色枯竭的反竞争结果的产生。①See Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.，514 U.S.159（1995）.此观点在TrafFix案中得到了支持，该案不仅形成了传统（实用）功能性的区分，并且承认了美学功能性的合法地位。②See Traffix Devices v. Marketing Displays， 532 U.S. 23， （2001）.当美学功能性成为问题的关键时，法院须查明，如果给予商标权人排他性保护是否会使竞争者处于与商誉无关的竞争劣势。但在认定美学功能性时，应非常谨慎，以保证不能因为美学特征取得了商业成功而自然地否定商标所有者的利益，防止该特征已获得第二含义，并且没有证据证明竞争者不能开发出不侵权、有吸引力的图案时排除对其的保护。

二、外观设计专利的“功能性”判断

外观设计“功能性”条款的首要目的是将外观设计专利与发明、实用新型专利予以区分，发明、实用新型专利保护的是产品的功能性特征，外观设计专利则保护装饰性的特征。“功能性”在外观设计中可以被区分为两种：一种为外观设计专利获权的法定要件功能性。外观设计专利保护的权利要求必须是“装饰性为首要目的”，设计整体外观不能是功能性的（缺乏装饰性）。一个设计是“功能性首要目的”还是“装饰性为首要目的”取决于将设计的权利要求视为一个整体，最终的问题不是每一个独立的特征是功能性或是装饰性的，而是产品的整体外观决定产品的设计是否致力于实用性的目的。另一种产生于确定权利要求解释的范围（确定保护范围），目的是确定和排除设计权利要求中的功能性特征。这种语境下的功能性被称为“权利要求解释中的功能性判断”。［5］3产品设计整体是功能性而非装饰性设计时，该设计不具有可专利性，应排除授权。但是，包含局部功能特征的设计而非完全由功能性决定的设计应具可专利性，可以获得外观设计授权。对包含局部功能性特征的设计提供保护是由外观设计专利致力于促进装饰艺术发展，实现产品功能与装饰性融合的目的所决定。

（一）法定要件中的“功能性”

美国外观设计法定要件中的“功能性”的关注点在于，判断权利要求是否符合35 U.S.C. §171条规定的法定客体“装饰性”的要求，该条也被称为“功能性抗辩”，更精确的讲是“缺乏装饰性抗辩”。美国海关和专利上诉法院与联邦巡回法院经过一系列判例演变出区别法定功能性的最好方法，“完全由功能性决定”标准判断外观设计的有效性。1961年，海关和专利上诉法院在Garbo案中，法院提出，虽然“设计可能会包含功能性的特征，仍可获得专利权”。但是，法院明确声明为了获得保护“设计必须是不同于完全由功能性决定的非显而易见的外观”。改变了最初认为包含功能特征的设计应排除授权的观点，澄清不同于完全由功能性决定的设计不具可专利性，外观设计虽然包含功能特征并不必然排除授权。③Application of Paul W. Garbo， Patent Appeal No.6657，Februaru 21（1961）.随后，在In re Carletti中海关和专利上诉法院最著名的判定功能性的意见，被联邦巡回法院广泛引用。此案中争议的设计是用于55加仑木桶螺纹桶口的垫圈，而垫圈的设计正是为了符合木桶的确切规格。［6］5海关和专利上诉法院与联邦法院建立的“完全由功能性决定”标准，其目的在于考量促进设计师创新的动机判断其唯一意图是否是为了获得所预期的功能性的产品。这一标准使不是完全出于实现产品功能而为的设计，既含有功能性又含有装饰性的设计可以获得外观设计专利的保护。

然而，另有一些联邦法院在判决中适用商业外观功能性判断的考量因素以确定设计的功能性。考量因素包括：“受保护的设计是否代表了最好的设计；替代性的设计是否会对产品的特定性能产生不利影响；是否存在附随的发明专利；广告宣传是否在兜售实现特定性能的设计的特殊特征；设计的某些组成部分或者整体外观是否明显的不是由功能性所决定。”④Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics， Inc.， 122 F.3d1452，at 1456 （Fed. Cir. 1997）.商业外观与外观设计专利同样是仅保护非功能性设计，可能基于此点法院认为二者的判断标准一致。

在适用“完全由功能性决定”标准时，法院达成一致通过寻找工业生产中是否存在可替代的设计，也称为“形状多样性”方法，认定某项设计是否完全由功能性决定。现实中，此方法比较容易实现，大多数工业制造品，即使是对功能性要求很高的产品，依旧可以通过其他不同的形式实现同样的功能。

（二）权利要求解释中的“功能性”

1988年Lee v. Dayton-Hudson Corp⑤See Lee v. Dayton-Hudson Corp，838 F.2d 1186，（Fed Cir. 1988）.案中，原告（专利权人）对手持式按摩设备拥有外观设计专利权，获权的外观设计专利（图1）包括一个末端有两个相反方向球体的细长的手柄的按摩设备。原告声称含有这样配置的专利必然侵犯其专利权。法院认为不构成侵权行为并解释为：外观设计专利不保护由在细长手柄末端有两个相反方向球体组成的手持式按摩器这样通用功能性部件组合的设计理念。外观设计的权利要求范围不应该包括产品结构性的或功能性的方面。相应的，授权设计的保护范围（图2）应该受到专利图样中的通用功能性特征的限制。

图1　外观设计专利

图2　受诉设计

外观设计专利不保护通用功能性特征，在OddzOn Products， Inc. v. Just Toyz， Inc.中也有论述①See OddzOn Products， Inc. v. Just Toyz， Inc.，122 F.3d 1396，（Fed Cir. 1997）.。原告“涡旋式”投掷球玩具的外观设计保护范围为有尾轴和鱼鳍结构的足球外形（图3），起诉被告Just Toyz生产的含有尾轴和鱼鳍的足球外形玩具（图4）侵犯其专利权，法院利用三步法判定被告的产品不侵犯原告外观设计专利。［7］法院首先解释权利要求，确定保护范围。外观设计权利要求应排除对通用功能性特征的保护，法院认定OddzOn拥有尾轴和鱼鳍结构的足球设计是由功能性决定的，尾轴和鱼鳍结构是依照飞镖和火箭的尾轴和鱼鳍设计以用来增加投掷时的稳定性；其次，相似性比较时排除功能性的外形。OddzOn拥有尾轴和鱼鳍的通用的足球外形设计，在与争议设计相似性比较时不予考虑。最后，比较受保护的装饰性特征。排除由功能性决定的外观形状设计，法院对受保护的装饰性的元素进行相似性比较，在本案中意味着不考虑足球状形状，OddzOn足球部分使用的是相对平滑的表面（如图所示）而被告使用的是成脊状的表面且前部末端有一个眼状结构（如图所示）。原告的鱼鳍结构只是一般的曲线向上和向外的外形，以给球体末端创造更大的表面空间。而被告鱼鳍结构是波浪起伏或者成一定的角度。排除功能性的外观，受保护的装饰性部分被告被诉外观设计与原告的设计并不相近似，不构成侵权。

图3　外观设计专利

图4　受诉设计

图5　外观设计专利

图6　受诉设计

2010年的Richardson v. Stanley Works案中，法院更直接的回应了权利要求解释中功能性特征排除的问题。原告声称被告Stanley 木器工具（图6）侵犯其外观设计专利权，上诉法院审理后，维持了区法院的判决，认为Stanley的木器工具并不侵犯原告的专利权。上诉法院认同地区法院关于原告设计的权利要求范围的解释，地区法院认为，手柄、锤头、虎口钳、撬杠这些元素都是由功能性决定的，在解释权利要求范围时应该予以排除功能性的特征。②Richardson v. Stanley Works，597 F.3d 1288，（Fed Cir.2010）.受专利权保护的设计（图5）是一个包含多个功能性部件的多功能性工具，排除功能性元素并不意味着把外观设计相似性的比较转变为元素与元素的比较，应该是整体外观的比较，而非装饰性特征的单独比较。如图所示，整体上，被诉设计比专利设计外形更圆滑，缺少许多棱角边缘式设计。因此，上诉法院认为，地区法院判决被诉设计与专利设计并不相同，不会引起市场混淆，并无错误。

权利要求解释中的“功能性”判断应遵循外观设计保护针对整体外观的权利要求，并且这种保护并不延伸至权利要求中功能性的特征、理念和特点。外观设计一般为工业产品的设计，并不能完全杜绝工业产品“功能性”的特点。对既含有功能性和非功能性的外观设计权利要求，外观设计专利可以提供保护，但是，应排除非功能性的特征，保护整体外形的装饰性。

三、产品设计“功能性”判断在苹果手机案中的适用

（一）苹果手机商业外观的“功能性”认定

苹果公司起诉三星公司的手机商业外观侵犯其未注册的商业外观、注册的商业外观与外观设计专利，法院分别对两个商业外观的功能性进行分析，判决苹果公司未注册的与注册的商业外观因具有功能性而不受商标法保护，但同样的设计却受外观设计专利的保护，三星公司仅构成对苹果公司外观设计专利的侵权。

1.商业外观

联邦巡回上诉法院适用上述的Disc Golf中的四因素来判断苹果手机未注册商业外观①苹果公司声称其iphone 3G和3GS 产品中的构成主张的未注册商标的权利要求：一个有平滑圆角的矩形产品；一个平整清晰的平面覆盖在产品的前面；一个在清晰平面下面的显示屏；一个有平滑圆角的矩形产品；一个平整清晰的平面覆盖在产品的前面；一个在清晰平面下面的显示屏；显示屏的上面和下面有大量黑色的边界线和更窄的边界线在显示屏的每一面。当设备处于打开状态时，一行小圆点出现在显示屏上，一个矩阵的彩色正方形平滑圆角图标在显示屏中，和不变的与显示屏上其他图标分开的彩色正方形平滑圆角图标的底端尾部。的功能性，由苹果公司承担举证责任证明其设计具有非功能性。对于组成苹果公司未注册商业外观的设计元素，苹果公司没有记录在案的证据证明它们不是比较简单和便宜的制造方法。②Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.， Ltd.， 801 F.3d 1352 （Fed Cir，2015）.由此，联邦巡回上诉法院认为苹果公司未注册商业外观具有功能性。

苹果公司“3470983”号联邦注册的商业外观③苹果公司声称的权利要求包括苹果手机由银色边缘形成的圆角——矩形状和黑色背景框架下的主屏幕中16个图标设计的组成元素：第一个图标描述了绿色背景下白色对话框中含有绿色字母“SMS”；第七个图标描述了有黄色和橙色道路的地图，红色的大头针，和写着白色数字“280”的红色指针的蓝色路标；第十六个图标描述了申请人镶嵌在橙色背景下白色媒体播放器图案的独特配置......，联邦注册虽可提供商业外观非功能性的初步证据，然而，如果法院得出功能性的结论，联邦注册不足以挽回注册商标的有效性。④Talking Rain Beverage Co. V. S. Beach Beverage，349 F.3d 601，602，（2003）.苹果智能手机商业外观中的图标设计是以“使用方便”为主旨，每个图标都是图形化的速记，“基于直观的图标使用产生瞬间的可识别性”。不可否认，苹果智能手机的实用性优势来自于图标设计的组合，表明该注册的商业外观从整体来看“不过是功能性特征的组合”，不可能是非功能性的设计。苹果公司不能证明16个图标存在可以实现983号设计特征替代性的设计，也不能证明苹果公司未在广告中以983号设计的实用性为卖点。面对充分无争议的证据证明功能性时，在本案中，注册便失去了证明争议设计是非功能性的证明力。因此，983号注册的商业外观不受保护。

（二）外观设计专利中的“功能性”认定

争议的外观设计专利包含在苹果手机中，苹果公司的D’677号⑤Electronic device US D6186677 S1，http://www.google.com/patents/USD618677，最后访问时间2015年6月21日。外观设计专利关注于苹果手机的正面；D ‘087号⑥Electronic device US D593087 S1，http://www.google.com/patents/USD593087，最后访问时间：2015年6月21日。外观设计专利的权利要求延伸至苹果手机的边框；D ‘305号⑦See Graphical user interface for a display screen or portion thereof US D604305 S1，https://www.google.com/patents/ USD604305？dq=D+’305&hl=en&sa=X&ei=3veGVaWgEJa1yASa9pGYBg&ved=0CCAQ6AEwAA，最后访问时间2015年6月21日。外观设计专利保护专利绘图中的“包含在屏幕显示器或者其中一部分的图形用户界面的装饰性设计”。

上诉法院认为：“外观设计专利不能保护产品结构性或功能性的特征”，但是此是对专利有效性的分析，并没有建立一个在侵权判定时将有效的专利权利要求中某些元素完全移除的规则。正如上述Lee案中所述，“非功能性，与装饰性相关的设计才是认定侵权的考虑因素”，加州北区法院的权利要求解释反映出该规则，外观设计权利要求保护“装饰性的设计”，上诉法院支持了加州北区法院关于苹果手机外观设计专利的判决。

外观设计专利和商业外观的保护客体不同，外观设计专利赋予具有新颖性、非显而易见性的装饰性产品设计以一定期限的专利权，而商标法以预防消费者混淆为目的，赋予经过长期商业使用能够起到“指示来源”作用的产品外观设计以商标法的保护，且该保护无期限。外观设计通常是工业产品的设计，如上述Richardson中的多功能工具，虽然各功能部分的组件不能受到外观设计的保护，但是各组件的装饰性设计作为整体外观的一部分可以受到外观专利法的保护。工业产品或多或少需要具有一定功能性的本质，决定了外观设计功能性判断标准仅排除完全由功能性决定的设计即可。而商业外观作为识别性标识的本质，它要求除指示来源之功能，不保护任何其他形式的功能性。并且商标法保护期间可无限延续，更是要求适用严格的功能性判断标准，以免造成对实用性功能特征的无期限性垄断。如上述，外观设计专利是可以保护既含有功能性与又有非功能性元素的产品设计，而商标法对于产品的商业外观不包容任何功能性的设计。正如苹果公司同样的手机外观设计，不能授予商业外观的保护，却可以受到外观设计专利保护，由此也证明了外观设计和商业外观的“功能性”判定应适应不同的标准。本案将外观设计专利与商业外观“功能性”判断适用标准一致的趋势扼杀于萌芽状态。

四、我国相关立法和司法实践的审视

（一）我国商标法中的“功能性”审视

1.知名商品特有包装、装潢

我国《商标法》并没有商业外观（Trade dress）的明确规定，但《反不正当竞争法》为知名商品特有的名称、包装、装潢提供立法保护。①参见1993年颁布的《中华人民共和国反不正当竞争法》第5条第2款规定：擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢或者使用与知名商品相近似的名称、包装、装潢，造成和他人的商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为构成不正当竞争行为。”“包装”是指为识别商品以及方便携带、储运而使用在商品上的辅助物和容器；“装潢”则指为识与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。②国家工商行政管理局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装演的不正当竞争行为的若干规定》第3条第4款规定。这里的包装、装潢既包括商品的整体形象，也包括商品的外观特征如形状、外形、样式和商品的外包装以及附着在商品或其外包装上的装饰文字、颜色、图形及其组合等，既可以是平面的，又可以是立体的。《商标法》将三维标志或立体商标正式写入可注册的标记范围，立体商标是指由三维标志或者含有其他标志的三维标志构成的商标。立体商标可以是商品本身的形状、商品的包装物或者其他三维标志。对比前述美国案例中商业外观的范围界定可知，我国是通过保护知名商品特有包装、装潢和立体商标实现对商业外观的保护。

在我国，《商标法》中虽然没有明确规定商业外观的“功能性”，但非功能性原则也得到了一定程度的体现。依据我国《商标注册审查标准》关于立体商标审查的规定，“仅由商品自身的性质产生的形状”是指为实现商品固有的功能和用途所必须采用的或者通常采用的形状；“为获得技术效果而需有的形状”指为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的形状。“必需的”或“通常采用的”表明几乎不存在其他的可供选择的替代设计，换言之，替代性设计的存在可以证明某形状非设计“必需的”“通常采用的”的形状。所谓“使商品具有实质性价值的形状”，是指为使商品的外观和造型影响商品价值所使用的形状，消费者一般也将其看成使一类产品本身具有吸引力而具有的美感，而不是指明商品来源的标志，由于这种具有美感的形状与产品的价值无法分离，这种形状也被称为具有美学功能性的形状。［8］78该条规定形式上区分了实用功能性和美学功能性，实际上却混淆了实用功能性与美学功能性的判断标准。判断实用功能性时替代性设计仅是证据链中的一环，并不起决定性作用。以此与外观设计功能性判断形成区分，将含有局部功能性的设计排除于商标法或反不正当竞争法的保护范围，交由外观设计专利进行保护。而在证明是否具有美学功能性时，只有授予某设计特征予以商标权保护会使竞争对手陷入与商誉无关的竞争劣势，说明某项设计是竞争必需的设计而不能获得保护，此时替代性设计的存在可证明该项特征不是竞争必要的设计。

但是，该款在我国仅适用于立体商标的功能性判定，而对知名商品特有包装、装潢的功能性判定未做相关规定。如上述Qualitex案中，单一颜色作为产品整体外观时，需要“功能性”判定来防止对颜色的垄断。再如，在California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage & Candy Co.一案中，法院指出，黑色用于饮料瓶装具有功能性，因为黑色可以完全避光，由此来保持瓶子里东西新鲜的同时，黑色使消费者肉眼看不见瓶子里的饮料中果汁和果肉之间的分离状态。因为消费者一旦看到这种分离状态容易降低购买饮料的欲望，由于黑色在该商品包装上所发挥的功能，原告不能禁止包括被告在内的其他竞争者使用黑色。③California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage & Candy Co.， 38F.2d 885，（1930）.因此，商品包装能否受到保护不仅需要考虑商品是否知名，还应认定该包装整体设计是否具有功能性。

同样的，企业的经营场所及店铺装潢类商业外观功能性的判定应该适用美学功能性标准，来判断设计特征是否是具有竞争必要性。在“家乡风味烹调”④Prufrock Ltd Inc. v Lasater， 781 F.2d 129（8th Cir.1986）.案中，原告主张的包括Taj Mahal形象和尖塔状提供印度烹饪的餐馆和以提供“家乡风味烹调”的风味厨房为主题特征的商业外观具有功能性。联邦法院认为，原告的商业外观不受保护，因为原告的商业外观只是“家乡风味烹调”主题的一部分，并且只是商业经营手段和风格的反映。原告不能禁止其他竞争者在主题餐厅市场中使用这种以“家乡风味烹调”为主题的装潢。由此可以得出，知名商品特有包装、装潢同样需要适用“功能性”判断。在认定知名商品特有包装、装潢是否可以获得保护时，应考虑该包装、装潢的设计是否具有功能性，对于具有功能性的包装、装潢，《反不正当竞争法》不能提供保护。

2.立体商标

历经数年的味事达“方形瓶”立体商标案中，北京市高级人民法院认为：“使商品具有实质性价值的形状是指从美学角度考虑，有可能影响或刺激消费者消费需求的该商品形状。而结合相关公众的一般认知得出，对食用调味品一类的商品，并不会因为其采用的包装本身而决定是否购买。换言之，消费者通常不会仅仅基于喜爱该类商品的包装而购买该商品。”因此，“方形瓶”并不具有美学功能性。①北京市高级人民法院（2012）高行终字第1750号行政判决书。如上所述，认定美学功能性时应非常谨慎，不能因为产品设计中的美学特征取得了商业成功，而自然地否定商标所有者的利益，毕竟美学功能性判断的终极目的是为了防止“相关市场竞争必需的”设计获得商标法的保护，导致竞争者陷入与商誉无关的竞争劣势，产生不利于自由竞争，制约市场经济发展的后果。

美国最高院在前述TrafFix案中缩减了商业外观的保护范围后，依旧保持这种趋势。传统标准或美学标准，不同类型的商业外观适用不同的判断标准。美国法院经过长期的“挣扎”，对于传统功能性标准与美学功能性基本上形成了相对统一的考量因素。实用功能性标准中四因素的考量没有任一因素是决定性的，整体衡量各因素。而我国对上述商业外观功能性判断不仅混淆了实用性标准与美学性标准，而且该规定只针对立体商标存在原则性的规定，未有考量其中因素用以指导司法实践。因此，商标法中应该引入功能性条款做为原则性规定限制具有功能性的包装、装潢和立体商标的商标法或反不正当竞争法的保护。原则性的条款需要有参考因素予以分析证明，法院在司法实务中证明实用功能性时，可以参考美国的四因素，逐渐形成统一的考量因素。并且为与外观设计功能性判断形成区分，应明确指出证明实用功能性时，替代性设计的存在不能否定设计的实用功能性。而美学功能性判断可适用竞争必要性标准，通过判断是否是竞争必需的设计来认定是否具有功能性。

（二）我国外观设计专利中的“功能性”审视

1.“富有美感”含义的解读

我国《专利法》对外观设计专利的“功能性”亦欠缺明确规定，《专利法》和《专利法实施细则》中外观设计的定义是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利权不保护技术性、功能性设计，也不保护技术性、功能性的创新。

2010年中《专利审查指南》解释“富有美感”，是指在判断是否属于外观设计专利权的保护客体时，关注的是产品的外观给人的视觉感受，而不是产品的功能特性或者技术效果。鉴于美感的判断太过主观，不适宜用这个词来界定法律规定的外观设计的对象域。在审查实践中，“美感”这一条件实际上处于弃置不用的状态。［9］168因为美是一种主观感受， “一千人眼中有一千个哈姆雷特”，不同人对某项设计是否“富有美感”有不同的见解。但是，这里的美感不应该是指“美”与“丑”，而是某项设计是否是以装饰性为目的。如果外观设计定义中“富有美感”按照其字面通常含义来理解，通常将其认同为产品外观视觉上看起来美或者不美，对于“富有美感”的要求实际上没有审查。从而导致到目前为止，没有一项外观设计专利申请是因为不“富有美感”而被拒绝授予专利权的结果。［10］17因此，“富有美感”的规定并没有承担起将由功能决定的产品外观排除于外观设计专利保护范围之外的任务。TRIPS协议第25条明确规定，对本质上是由技术或者功能决定的外观设计，可以规定不给予工业品外观设计权保护。我国作为TRIPS协议的成员国，应该遵守条约的规定，禁止授予功能性设计以外观设计专利权。

《专利法》明确规定了外观设计专利授权要件为新颖性和明显区别性。2010年《专利审查指南》第一部分第三章外观设计专利申请的初步审查的7.4节中规定：“不给予外观设计专利保护的客体”，该列举规定中亦没有将由功能或者主要由功能决定的产品外观排除在外观设计专利保护客体之外。而在第四部分第五章与相同或者相近种类产品现有设计对比则规定：“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响”，由于专利法没有能够承担起将该种产品外观排除在外观设计专利客体范围之外的任务，由此可能出现具有功能性的设计得到外观设计保护的问题，如申请专利的产品外观的主要部分是由功能性决定，而对比的现有设计的主要部分亦是由功能性决定，则对比的装饰性次要部分不相同或不相近似，这样结论就会是申请专利的产品外观与现有外观设计不相同或者不相近似，从而可能被认为符合授权条件，从而授予专利权。［11］126因此，在专利法中，外观设计定义中“富有美感”应修订为“装饰性”的设计，正如美国“装饰性”法定要件，以功能性为目的，完全由功能性决定的设计应该排除于外观设计保护范围之外。而是否由功能性决定的判断方法可以参照美国的做法，寻找工业生产中是否存在可替代的设计。

2.外观设计功能性在侵权中的认定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条第一款规定：“人民法院认定，外观设计是否相同或者相近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。”

在营口宝迪专用汽车制造有限公司运输半挂车外观设计专利案中，辽宁省沈阳市中级人民法院认为：“涉案被告专利设计并不是为了装饰美化运输半挂车，而是由该种形状的车体能否经济、方便，即容积最大、卸料最净、抗压最强、成本最低地完成装载、运输物料任务来决定的，这既包括了运输半挂车设计的经济性功能，也包括了运输半挂车的技术性功能、作用和效果。鉴于被控侵权产品的外观形状要部是由于功能性而产生的特点，不是装饰性的特点，而与外观设计不同的部分同样也与装饰性无关，因此对由功能决定的形状不应当确定在该外观设计专利的保护范围内，否则将不利于公众对一件产品进行具体的创新和使用。因此，被控侵权产品没有落人涉案专利的保护范围，被告的功能性抗辩成立。”①辽宁省高级人民法院（2007）辽民四终字第161号民事判决书。

本案适用了上述司法解释的规定，该司法解释与2010年《专利审查指南》中“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响”的规定基本一致，由于本案是“被诉外观与外观设计不同的部分同样也与装饰性无关”得出的结论，如果被诉专利与外观设计不同的部分具有装饰性且与外观设计不同，是否依旧得出同样的结论？按照法院的逻辑，未必得出相同的结论。如前述，在某些情况下，比较的结果可能会出现不合理的情况。对比美国的司法实践，“法院判断功能性时应采取的步骤：（1）把产品分解至最小的独立单元，在进行单元和单元结合时可以看出变换的设计能否和相邻单元进行结合。（2）考察每一个独立单元所具有的实用（技术）功能，重点考察是否有实现该技术功能的替代设计。（3）把所有的单元结合起来，从整体上分析该设计是功能性的还是装饰性的。”［12］26功能性的分析应该建立在对产品整体外观的判断，不能仅仅因为一个或多个微小的设计是出于功能性目的而否定设计的有效性。但是，如果个别特征是主要由功能性决定，并且该特征对整体设计的新颖性，原创性，装饰性和非显而易见性起决定作用，则此设计就不能授予外观设计专利。

由于产品设计不仅可以获得商标法的保护还可获得外观设计专利法的保护，对比各权利保护期限可知，商标权可以无限延续，对于商标法上如何适用“功能性”标准确定商标法的保护范围就显得至关重要。由此可避免将具有实用功能性或者美学功能性的产品设计纳入保护范围，造成永久的垄断。对比外观设计专利功能性标准与商标法与反不正当竞争法功能性判断标准可知，前者功能性定义的范围应该窄于后者。换言之，存在其他可以实现同样或类似功能的外形设计，不构成外观专利保护的障碍，但该外形却可能构成商标法和反不正当竞争法意义上的功能性外观。商业外观功能性判断标准，应秉承商标法仅对提供“指示来源”功能的标志提供保护的立法目的，功能性与装饰性共存的设计，应该交由外观设计专利法提供保护。由此达到划清各自的保护范围的目的，避免商标保护与外观设计专利保护的交叉重叠。

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［12］吴大章.外观设计专利实质审查标准新讲［M］.北京：知识产权出版社，2013.

（责任编辑：梁 田）

［中图分类号］J502

［文献标识码］A

［文章编号］1008-9675（2016）02-0163-08

收稿日期：2016-01-13

作者简介：高 阳（1989-），女，河南平顶山人，华东政法大学知识产权学院博士研究生，美国约翰马歇尔法学院知识产权专业LLM，研究方向：知识产权法。

基金项目：①国家社科基金重大项目“互联网领域知识产权重大立法问题研究”（14ZDC020）；上海市哲社规划一般课题“涉外定牌加工亟待解决的商标法律问题研究”（2015BFX010）。