论新互联网环境下商标与域名冲突及其解决

刘佳

摘 要：抢注域名、侵犯商标专用权等不法行为在域名产生之初便出现，如今商标与域名的侵权形式越来越复杂，表现为恶意抢注、域名混淆性近似以及域名反向侵夺，侵权纠纷也愈演愈烈。在新中文通用顶级域名互联网时代背景下，想要更好的解决商标与域名侵权纠纷表现，不仅要顺应TMCH等国际解决机制新发展，还要综合分析并借鉴国外判例中科学的侵权认定标准，改善我国解决商标与域名侵权纠纷解决方法，保证商标权人和域名权人有更好的维权途径与效果。

关键词：商标权；域名权；侵权认定标准；TMCH制度；“明智且不可知”原则

中图分类号：D913.4 文献标识码：A 文章编号：1673-2596（2016）06-0111-04

2014年1月“.在线”和“.中文网”中文顶级域名面向商标权人开放60天的二级域名优先注册[1]，8月“.网址”中文顶级域名面向全球开放注册[2]。新通用顶级域名计划首轮共有57家中国企业和机构申请了91个新通用顶级域名，其中39个中文和52个英文[3]，中文顶级域名申请总量为65个，分别来自10个国家和地区的46家机构，约占国际化域名申请总量的60%[4]。互联网顶级域名格局在现在和未来将产生巨大的变化，如今已经进入新的互联网环境——新通用顶级域名时代。与此同时，伴着20世纪中期互联网时代来临，不断发展的互联网和不断增多的注册域名为商标带来了新的挑战。

一、商标与域名侵权纠纷的表现

商标与域名的侵权纠纷是指不法行为对商标或域名合法权利的侵犯。有学者提出商标与域名侵权纠纷实质上也属于权利的非实质性冲突，所谓“非实质性冲突”，其冲突产生是基于未经合法权利人的许可、在非法基础上产生所谓的“在后权”的行为导致的，即从表象上看是具有法律依据，但其本质上是侵权行为，不具合法性及正当性的权利[5]。笔者不赞同这种观点，因为权利冲突的前提是发生冲突的两个或两个以上权利在形式上合法，基于权利边界的模糊性而发生权利冲突，然后侵权行为为不法行为，不应属于权利冲突范畴，只能称之为侵权纠纷。以下，笔者将结合国内与国外的具体案例来阐述现在最为典型的三种侵权纠纷的表现形式：

（一）恶意抢注

恶意抢注是指，以获取不当得利为目的，利用合法或非法手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标或域名的行为。恶意抢注主要表现为恶意抢注域名和恶意抢注商标行为。

1.恶意抢注域名。目前域名遵循“申请无门槛”和“先申请先注册”的原则，通常恶意抢注人会抢在权利人之前故意将其商标注册为域名，已达到获得高额不当利益的目的。主要有两种恶意利用方式，其一，不使用而是等待机会用高价卖给商标权人或其他人获取高额差价，例如，2011年曾发生某人在网络上公开售卖“zhoulibo.com”域名，此域名与相声演员周立波同音，最终向亚洲域名争议解决中心接受周立波的投诉，一审将争议域名裁定还给周立波，二审维持原判[6]；其二，利用该域名从事与商标相同或相似的经营内容，让消费者误认为是商标的官方或授权网站，例如，2008年自然人王某申请注册了“www.lanxess.name”域名，并且注册公司销售设备，而于2004年成立的德国朗盛公司为一家历史悠久的著名公司，“LANXESS”商标于2006年在我国获准注册，2010年德国朗盛公司向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交投诉书，最终裁决王某将域名“www.lanxess.name”转移给德国朗盛公司[7]。

2.将域名恶意抢注为商标。将他人的域名的标示性部分注册为商标，以获取不当得利。互联网时代的到来促使很多网站经营公司发展，提供网络信息服务，如搜狐、腾讯等，而它们的域名经过使用后，逐渐被人们所熟知，正是因为这些新兴公司并不开展实业，刚开始很难想到去注册商标，而我国和大多数国家的商标注册都采取“先申请”原则，注册也不以使用为条件，给了抢注人可乘之机，一些有名的域名被抢注为商标。例如腾讯、百度等知名网络公司被抢注和搭便车的比比皆是，1997年我国苏州一公司就注册了“雅虎”商标，虽然美国Yahoo公司提出了异议，但最终商标注册被批准[8]。笔者认为在当年互联网还不像现在这么普及，Yahoo网站的知名度也不如现在，如果以现在的标准来裁定，Yahoo公司的商标注册异议是可以成立的，后面将会对其理由进行论述。

（二）域名混淆性近似

域名混淆性近似是指，以不当得利为目的，在相同或类似的经营范围上使用与商标或域名相似的域名，造成网络用户的混淆。域名具有唯一性，但域名的注册并不做相似性审查，只要和已经注册的域名不同，即便只是对域名稍作改动也可以注册。目前我国也没有明确法律规定不能与注册与其他商标或域名相似的域名，除非是驰名商标可以做包括域名在内的跨类别保护，因此现实中域名混淆性近似的情况非常多。例如，自然人马某2008年注册了两个与域名“microsoftstore.net.cn”、“microsoftstore.cn”，主要销售操作系统软件、办公Office软件等商品。2010年微软公司向中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心提请投诉，获得支持[9]。同样，联想公司也曾于2014年向亚洲域名争议解决中心投诉，认为北京某自然人注册的“lenovotv.com”域名主体部分与联想公司的“Lenovo”驰名商标构成混淆性近似，裁决将争议域名“lenovotv.com”转移给联想公司[10]。这两个案例中，被投诉人都没有直接将商标注册为域名，但与域名非常相似，会让网络用户产生混淆，误认为他们与微软或者联想公司存在着授权或代理关系。

（三）反向域名侵夺

反向域名侵夺是指，商标权人以侵权为由，反向域名所有人侵夺他认为很有价值的域名，实质上是一种商标权滥用行为。在ICANN制定的《统一域名争议解决办法程序规则》中，将反向域名侵夺界定为：恶意使用统一域名解决办法的有关规定以企图剥夺已经注册的域名持有人的域名的行为[11]。例如，在英国的Prince Plc诉prince Sports Group Inc一案中，原告Prince Plc 是一家提供计算机服务的英国公司，被告Prince Sports Group Inc是一家生产运动器材的美国公司，它在美国和英国都注册了PRINCE商标。1995年英国的Prince Plc注册了域名prince.com，并利用该域名所在的网站上从事业务活动。随后被告通过律师警告原告对该域名的注册和使用构成了对其商标权的侵犯，从而原告对被告进行起诉，要求澄清它对域名prince.com的使用不构成对被告在英国的商标注册的侵犯。最终法院认为原告与被告的经营范围与业务活动差别巨大，原告申请的域名prince.com不构成对被告商标权的侵犯[12]。此案中原告并没有恶意抢注的目的，并且与被告的经营范围不同，不会造成混淆，不会构成侵权，被告的侵权警告可以视为反向域名侵夺的典型行为，是对商标权的滥用。由此可见，在保护商标权的同时也要防止权利的滥用，值得一提的是，我国尚且还没有规制反向域名侵夺的保护规定。

二、解决商标与域名侵权解决途径

（一）ICANN的TMCH机制

目前在国际上，管理域名和处理域名纠纷的最主要机构为互联网名称与数字地址的分配机构ICANN，于1998年11月成立，它是一类特殊的实体，虽然名为公司并且有董事会，但却是投资者且不以营利为目的国际组织，不隶属于任何其他国家，它与互联网络一样具有国际性，不受任何国家、个人以及组织的控制[13]。ICANN于1999年末推出的《统一域名争端解决规则》（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy，以下按其正式缩写简称为“UDRP”）它将域名争议分为决域名抢注争议与非域名抢注争议两类，并且通过UDRP提供了一种被称为强制性行政程序（Mandatory Administrative Proceeding）的统一争端解决程序是旧通用顶级域名时代解决域名纠纷最重要的国际规则之一。

ICANN于2011年5月提出建立用于接受并存储与商标权利相关的数据、认证/验证商标权利信息，并为新通用顶级域提供日升期服务及商标声明服务的商标信息交换库（Trademark Clearinghouse，以下简称“TMCH”）。TMCH是新通用顶级域中重要的权利保护机制之一，它为来自全球的商标持有人验证商标信息并将数据保存在一个中央数据库中，并将这些信息提供给注册服务机构和注册管理机构在新通用顶级域开始启动时使用以保护权利。该机制的建立能为新通用顶级域名时代的域名注册提供了预警机制，为商标权人前置性地保护商标持有人的利益，更能彻底的防止其商标被不当抢注或恶意滥用。

（二）侵权认定新标准：“明智且不可知”原则

从前面的案例可以看出，在我国的商标与域名侵权纠纷案件审判中，一般适用混淆原则来对侵权行为进行认定，混淆原则是商标和域名的发生侵权纠纷时首先要进行判定的传统原则，也是现在认定侵权的基本标准。但互联网的发展瞬息万变，商标与域名的影响因素越来越多，它们在定义以及功能、目标等基本概念也发生了变化，在认定和适用上也越来越复杂。“混淆”本来便是一个主观概念，建立在消费者的主观认知上，在现在的互联网社会，侵权者的主观要素和互联网消费者的消费行为都影响着“混淆”标准。美国在商标与域名侵权纠纷案件审理时便曾遇见这种挑战因素，美国的法院借此为契机对传统侵权认定标准构建了新框架。

在2010年Toyota Motor Sales，U.S.A.，Inc.诉Tabari案中，被告Tabari为一个独立汽车经纪人，同时通过两个网站“buy-A-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”经营汽车业务。网站不包含雷克萨斯车辆或标志性商标图片，相反在网站大字体的免责条款部分页面，说明上写明：“我们不是经过授权的雷克萨斯经销商或以任何方式隶属于雷克萨斯。我们是独立的汽车经纪人。”尽管如此丰田向他们提起了商标侵权诉讼，认为Tabaris将隶属于丰田公司的“LEXUS”（雷克萨斯）标志注册为域名，构成混淆，侵犯了商标权。区法院适用了传统的混淆可能性因素后认定Tabaris侵犯了丰田的“LEXUS”商标。随后区法院还颁发了范围广泛的临时禁令，禁止tabari在域名，服务标志，商标，商号，原产地标记等商业标志使用单词“LEXUS”。Tabaris提出上诉，上诉法院第九巡回审判庭将此案发回重审，指出应该允许Tabaris使用“Lexus”商标作为自己域名的一部分，并且提出了侵权认定的“明智且不可知”（SENSIBLE AGNOSTICISM）标准。第九巡回法院在做该案的侵权分析时，对网络环境进行了一番考察，认为“必须把焦点放在”市场上相关且谨慎的消费者”并且“相关市场为在线市场，相关消费者是习惯于网上购物的谨慎消费者，例如正想要购买奢侈品例如豪华轿车的消费者访问了Tabaris网站。”法院也明确指出，“不合理的，轻率的和无经验的网络购物者不是相关消费者。”[14]这为域名混淆性近似和反向域名侵夺提供了更为科学有利的侵权认定标准，避免产生“寒蝉效应”，平等、公平的保护商标权人和域名权人。

“混淆原则”作为商标与域名侵权的基本标准已无争议，但如何更加具体的解释和适用混淆原则，Tabari案件给予了很好的启发，其中所开创和确立的“明智且不可知”标准，更加具体的解释了混淆原则，明确了如今互联网社会下认定混淆涉及的要素，为现在的域名与商标案件的侵权认定提供了新方法和解决思路，也符合商标法的目的与宗旨。这种理论提升了消费者对域名的混淆测试方式，防止原告是基于不成熟的消费者行为而进行索赔，在案件审理的“混淆性认定”中将权利人导向转向消费者导向，在保护权利的同时防止权利滥用，更符合权利法律保护的宗旨。

三、对我国解决商标与域名纠纷的建议

如今我国的商标与域名纠纷解决机制还存在着一些不足，例如法律规定不够完善、侵权认定规则不够明确、没有专门的争端解决机构、还未充分运用国际规则等问题。因此针对这些问题，找寻解决商标与域名纠纷的新方法，提出以下建议：

（一）完善《商标法》的规定

新《商标法》五十七条列举了侵犯商标专用权的行为，《审理商标解释》第一条（三）也明确规定“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。”属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。但笔者认为《审理商标解释》更多针对案件审理，如果能直接将该规定加入到《商标法》中，除了能在审理案件时有法律依据，既能体现法律的事前威慑力，也能减少该种侵权行为的发生。另外，该列举中主要是针对与商品有关联性的损害，但现在随着网络时代的变化，已经有很多利益并非和商品直接相关联，可能是一种有价值的商业信息或新兴商业模式，单单规定与商品相关联会减小它的适用范围。因此笔者建议将“通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。”改为“通过该域名进行相关商业活动，容易使相关公众产生误认的且无合理使用情形”，这样既可以合理扩大商标的域名保护范围又可以保证其他域名的合理使用。

（二）增加《反不正当竞争法》的适用主体范围

《反不正当竞争法》是解决知识产权案件的兜底法律，根据《反不正当竞争法》第二条规定，经营者是不正当竞争行为的主体要件。根据该法规定“经营者”是指从事商品经营或者营利性服务（以下所称商品包括服务）的法人、其他经济组织和个人。即所实施的行为属于经营行为，则被认为属于经营者。而“经营行为”为“从事商品经营或者营利性服务”可以得出需要同时符合两个条件，既要以提供商品或服务为行为内容，又要以营利为目的。假如有一个自然人因为非常讨厌看哈利波特，第一时间注册成功了“www.harrypotter.com”，他并非以提供商品或服务为内容，只是在上面搜集并挂出哈利波特的负面评价，也不以营利为目的，那么此时便不能称其为经营者，也无法适用《反不正当竞争法》。因此笔者认为可以将《反不正当竞争法》中的“经营者”改为“利益相关者”。

（三）确立“相关消费者混淆”侵权认定原则

商标的专用权可能会被域名的注册所侵权的同时，也可能会造成权利的过度扩张与滥用，比如反向域名侵夺行为。在商标与域名的纠纷中，如何进行侵权认定非常的重要，它划定了权利保护与权利滥用的界限。前面介绍的美国第九巡回法院所确定的“明智且不可知”原则很好的解决了这个问题，也为我国提供了很好的借鉴，即需要界定好“相关消费者”概念，而非绝对的不作区分的适用混淆原则，否则不仅可能对侵权的认定有所偏失，而且会造成权利的滥用。例如，在前面所述的Yahoo案件中，如果使用“相关消费者混淆”侵权认定原则，便会得出与最后判决不一样的结论，虽然当时Yahoo网站的名气不如现在人尽皆知，而至于江苏公司所辩称的“雅虎为唐伯虎雅号”，也许确实对于互联网以外的消费者来说比较熟悉，但是互联网相关的消费者更多会认为“雅虎”是Yahoo网站的中文译名。互联网日益发展也日益复杂，当一个域名包含多个唯一商标用语，就不可能被认为与其中某一商标有直接关系，消费者也会根据明智且不可知论来看待域名，认为它是一个与商标无关的域名。假设存在一个“IhateLenovo.com”网站，即便以不当得利为目的，那么相关的消费者一定不会将它与联想网站进行混淆。

（四）充分宣传和利用ICANN的TMCH制度

为了配合和保护新通用顶级域名时代，ICANN创设了TMCH服务制度，能够更好的保护商标持有人的利益，防止域名抢注。TMCH验证服务已于2013年3月26日开始启动，相关权利人可以根据TMCH要求提交商标进行验证入库。日升期服务自2013年8月9日开始上线运行，商标声明服务自2013年9月9日开始上线运行。如今德勤已发展了121家代理机构代理德勤进行相关验证业务；IBM分别在美国丹佛、卢森堡、新加坡建立了数据中心，并在波兰建立了客户服务中心。但目前在我国的宣传力度还不是很大，仍然有很多商标持有人并不太了解和利用这个制度。

在新通用顶级域名时代，特别是大量中文通用顶级域名将注册之际，中国的商标权人应充分利用TMCH制度，积极申请验证等服务，从源头上防止域名的抢注与侵权行为，同时了解ICANN组织以及UDRP规则，更好的了解和保护权利，顺应国际化的发展需求。

参考文献：

〔1〕〔8〕将别人的域名注册为商标受法律保护吗.http：//www.docin.com/p-36549141.html：2015-09-11.

〔2〕北大法宝——司法案例库（北京市高级人民法院民事判决书（2012）高民终字第3647号）.

〔3〕〔10〕亚洲域名争议解决中心网站.http：//www.adndrc.org/mten/UDRP_Decisions.php，案件编号：CN-1400747.

〔4〕〔11〕参见UDRP的程序规则，第一条.

〔5〕张静.商标权与相关权利冲突与协调探讨.中国民商法律网，2005年12月，http：//www.civillaw.com.cn/article/default.asp？id=17013，2015-08-24.

〔6〕北大法宝——司法案例库（上海市高级人民法院民事判决书（2012）沪高民三（知）终字第55号.

〔7〕北大法宝——司法案例库（广东省广州市中级人民法院民事判决书（2012）穗中法民三终字第372号）.

〔9〕北大法宝——司法案例库（北京市高级人民法院民事判决书（2012）高民终字第3647号）.

〔12〕宋佳.域名与商标的冲突[J].知识产权，2001，（5）.

〔13〕参见ICANN和美国商务部于1999年11月25日达成的备忘录中关于缔约背景部分的介绍.网址：http：//www.icann.org/general/icann-mou-25nov98. Htm，2014-08-24.

〔14〕See Toyota Motor Sales， U.S.A.， Inc. v. Tabari， 610 F.3d 1171，1174-75，1181（9th Cir.2010）.

（责任编辑 赛汉）