手机生产企业专利保护策略研究

王 虎

(西南政法大学，重庆 401120)



手机生产企业专利保护策略研究

王 虎

(西南政法大学，重庆 401120)

国内手机企业因为多处于中、低端市场，还没有进军海外，没有触及国际大型跨国企业的利益，所以国内手机企业似乎还没有面临国外厂商专利诉讼的威胁。国内手机企业想要打破发展瓶颈，走出国门、进入高端市场,就必须要重视专利保护战略，同时政府建立“行政管理部门、立法机构、企业”三者联动机制，在行政、立法和市场角度，促进企业稳步发展。

专利保护策略；司法诉讼；手机产业

自2010年起，全球开始大量涌现有关智能手机或无线技术的诉讼案。在经历了 40 多起诉讼案后，至今有关智能手机专利的诉讼丝毫没有停止的迹象，甚至愈演愈烈。国内手机企业因为多处于中、低端市场，还没有进军海外，没有触及国际大型跨国企业的利益，所以国内手机企业似乎还没有面临国外厂商专利诉讼的威胁。但国内企业如果想要打破发展瓶颈，进入高端市场、走出国门，就必须要重视专利战略，尤其是借鉴和学习主流手机生产企业的专利保护策略，防止在“专利大棒”下一蹶不振。

一、作为营销模式的专利诉讼

(一)智能手机企业的种种专利诉讼目的

对目标案例——国内外智能手机专利案例进行研究分析，数据表明智能手机企业进行专利诉讼怀揣不同的目的，主要有以下五种：

第一种是单纯的个案维权目的。诉讼请求就是“被告停止侵权和赔偿损失”。该种诉讼即正常的维权形式。

第二种是震慑目的。通过该诉讼传递一种信号，警告他人别侵权，以达到垄断市场获取垄断利润的目的。该种诉讼经常会出现超低甚至不要求赔偿的情况。如2006年诺基亚中国公司诉国产手机厂商深圳天时达移动通讯工业发展有限公司及其下属公司松迅达中科电子有限公司外观设计侵权案，该案件要求“停止侵权、赔偿50万元及28万的诉讼支出”。*诺基亚诉天时达，被认为是“中国外观设计第一案”。诺基亚公司也只是“杀鸡儆猴”，希望其他厂商能够知难而退。

第三种是品牌提升目的。部分企业会选择通过诉讼来进行宣传，从而提升品牌价值。这主要是通过联合媒体对诉讼进行报道和不断的炒作，以达到利用商业广告之外的途径使其产品和品牌的价值提升的目的，该种诉讼常具有标的额畸高或畸低，被告身份或地位特殊等特点。比如苹果与三星“世纪专利大战”*苹果与三星的诉讼大战于2011年4月打响。截止到2013年，苹果发起的主要诉讼有17件，三星发起的主要诉讼有12件。愈演愈烈，从某种角度而言，就是一种品牌宣传的手段。

第四种是为了加入专利联盟目的。比如通过诉讼实现与被告的交叉许可，以达到享有某一市场的共同垄断权或获得进入一个专利池的资格的目的。

第五种是为了获得专利许可转让费目的。企业通过诉讼并不是为了单纯的“停止侵权”，而是以此为威慑要求对方缴纳高额的专利许可转让费。

(二)专利诉讼营销的具体分析

在上述论及的专利诉讼目的中，“专利维权”、“震慑竞争对手”是相对比较常见的诉讼目的，而“品牌提升”、“加入专利联盟”、“获得专利许可转让费”目的应为新晋的专利“营销”目的。

以苹果和三星的“世纪大战”为例，从2011年开始美国苹果和韩国三星就已经在包括美国、日本、韩国、德国、英国、荷兰、澳大利亚等在内的世界范围就专利纠纷对簿公堂。苹果三星诉讼案件的数量、诉讼战场的广度、所涉的金额等都引起了媒体的广泛报道、学者的激烈讨论，也成功的引起了消费者的关注。通过这一系列的诉讼营销策略，苹果和三星手机也已经家喻户晓，消费者也懂得了“苹果手机和三星手机是智能手机中数一数二的”，选择手机时也会更多的关注苹果手机或三星手机。就如我国发生的“王老吉”与“加多宝”商标争议案和不正当竞争案一样，通过诉讼赢得了品牌和消费者。

同时通过诉讼还可以与对方达成和解协议，与对方组成专利联盟等。更为重要的是诉讼还可以将企业的专利营销出去。对于企业而言打击竞争对手的最终目的都是为了获得更多的收益，而将专利进行许可是企业获得收益的一种更直接的方式。企业通过诉讼并不是以要求竞争对手“停止侵权”为直接目的，而是为了获得专利的强制许可使用费。特别是其中的专利非实施主体如圣克莱尔公司、NTP和InterDigital Communication公司，他们本身就不实施专利，他们诉讼的目的就是为了获得高昂的许可使用费。

二、专利诉讼布局的模式与实例

将国外目标案例与国内目标案例进行对比，其中一个显著的区别是国内专利纠纷常诉一个专利侵权，国外的专利纠纷则常以专利组合侵权为由提起诉讼。而这恰恰体现了外国智能手机企业在专利诉讼中的专利意识和专利布局策略。

(一)专利布局的模式分析

专利布局是指企业为了有效地占领相关产品的市场，服务于其生产经营策略，通过专利权之间有效的组合，形成周密的专利保护网。

手机企业进行专利布局的作用体现在不仅能够引导研发方向、理性申请专利，并且能够构建合理保护网和提高竞争能力。而专利布局的模式比较多样，包括：

1.路障式布局

路障式布局是指为了对某一技术领域相关专利技术进行垄断，而将相关必要的若干技术方案都申请专利，以形成技术路障的布局模式。其优点是申请与维护成本较低，但缺点是也给竞争对手留下了规避设计的机会。例如，高通公司布局了CDMA的基础专利，使得其他通信标准都无法回避这一基础专利。

2.城墙式布局

城墙式布局是为了实现技术垄断的目的，而将与之相关的所有的规避技术方案都申请了专利，从而形成了城墙式的布局模式。城墙式布局可以抵御竞争者侵入自己的技术领地，不给竞争者进行规避设计和寻找替代方案的任何空间。把可能的方案和可以考虑到的方法和途径都申请专利，当每一种方案都能有抵御竞争者的功能时，则适合采用此种模式进行专利布局。

3.地毯式布局

地毯式布局是为了实现技术垄断的目的，而将与之相关的所有的技术方案都进行了专利申请，形成地毯式的布局模式。这种布局模式的优点是可以形成庞大的专利保护网，最大限度地实现技术垄断，缺点是投入成本比较高昂。这种专利布局模式适合在某一技术领域内具有绝对竞争能力的寡头或龙头企业，IBM的专利布局模式就是典型代表。

4.围栏式布局

围栏式专利布局是指在自己没有核心专利的情况下，通过申请若干个与之关联的外围小专利，并形成有效的组合以阻碍核心专利所有人的商业实施。其优点是在一定程度上能够阻止对手核心专利在市场的有效使用，使其价值大打折扣，同时能够为转让专利许可谈判争取筹码。例如日本企业在上世纪60-70年代时，由于没有核心技术专利，其通过实施围栏式专利申请策略，并有效与欧美企业达成交叉专利许可协议。

5.糖衣式布局

糖衣式布局是核心专利由本企业掌握，除了核心技术申请专利外，其他外围的小技术也申请了专利，将核心专利严密的保护起来，不给竞争对手实施这种专利布局的机会。采用这种布局模式时，应尽量注意申请专利的时机问题，以避免给竞争对手可趁之机。

(二)智能手机公司在诉讼中的专利布局——以苹果公司为例

2012年8月25日，美国北加州法院裁定，三星侵犯了苹果的6项专利，并要求三星向苹果赔偿10.5亿美元。*参见：美国北加州法院Apple VS Samsung (20120825)， No. 11-CV-01846-LHK.

1.涉诉专利之间的特点

首先，苹果公司如此的安排是采用了软硬件专利结合的方式进行起诉，其覆盖了操作系统的核心技术、硬件设计、人机交互技术以及iPhone的外观设计。

其次，苹果公司将涉诉专利筑成专利围栏，以核心技术为中心，围绕核心技术设置小技术如硬件设计技术和外观设计进行阻挡竞争对手。且所选每项起诉专利，三星都有10款以上手机涉及侵权，更能增加其诉讼胜算。苹果在专利诉讼中采取了这系列有效的组合拳，助其能够赢得这场战役。

2.苹果公司的诉讼布局

第一，与三星主要提出通信标准专利侵权不同，苹果采用机能专利。尽管苹果拥有很多基础性的核心专利，而在专利诉讼中其却采用设计或使用方法专利，这样有助于陪审团理解并作出对其有利的判决。

第二，苹果在起诉三星时，不仅使用了发明专利，更多使用了外观设计、商标权，这样使得法庭的侵权判定变得比较容易，并不需要太多专业技能就能得出裁判结果。

三、新市场技巧：专利运营

2008年，随着美国高智发明公司进入中国，专利运营这个概念，渐渐进入人们的视野之中。所谓专利运营是指运营者将专利权作为经营要素和价值要素，直接参与其商业化运作中，并通过各种商业运行技巧，以最大限度地实现专利权经济价值的市场行为[1]30。通过观察近年来国内和国外一些手机专利诉讼案件，可以发现：

(一)专利运营主体是衡量专利运营成熟度的重要标志

专利运营主体从广义上而言，只要是对专利权具有支配权的人或组织机构均可以成为专利运营主体[1]38。这样的主体，可以是专门成立的专利运营公司，公司内部的机构，也可以是自然人。在进入知识产权丛林时代以后，专利诉讼是专利运营主体获得专利收益的重要途径，大部分专利运营主体或多或少都会通过专利诉讼来威胁对手，以达到其商业目的。

通过观察诉讼主体不难发现，诉讼主体的差异确实能够反映出手机专利运营市场的成熟度。先以中国近年来的手机专利诉讼案件*这些国内案例有“何尔恭诉被告广州东泽电器有限公司”、“深圳桑菲消费通信有限公司专利侵权纠纷案” 、“解文武与青岛海尔通信有限公司等专利侵权纠纷上诉案”、“杨某某诉诺基亚通信有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案”、“陈争生诉夏新电子股份有限公司侵犯专利权纠纷案”、“朱占新与北京市大中电器有限公司等侵犯专利权纠纷上诉案”。为例，都是以自然人为主，原告本身就是发明者和专利权人。据不完全统计，在2005-2014年国内发生的涉及手机专利侵权的17个案件中，有10个案件都是自然人作为原告提起的，占总数的58.8%。再观察一下美国近年的手机专利诉讼案件*这些判例有Intellectual Ventures VS Motorola案、Apple VS Samsung案、Apple VS Motorola案、Microsoft VS Motorola案、Apple VS HTC案等等。，几乎都是公司之间进行的诉讼，其中的诉讼主体还不乏像高智发明这种专利运营公司。这样的现象，很大程度上可以反映出，目前我国手机行业在专利运营上还处于不成熟阶段。诉讼主体如果是企业，将会有更大财力物力去应对诉讼以及相对方的无效宣告。在10个国内自然人案件中，有6个案件没有获得赔偿，有3个案件是被判全部或部分无效。而美国的手机专利诉讼，很少会出现没有获得赔偿情形，最常见的是和解。

对于这样的基本国情，实际上可以参考典型的专利运营公司的做法。截至2011年5月，高智发明在全球拥有至少3万-6万件专利，专利储备在美国排名前5位，在世界上排名前15位，这些专利绝大多数来自收购，近一半来自美国之外。*参见：Tom Ewing&Robin Fedman:The Giants Among Us,Standford Technology Law Review,2012 REV. 1.[R/OL].我国的企业实际上可以吸纳雇佣民间发明家或者购买其发明创造，也可以与高校合作。在高校持有专利权的基础上，企业以建立资助基金的方式作为交换，获取专利的独占许可权。更可以到更为不注重知识产权的国家或者地区，去筛选没有得到合理保护的知识产权申请国际专利。这样我国的企业会更快地在专利运营上得到专利资产，跳过漫长的研发过程，抽出精力进行专利布局。

(二)专利整合：挖掘专利价值并增加专利诉讼筹码

专利整合是一种挖掘专利价值的方法，将各种关联专利系统进行组合，使其价值大于单个专利价值的总和。观察美国手机专利诉讼案件*这些判例是“Fractus VS Samsung (20130315)”、“Apple VS samsung (20120629)”、“Multimedia Patent Trust VS Apple (20120928)”、“Virginia Innovation Sciences VS Samsung (20130306)”、“Smartphone Technologies LLC VS Huawei (20130829)”、“WiAV Solutions VS Motorola(20101022)”等等。，大体会发现，涉诉的专利技术都是好几个专利的组合。比如，在地区法院西班牙天线设备公司Fractus诉三星公司侵犯专利权案件，其中涉及的专利有9个*涉及专利有US7015868、US7123208、US7148850、US7202822、US7312762、US7394432、US7397431、US7411556、US7528782等九个。。在上诉法院，WiAV Solutions公司诉摩托罗拉公司侵犯专利权案，涉及的专利也有9个*涉及专利有US6539205、US6680920、US6104992、US6256606、US6385573、US6507814、US6633841、US7120578、US7266493等九个。。还有微软诉摩托罗拉专利侵权案，苹果诉三星专利侵权案等等，这些案件的原告都是进行了专利组合并整合出一个较为严密的专利丛林后，再对侵权者进行狙击。这样的方式无疑极大地提高了专利诉讼的胜诉可能性。反观国内的手机专利侵权案件，基本都是一个案件涉及一个专利，而且很多都面临相对方提出无效宣告的风险。国内的手机专利诉讼，很少能完全经受住无效宣告的考验，一般来说都会被部分无效，甚至有些专利被宣告全部无效。因为是一案涉及一个专利，因此，侵权方真正败诉的可能性实际上不大。

在起诉或应诉之前，应该进行合理的专利布局。对于以专利诉讼作为狙击的一方，一般会通过购买或者申请获得独占或者排他许可的方式取得专利权的运营资格，而后对将来或者现在很可能被应用到的技术汇集成专利池。这样的专利池实际上都是代表着一类产品所涉及的大部分专利，侵权者一般会被成功猎杀。当然，这需要有一定的专利储备才可能实现。比如，以美国的高智发明公司为代表的专利运营公司就是采用这样的策略。而对于没有那么多专利组合资源的一方来说，如果被侵权，则应该首先进行知识产权评议，分析诉讼的风险、己方专利被无效宣告的可能性、己方胜诉的可能性等等。如果评议的结论是获胜机会很大，则可以进行诉讼，这样可以成功牵制对方在市场的布阵。如果评议结果不甚理想，那可以以起诉作为威胁方式，最终目的在于迫使对方和解后支付一定的费用或者收取一定的专利使用费。而面对这种猎杀的防守，其实也是前面的几个步骤加以逆用，对于专利储备充足的企业可以大胆应诉，而对于专利储备不足的企业，其实通过反诉或者反击也可以迫使对方和解。例如，2005年时矽玛特在美国启动了337调查，以期将炬力踢出美国市场。但是，炬力一边应诉，一边研发规避技术并申请专利和生产产品，同时在一家香港公司手中购买一项专利，然后以该专利在中国起诉矽玛特侵权。这样的几个组合拳，让矽玛特最终和炬力和解。当然，这些都是建立在稳健的知识产权评议基础上的。

四、专利合同：技术交易的市场基础

微软收购诺基亚设备和服务业务部门，谷歌收购摩托罗拉移动，加拿大北电收购案，在一场场瞩目的并购中，人们多数只是关注商业巨头们演绎的精彩商战，而在这些商场分分合合的背后，其实都离不开一个个严谨完备的专利合同。

专利合同是指以专利为标的的合同类别，它是平等主体之间基于专利而设立、变更、终止权利义务的协议[2]。因此，企业之间的并购并不必然会引起专利的转让、许可等法律行为。在微软以72亿美元收购诺基亚设备和服务业务的过程中，其中50亿美元是购买设备业务，21.8亿是用于支付诺基亚的非独占专利许可费。诺基亚在出售设备和服务业务部门之后还是拥有巨量的核心和基础专利。在企业并购过程中，不能想当然以为这些权利会随着企业并购一并转让，应当重视专利合同的审查，确保这些无形资产不会流失。如果仅仅得到了技术，没有获得专利权，该企业日后也会面临被诉侵权的风险。

其实专利合同更多作为一种限制商业竞争的手段被使用。目前常用的手段是在专利合同中设置一些限制性的条款以达到限制技术流失的商业目的。

(一)专利许可使用合同中的条款

在实施许可合同中，特别是交叉许可合同的不允许对第三方公开条款，是限制竞争者的有力武器。比如，2001年的华立集团以收购飞利浦的研发部门为手段，打算进军CDMA通信行业。然而在收购过程中，华立集团没有注意到飞利浦和高通公司之间的交叉许可合同中的不对第三方公开条款。华立集团收购的仅仅是飞利浦公司的一个部门，因此不能成为该专利许可合同的继受人。这个条款也成功将华立集团排挤出CDMA通信技术的俱乐部。

专利许可合同中的专利许可费条款，也可以成为非常好的限制手段。在华为公司和IDC公司关于标准必要专利使用费纠纷案中，显示出标准必要专利的使用费也可能成为限制竞争对手的途径。华为公司与IDC公司就费率问题谈判未果，IDC公司借此向美国法院提起诉讼并启动337调查。而华为公司则向中国法院提起诉讼，并要求引用“公平、合理、无歧视(FRAND)”的原则确定标准专利许可费率。类似的案例出现在很多行业，比如，DVD行业就是因为遭到国外公司的专利许可费攻势而没落。拥有专利资源的一方，目的不在于许可，而在于加重竞争对手的负担或者将竞争对手排挤出该行业。但在一般情况下，制造一部手机所需要的专利技术，都分布于多个公司。这些公司之间都存在交叉许可，如果一家公司提高对另一家公司的许可费，另一家公司也会调高许可费，因此它们都存在一个平衡。但是，随着现在诸如诺基亚这样拥有巨量手机专利的公司对手机制造业务的剥离，同时又和微软成为一个阵线的时候，就完全会出现用专利许可费来打压竞争对手的倾向。

但是在国内很少有通过专利许可费来压制对手的手机专利案例，即便是侵权，在诉讼请求上也是停止侵权和赔偿。*就目前国内的诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案、浙江华立通信集团有限公司诉深圳三星科健移动通信技术有限公司侵犯发明专利纠纷案、大连汉普应用技术有限公司等诉爱立信(中国)有限公司等侵犯发明专利权纠纷案等等案件来看，都是以一次性的赔偿作为诉讼请求，而非收取专利使用费。这有两个原因，一是国内手机行业基础专利少，技术容易规避，因此该类纠纷很少；二是我国的诉讼请求都是要求停止侵权，而鲜有侵权不停止的思维。

除了上述条款以外，在许可使用合同中还会涉及后续技术成果的权利归属条款，以及在许可使用合同中设置保密义务等倾向于许可方的条款。这些条款都带有强烈的限制竞争色彩。

(二)专利转让合同中的条款

在专利转让合同中专利申请权或者专利权转让时是否连优先权一并转让是非常值得注意的。如果约定不明，优先权是归属于原专利申请人或者专利权人的。在优先权期间，原专利申请人或者专利权人转让了在该国家或者地区的权利后，仍然可以在其他国家或者地区申请同族专利。为了避免这样的麻烦，双方在转让合同中应该明确约定，连同优先权一并转让。

由于我国的手机产业还是以中下游的产业为主，还几乎没有发生这类的专利纠纷。目前来看，多数的专利转让纠纷都是违约责任方面的纠纷，如专利没有办理转让登记、专利转让费没有如约支付、专利的“一物二卖”等等。因此，实践来说，更有价值的应该是着重于违约责任的条款。

五、企业的标准必要专利策略

标准是指为在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制订并由工人机构批准，共同适用和重复使用的一种规范性文件。对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准，称为技术标准。*详见：叶若思,祝建军,陈文全,叶艳.关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研[G]//黄武双.知识产权法研究:第11卷.北京:知识产权出版社,2013.在手机通信行业便有很多标准化组织及其制订的标准，例如目前3G标准包括WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000标准，其中WCDMA、TD-SCDMA由3GPP制订并发布，CDMA2000由3GPP2制订并发布，中国通信标准化协会(CCSA)是3GPP、3GPP2的成员。意味着在中国的手机想要实现通信功能就必须至少遵循以上3个标准中的1个。在标准专利许可方面， FRAND原则(公平、合理、无歧视)是国际上的标准化组织通行的一个适用原则，它是指标准必要专利权人将专利技术埋入到标准后，应当向标准化组织做出承诺：将以公平、合理、无歧视的原则授予标准实施者以不可撤销的许可。其中，公平的关键在于权衡利益在专利权人与标准实施者之间的分配是否公平；合理是指许可使用费应当是合理的，不能过高而损害标准实施者也不能过低而损害专利权人；无歧视是指专利权人与一位标准实施者所达成的许可费率应当适用于其他标准实施者，不能对不同的标准实施者给予不同的许可费率。企业可以积极进行专利研发，参与标准的制定，将专利埋入标准；获得标准必要专利后可进行专利许可或专利诉讼，获得竞争优势。

(一)企业可参与标准化组织标准制定，将专利埋入标准

技术标准被制订出来后，要进入该标准所覆盖的行业的竞争者就应遵循该技术标准，而专利技术被纳入到技术标准中后，就意味着所有要进入该行业的竞争者就要实施该专利技术。借用标准的广泛实施，可以将专利权人的专利权予以推广，从而给专利权人带来相比专利纳入标准之前更多的被许可人。即使在专利被纳入标准之后，专利许可费用会降低，标准的推广依然能给专利权人带来巨大的收益。将专利埋入标准的顺序是：申请专利——专利标准化——专利许可。需要注意的一点是如果没有进行专利申请而先将技术加入到标准中，之后再进行专利申请，就会导致技术无法申请成为专利。因为在技术标准的制订过程中，专利技术所覆盖的技术方案已经公开导致技术丧失新颖性，因而没有可专利性。宜在递交专利申请之后再推动技术加入标准，即使专利还未授权，也可以获得临时保护。

(二)知识产权评议

标准实施者与专利权人所掌握的信息是不对称的，在对专利权人的技术是否是有效专利、是否是必要专利，专利权人与其他标准实施者之间的许可使用费率等信息的掌握上，显然标准实施者是处于劣势的。因此，作为标准实施者，在磋商谈判之前应先对标准中所涉及的专利和技术进行评议，评议的内容如下：

第一，权利人提供的专利技术是否属于标准必要专利技术。只有进入了覆盖了标准，实施者只要实施该标准就避免不了的专利才属于必要专利，才是实施者需要获得许可的专利。由于市场上进行标准专利许可通常采用多个专利一揽子打包许可的方式，如果不对其中的专利是否必要进行审查就有可能将非必要技术的许可也纳入许可。

第二，权利的效力。许可之前应先调查专利权是否已经超过保护期以及专利权是否已经被专利管理部门确认无效。如果专利权已经过了保护期或者已经无效，其他人实施该技术就无须获得许可，当然也就不需要付费。

第三，权利的价值。评估该专利的市场价值、对最终产品的贡献率、专利是否容易被替代和提起无效、专利保护期的剩余年限。

第四，对方提出的许可费率是否过高。通过行业协会、网络等渠道了解该许可人与其他标准实施者所确定的许可费率，如果对方是上市公司，还可从其财务报表、年报中搜寻相关信息，与对方向自己提出的许可费率相比较，判断是否符合公平、合理、无歧视的原则。

第五，判断自身是否拥有可与对方进行交换或交叉许可的知识产权，作为磋商谈判的筹码以降低专利许可使用费。

(三)诉讼中的标准必要专利

在中国，标准必要专利虽然理论上有不少研究，在司法实践中案例则相当罕见，直到今年才有了中国标准必要专利第一案——“华为公司诉IDC公司案”的最终宣判。

在华为诉IDC一案中，华为公司的诉讼请求是：按照公平、合理、无歧视(FRAND)条件判决确定IDC公司的全部中国标准必要专利许可给华为公司的许可费率或费率范围。法院最终认定IDC公司违反了FRAND原则并支持了华为公司的诉讼请求，将专利许可费率确定为0.019%。法院的理由是：1.IDC公司向华为提出的专利许可费率过高，其依据是IDC公司与其他公司(苹果公司、三星公司等)达成的专利许可使用费远低于其向华为公司提出的专利许可使用费。另外，在双方谈判磋商的过程中，IDC公司向美国州法院提起对华为公司的专利侵权诉讼，并向美国国际贸易委员会(ITC)申请对华为公司的“337调查”和禁令。而做出FRAND承诺的权利人不能使用禁令阻止其他竞争者进入市场，只能就许可费高低请求裁判，法院认为该行为属于使用禁令迫使被许可人接受过高定价的行为。2.IDC公司提出不合理要求。IDC公司不仅规定高额许可使用费，还要求华为公司将其拥有的专利授予IDC公司全球性的免费反许可。华为公司不论在市场价值还是专利价值上都远高于IDC公司，因此该要求对华为公司是明显不公平、不合理的。3.搭售行为。虽然将标准必要专利、非标准必要专利打包全球许可或者仅针对标准必要专利进行某一地域授权许可均属合理可行的商业交易行为，但只有纳入技术标准中的专利才属于标准必要专利，也尽对于标准必要专利的许可才涉及FRAND原则，因此从IDC公司提交的证据来看，其行为不具有正当性。

从该案的判决中我们得出如下结论：

第一，FRAND原则在司法实践中的可适用性。尽管FRAND原则是ETSI做出的规定，其解释也是适用法国法，但法院对该案的判决体现了司法实践对在中国适用该原则的支持。在判决书中，深圳中院通过我国《民法通则》所规定的诚实信用原则和合同法的规定论证了即使FRAND原则是由位于其他国家的标准化组织做出的，在我国进行专利许可谈判过程中，专利权人仍然要遵循公平、合理、无歧视的原则，该原则是加入标准化组织的专利权人的义务。因此，作为标准实施者，如果权利人没有按照公平、合理、无歧视原则进行许可，即可考虑使用FRAND原则进行诉讼。

第二，诉讼中需要证明的要点：首先须证明自身有按照公平、合理、无歧视原则与专利权人进行磋商谈判的善意，即使专利被埋入标准，依然要保护专利权人应有的利益，权衡专利权人与被许可人之间的利益，所以如果被许可人恶意进行磋商谈判损害了专利权人的利益，是无法得到FRAND原则的救济的。其次须证明对方存在过高定价行为(将许可使用费与其他标准使用者的许可使用费进行对比，判断是否属于高价，是否存在歧视)、提出了其他不合理的许可要求、滥用知识产权(比如提起禁令、提起专利侵权诉讼)、存在不合理的搭售行为。

第三，注重对证据的收集。由于专利权人与被许可人之间的谈判合同属于难以搜寻的证据，因此应当提前做好准备，从多方面渠道搜寻信息以此作为证明对方是否具有歧视性定价的证据，如果对方是上市公司，则可从其公开的报告中找寻相关信息。

六、专利保护制度之USITC的“337调查”

(一)“337调查”

根据规定，ITC可根据美国企业的申诉或自行对外国企业在向美国出口过程中的不公平贸易做法进行调查，并采取制裁措施。“337调查”主要针对外国企业在美国市场上侵犯了美国企业的知识产权。“337调查”与地方法院专利侵权的诉讼案相比：拥有更广泛的救济措施、更有力的强制执行方法、迅速和广泛的披露、相对集中的知识产权案件(主要为专利)、精通专利的法官以及较确定的判决时间[3]，而成为越来越多企业选择在ITC而不是美国联邦地方法院起诉的原因。国际上手机专利大战除了向法院起诉，越来越多的企业也开始向美国国际贸易委员会寻求救助。特别是针对中国的企业，USITC的“337调查”比法院诉讼案件更多。涉华“337调查”的诉由中专利侵权比例最高，根据统计数据，从2001年到2013年，专利侵权案件数量在总案件数量中所占比重分别为：100%，80%，62.5%，90%，100%，62.5%，100%，100%，100%，94.7%，87.5%，92.3%，88.9%。同时国内企业败诉案件较多，与撤诉、同意及败诉相比，和解是最主要结案方式。

(二)对于应对美国“337调查”，涉诉企业需要注意：

第一，注重外国专利情报搜集，有针对性地对产品做出规避专利的设计。加强对美国专利情报的搜集和整理，对搜集到的专利文献进行分析，比对之后发现其中可以进行替代性的技术，在此基础上有针对性地规避专利技术特征，进行产品的生产。如此生产出来的产品侵权的可能性将大大降低，不存在侵权的情形就更不可能违反337条款了。

第二，增加自身专利储备。去年年底到今年，中兴通讯公司连续在ITC的“337调查”中获得了两次胜诉，其原因之一就在于自身丰富的专利储备，中兴通讯在PCT专利申请中蝉联全球申请数量最高。另外，假如企业有丰富的专利储备，在申诉方提起“337调查”申请后可以利用自身所拥有的专利与对方进行谈判——寻求通过交叉许可签署和解协议。

第三，面对“337调查”时寻求是否可以对对方进行反击，例如就自己拥有的知识产权向对方提起侵权诉讼，提起专利无效申请，在“337调查”之外通过其他途径制约对手，逼迫其进行和解。

第四，对对方所拥有的分析专利进行评议，评估是否可以获得对方的专利许可，需要支付多少费用。

第五，应诉之前做好成本收益衡量，对美国市场的利益和应诉的时间和金钱成本进行评估，假如成本大于收益，大可以放弃美国市场，不去ITC应诉；假如收益大于成本，则建议做好充分准备应诉，因为根据ITC的规定，被告缺席即会认可申诉方提出的所有指控，认定被告违反337条款而发布停止令，禁止进入美国市场。

七、结语

总之，国内手机企业想要打破发展瓶颈，走出国门、进入高端市场,就必须要重视专利保护战略，同时政府建立“行政管理部门、立法机构、企业”三者联动机制，在行政、立法和市场角度，促进企业稳步发展。

[1] 毛金生,等.专利运营实务[M].北京:知识产权出版社,2013.

[2] 来小鹏.专利合同理论与实务研究[M]. 北京:法律出版社,2007:2.

[3]巴圭斯特,等.美国国际贸易委员会专利诉讼手册：汉英对照[M].高焕勇，审校.北京：知识产权出版社，2012:12.

本文责任编辑：龙大轩

On the Patent Protection Strategies concerning Mobile Phone Manufacturers

WANGHu

(Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

The author analyzes the protection strategies of mobile phone manufactures which involved in lawsuits of patens. The strategies include lawsuit marketing strategy, lawsuit placement strategy, patent operation strategy, patent contract strategy, patent standard strategy and No.337 Survey strategy. Based on this, the author provides mobile phone manufactures with some suggestions that how to enact and carry out patent protection strategies.

patent protection strategies; judicial action; mobile phone industry

1008-4355(2016)01-0070-09

2015-11-25

国家知识产权局项目“产业链协同创新知识产权工作机制”(SS15-A-11)

王虎(1974)，男，山东微山人，西南政法大学知识产权法学专业博士生。

DF523

A

10.3969/j.issn.1008-4355.2016.01.15