专利产品修理与再造的权利穷竭问题探究

张晓冉

（264005　烟台大学法学院　山东 烟台）

专利产品修理与再造的权利穷竭问题探究

张晓冉

（264005烟台大学法学院山东 烟台）

专利产品使用人修理权存在的前提是专利权人对该产品已经权利穷竭，但若是专利产品经修理达到了再造的限度，专利权人仍可主张其权利并未穷竭。如何确定这个限度的临界点，有没有一个特定的标准可以准确的对修理与再造进行界定，目前国内外司法实践尚没有确切清晰的答案。

专利产品；修理；再造；权利穷竭

在世界各地都在积极倡导鼓励再生资源重复使用的大背景下，资源再生和重复利用中的专利问题日益凸显出来，而其中最为突出的就是若专利产品使用人在使用过程中对专利产品进行修理或者再造，专利产品权利人的权利是否穷竭的问题。

一、专利产品的修理与再造

通说认为，专利产品在使用过程中为维持其正常使用状态而进行一定的修理是允许的，专利权人基于其在售出专利产品时已经取得了相应的对价，因此对该已售出专利产品的权利已经用尽，无权对专利产品使用人的修理行为主张权利。而若专利产品的使用人对该产品的修理超出了一定的限度，达到了相当于重新制造一个专利产品的程度，即构成专利产品的“再造”，此种情况下专利权人仍有权主张专利产品使用人侵害其专利权的行为，其专利权并未由于专利产品的售出而穷竭。界定区分修理与再造行为的程度不仅涉及专利权人、专利产品使用人，更涉及到了为专利产品提供售后和零配件服务的大量行业和大批回收产品再制造企业的生存和发展。

二、专利产品修理与再造与权利穷竭的关系

即使在制度已经相对成熟的美国，在涉及修理与再造的相关案件时所持观点也是不一致的。其中影响较为重大的属刨床案及帆布车顶案，其中刨床案所确立的判断标准是综合考虑发明人的意图、更换部位的使用寿命与整体专利产品寿命的比例等，而帆布车顶案则确定了专利产品的整体报废原则。在刨床案中，专利权人指控更换刨刀的行为构成了再造专利产品，法院指出，即使是一个部件损坏而导致整个机器不能继续使用，并不能说明机器不复存在了，而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理，因此不构成侵权。

在我国，有学者认为，可以将修理的零件或者修理后的整体产品与专利权利人的权利要求书保护范围相比较来加以确定。还有学者认为，对于区分专利产品的修理与再造不宜确定明确的标准，而是应当允许法官在面临具体案件时进行个案分析，在参考修理部分是否为发明的核心部位的基础上，结合我国的政策导向，根据个案具体事实和背景，综合考虑专利的发明目的、要解决的技术问题及所采取的具体技术方案以及专利产品磨损或毁坏的情况之后再进行综合判断。

三、我国专利产品修理与再造的权利穷竭案例及其评析

我国目前对于专利产品修理与再造的区分尚没有明确的法律规定，其相关案例较为典型的当数对外观设计专利产品回收利用的“古贝春案”和“黑加仑案”以及“类似修理”的实用新型专利的“空气过滤器改造案”。

在“古贝春案”中，古贝春酒厂通过回收具有外观设计专利权的酒瓶盛装自己生产的古贝春酒。一审法院将古贝春酒厂的回收利用行为界定为“变相的生产制造外观设计专利产品”的行为，属于对专利产品的再造行为，构成了侵权。该案中提出的具有创造性的“变相生产制造外观设计专利”，在我国其后的司法实践中不断被延续。而在“空气过滤器改造案”中，某净化公司基于与客户公司的改造技术协议对涉案专利产品进行了部分改造。一审法院将改造后的产品技术特征与专利权的保护范围相比较，判定该改造行为构成侵权。二审法院认为该种改造行为实际上是一种产品制造行为，侵害了专利权人的制造权。

上述“古贝春案”和“改造案”案例，判决结果均是构成专利侵权，无非是为了保证专利权人的利益，以为了提高专利权人创新的积极性，更好的促进科学技术的发展，但却忽略了无正当理由的保护会有过度保护之嫌，不仅不会促进科技进步，反而有可能会起到反作用。

实际上对于善意的回收利用外观设计专利的行为，笔者认为这种行为本身不会对专利权人或者社会造成一些不利益，从一定程度上来说还是节约资源有利社会的行为，若要强行将其作为权利用尽的例外进行保护，反而破坏了权利用尽的一般规则，致使裁判具有更大的不确定性。但是对一些恶意的回收利用外观设计专利的行为，需要有一定的规则对其进行规制，笔者认为可以参照以下办法：①明确售后限制条件的，可以不适用权利用尽。②如果外观设计权利用尽，有人恶意地利用外观设计“搭便车”，提高自己的市场认知度或试图混淆商品，专利权人可以获得著作权、商标等方面的保护。③若由于回收再利用的行为导致专利权人的专利产品市场份额明显变低的，专利权人可以依据反不正当竞争法寻求保护。因此对于回收利用外观设计专利产品的保护，不必要创造另外的例外规则，现有法律完全可以将其涵盖在内进行规制，创设“变相”生产制造规则作为权利穷竭的例外，尽管在一定程度上可以制止不当的再使用行为，但也会对合理的使用造成阻碍，有可能会造成得不偿失的后果。而对于“改造案”在判定时应依据专利权穷竭原则进行判断，本案中对合法获得的专利产品进行以提高生产性能为目的的改造应当是专利权穷竭原则中的“修理”行为，不构成专利侵权。

权利穷竭的本质就是维护专利权人与消费者及社会公共利益之间的平衡，我国目前知识产权审判过程中存在较多的“过度保护”现象，容易因过于关注特定案件表现出的特殊性而突破法律制度的普遍性，产生保护冲动。然而个案反映出的问题，必须在整个法律规范体系中进行思考，在解决问题路径之间进行比较选择，否则就可能损害整个制度的稳定性。

［1］闫文军.从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分，《专利法研究（2004）》，2005年.

［2］【日】田村善之，李扬.田村善之论知识产权，中国人民大学出版社，2013年3月第1版.

［3］万琦.专利产品首次销售侵权抗辩研究——以财产权转移理论为研究进路，知识产权出版社，2014年2月第1版.

［4］国家知识产权局协调管理司.专利纠纷典型案例评析，知识产权出版社，2008年5月第1版.

［5］孟斌.对“变相生产制造外观设计专利”规则的反思，《电子知识产权》，2015年03期.

［6］刘明江.论专利产品改造中的侵权认定——兼评我国首例专利产品改造案，《知识产权》，2015年第04期.

张晓冉（1990～），女，汉族，山东菏泽人，烟台大学法学院硕士研究生，研究方向：知识产权。

烟台大学大学生科技创新基金资助项目（150126）。