论新商标法中的商标使用问题

俞风雷(天津大学文法学院，天津300072)



论新商标法中的商标使用问题

俞风雷
(天津大学文法学院，天津300072)

摘要:商标法第三次修改后，对先使用者的抗辩权、商标使用的认定、商标抢注的规制等内容首次加以体现，但仍存在异议权受到不合理限制问题。在对日本等相关国家和地区立法规定研究的基础上，分析得出使用是取得和维持商标权利的重要条件，亦是商标经济价值实现的前提，应将商标使用与商标的识别功能相联系，建议应进一步强化商标权的私权属性，健全商标使用之认定标准的建议。

关键词:先使用抗辩权;未注册商标;商标抢注

“使用”作为商标法上的一个重要概念，涉及到同日申请时商标权的授予、商标权的维持、商标侵权的认定等各个方面，而商标权人在其经营活动中如何使用商标，应作为取得和维持有效性之重要条件。但长期以来商标法并未明确商标使用的意义①，对此，商标法的第三次修改给予了积极回应，在新商标法第59条第3款中增添了商标在先使用权的相关条款。本文认为还应更突出商标权的私权属性，减少异议权的不合理限制，彰显商标法建立公平竞争秩序之立法目的。

一、在先未注册商标的使用

从原商标法第13条的规定②可以看出，禁止将未注册的驰名商标在相同或类似的范围内进行注册和使用，当然不管注册人是出于善意的、还是具有主观恶意的动机。该款规定考虑到商标法需要促进经济发展，并希望能关注到注册人与在先使用者双方的利益平衡。但欠缺的是没有明确地赋予在先使用者在未注册商标的实际使用中是否拥有抗辩权利，这样使得在现实商业活动中的抢注者，有可能会在得手后变身为权利人反告在先使用人侵权的现象，导致被抢注者反而陷入到成为被告侵权的无稽状态之中。

考虑到前述中的缺陷，在先未注册驰名商标使用者救济问题上，最高人民法院通过司法解释中赋予了使用未注册的驰名商标人以隐性抗辩权。该解释③文字表述上讲的是:在先未注册驰名商标使用者，对其商标驰名的事实负有举证责任，但实际上却间接地支持了使用在先的未经注册的驰名商标人，因使用而拥有在先抗辩权的观点。然而，还有以下两个方面需要充分考虑。

第一，该规定仍属于司法解释的范畴之内，并不能被称为法律条文。在实际执法活动中，工商及海关并不都采用最高法的司法解释来指导和执行，在处理相关商标纠纷案件时也并不承认商标因在先使用而提出的抗辩。甚至只是简单地要求该商标的在先使用人一味地避让商标注册人，假如在先使用人就该同一标识被申请注册后，并没有立即停止使用，则构成商标侵权。

第二，该条款仅仅规定了未注册驰名商标的使用者能够行使抗辩权，并没有给予尚未能达到驰名程度，但通过实际使用而享有一定范围内知名度或影响力的、未经注册的商标使用人予以抗辩的权利。但在实际使用中，使用没有经过注册的驰名商标的情形只是极少数。相反，现实生活中大量存在的，恰恰是利用那些具有相当影响却不能被认定驰名、且没有经过注册而在先使用的知名商标。假如不能赋予此种知名商标的使用者予以在先抗辩的权利，则必然会使其真正的使用者因仅仅没有能及时申请注册、抑或只因没有申请成功而就落入到侵犯抢注者注册商标权的窘境，毋容置疑、该规定对于既有使用者来讲是明显有失公允，而且容易诱发其他社会问题。

新商标法在第32条中规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”这体现了保护在先使用未注册知名商标，但是该规定的问题在于未注册知名商标异议权利却受到不合理的限制。

首先，“以不正当手段”作为在先使用者提出异议和撤销商标权的前提条件并不合理。对在先使用人的使用行为法律应富有成效地肯定并保护，判断能否赋予在先使用人，即未注册的驰名商标或已经具有一定范围影响力的商标权利人予以异议的权利乃至撤销商标的权利，当然需要根据该商标是否具有相当的知名度及影响力。而与他人的注册行为是否存在恶意，抑或是否采用正当的手段并没有任何直接的关系。当然，此类抢注行为人通常都会带有一定的主观恶意，但不能因此简单地将行为人主观恶意的认定，作为其能否获得异议权利乃至撤销权利的先决条件，况且是否具有主观恶意需要在先使用者来承担证明责任，显然这样反而降低了保护力度。并且该条规定忽略了在先使用、但在一定范围内具有影响力、并没有注册的商标与一般未经注册的商标间的根本区别，可谓是立法技术上的不严密。

其次，该条款规制的是采取不正当的手段、将他人已经使用、但没有经过注册的商标进行抢注的情形，可是由于没有明确指出对于商品及服务的类别有无限制;也没有指出是否可以阻止其他行为人把与在先使用的知名商标，相近似的商标拿去申请注册或者使用的行为。这一说法与商标法第13条中的第1款内容，即未经注册的驰名商标仅仅能够阻却在相同或类似范围内的商标注册的条款也有明显冲突。众所周知，一个没有注册的驰名商标的影响力会远远高于未注册的知名商标的，但按前条文意来看，未经注册的驰名商标具有的阻却他人进行注册的效力却要低于没有经过注册的知名商标。也就是说将未注册的知名商标阻却他人商标申请注册的效力，简单地视为已注册的驰名商标的阻却效力(该条第2款)。虽然国家工商局《商标审理标准》第4部分，将在先使用知名商标之阻却效力的范围严格限定在相同或者类似商品及服务之内，但由于法律效力的层级较低的标准仅仅属于行政机关内部的条款，很难起到法的拘束作用。

二、实际使用商标相关行为的认定

从此次新商标法中规定的商标使用内容上看，主要参考沿用了我国台湾地区商标法对使用行为的认定标准，但应明确以下3方面结构性内容。

首先，应明确商标使用的目的，即商标的使用是以生产、经营(营销)为目的之使用。商标之原始功能在于表示商品之来源或出处，但随着交易的发展、产业革命及国际化趋势的增强，由商标之标识作用所衍生的经济效益成为工业财产权之一环而具有财产权之价值［2］。商标的使用亦以实现其财产价值为追求，强调价值创造功能，明确强调以经营为目的，即是彰显商标之财产性根本属性。

其次，简单列举商标使用行为，将使用概括为“为标记而使用”和“为宣传而使用”两类行为。我国台湾地区2011年修改前的商标法亦相类似规定，唯其“为宣传而使用”从列举媒介之角度出发进行规定。

最后，强调使用之“强度”，需使得相关公众认识其作为商标使用。这也就是商标辨识性功能实现之必要条件。而世界其他国家如美国兰哈姆法④、日本商标法⑤、德国商标法⑥及欧洲共同体商标条例⑦皆采取列举规定方式，并于条文中强调为经营、营业或商业之目的。

综上所述，商标的实际使用应当符合如下标准。

第一，使用行为的实际主体应是商标权利人或依其意愿实际使用商标的人。即使相关公众对商标及“商标俗称”之使用虽具有商标法上之意义，也需论证是否有他人之使用可认定为商标权利人使用的情况，但并不属于商标权利人之使用行为。最高法审理意见⑧对注册商标实际使用的主体曾进行了规定:一是许可行为本身即为商标权利人针对商标之使用行为，属于在商业活动中使用商标的行为;二是在许可使用的期限内，应当认定商标权利人对商标有使用行为，无论基于独家许可使用而无权继续使用，还是在非独家许可使用的情况下自愿选择不使用。因为被许可人系基于商标权利人的意思而使用商标，商标之经济价值在于其所承载之商誉，商标法43条明确规定⑨商标权利人在许可合同履行期间，通过监督商品质量的方式继续维护其商标之商誉，其行为仍具有事实使用与维持商标使用之意愿。当然，审理意见只要求被许可人应有实际使用该当注册商标之行为，否则不宜认可视为实际使用的情形⑩，此种规定极为合理，因此种情况下被许可人如无使用行为，则商标识别作用及价值创造作用都无法实现，商业目的亦无从谈起。

而对于未经注册的商标而言，权利人基于“法无明文禁止皆可行”与“意思自治”的法律基本原则，仍具有能够许可任何人使用其未注册商标的权利［3］。因此，在许可使用行为不违反法律的其他强行性规定和禁止性规定的情况下，仍应视为权利人对未注册商标的使用行为，而对其商标权的取得和维持具有积极意义。

第二，该使用行为应该属于实际商用目的之行为。“Trade Mark”作为商标的英文名称反映了商标用于贸易(商业)的基本属性。《保护工业产权巴黎公约》也将商标权作为受其保护的主要工业产权之一，这无不彰显着商标经济价值对于其产生及维持权利所具有的重要意义。从各国家之立法体例看，无论是定义式还是列举式皆强调了使用应以营业为目的的要求。

第三，注册商标的实际使用，需要的是正确地标注在核准使用的商品之范围内。商标法第56条(原51 条)就规定:“注册商标的专用权，以……核定使用的商品为限”，如江苏物资经贸发展公司因未将“GNC”商标用于商标局核定的商品“非医用营养鱼油商品”之上，而是用于了蜂类产品之上，最终被北京高院认定为“非商标法意义上的使用”，进而因其“连续三年停止使用”判决撤销了其GNC注册商标瑏瑡。

但审理意见也在第20条第2款中规定:“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”。因此，注册商标权利人在法律允许的范围内将注册商标细微的变形使用，也应被认定为使用行为，因为这样并不影响相关公众对商标的识别。但如变形超出了“细微”的范围，则不能视为对注册商标的使用，而进入了将非注册商标做注册商标标注的违法行为范畴。对非注册商标而言，因无核定之商品范围，在不违反法律规定的情况下，商标权利人可以将商标用于其商品或服务之上。但主张使用权力之时，不能超出实际使用该商标的商品或服务之核定范围。

第四，该实际使用应使相关公众能够认识其作为商标的作用。这与商标之标识功能相联系，公众能够识别某一商标标识，才能使其与特定产品的质量、性能或特点相联系。如果只将商标印刷于产品包装之夹缝或包装之内，且该位置公众一般不会查看或注意，此种行为不能被认可为商标之使用，因此种使用无法为相关公众识别，无从知晓其作为商标在使用。

三、商标俗称的实际使用行为判定

商标作为企业的重要资源之一，引起了各个商家的高度重视，而伴随而来的商标抢注现象也不断发生，如近些年引发社会广泛关注的“索尼爱立信”同“索爱”瑏瑢、“广州本田”同“广本”瑏瑣、“VIAGRA”同“伟哥”、“land rover”瑏瑤同“陆虎”案瑏瑥，将“商标俗称”(社会公众对商标的习惯性称呼)与使用相联系，认为被动使用也是商标权产生的一种方式。其中只有“广本”案由商标评审委员会裁定对第三人申请的“广本”商标不予注册，而其余三案皆为商标权利人败诉，引发了社会对商标抢注现象的思考。

商标法第30条规定:“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”该条已经明确规定在相同及类似商品上不能申请相同与近似的商标，其实质就是为了强调商标识别性功能，从而避免相关公众混淆。在上述案例中，被申请注册的商标在相关公众眼中实际与“正牌商标”所代表的商品已经形成了唯一对应关系，基于此种对应关系而对“近似”作出解释，则第三人对“商标俗称”的申请已经构成了“近似”，理应予以驳回。该类商标不予注册的规定，目的在于保护“正牌商标”权利人，并注意关注了相关公众的利益，但此种保护仅在于禁止第三人注册和使用方面，而不能延伸至认定商标权利人对商标的使用领域，“索爱”等案的判决和裁定的问题在于从根本上混淆了商标权的使用效力与禁用效力的区别［5］。

另外、商标权的享有应有赖于权利人获取权利的意思表示，无论是基于注册、还是基于使用获得的商标权，商标权利人都有将某一标识作为商标采取一定的方式使用，并期望公众基于此将某一商品与其他同类商品相区别的意思。因此，合法取得商标权的行为应当视为法律行为，而非事实行为。主体在法律禁止之外领域内，有权决定自己是否取得某项权利，而不应被强行赋予某项权利。如商标的权利人将该俗称作为其商标，这会有违意思自治的基本原则。因商标俗称不一定与商标权利人对商标的定位和理解相同，相关公众虽有按自己的方式理解商标内涵的自由，但不能将此种理解强加给商标权利人。同样，商标俗称亦有可能是对商标的贬义称谓，此时如果要求商标权利人必须接受此称谓更是不适当的。

况且俗称不是商标权利人创设，并未对其产生付出劳动。权利的获得应以付出一定的劳动或代价为前提的，自古罗马时代人们即开始明确“一个人通过自己的劳动和努力所创造的东西属于他自己”的观念［6］。商标俗称与正牌商标代表之商品所形成唯一对应关系，并非基于商标权利人的创造和劳动，而是相关公众以自己的智慧为了认识、表述的便利而逐渐形成的习惯用法，商标权利人并未将其作为商标的形式予以宣传或传播。尤其在“索爱”案中，索尼爱立信移动通信(中国)有限公司并未认可“索爱”能作为代表其手机抑或是公司的简称的情况下，基于“这些实际使用效果、影响自然及于索爱公司”而认定“其实质即等同于他们的使用”瑏瑦，虽然解决了第三人抢注“商标俗称”的问题，却同时将他人之劳动成果授予了未付出劳动之人，这对社会整体价值体系的建立将产生不利影响。

如日本在商标法第4条规定:在申请商标注册日之前，如该商标是广泛认知的商品或服务类标识，则他人不得在相同或者类似的商品或者服务上，就相同或近似商标申请注册与使用。也就是说，如该商标通过实际使用能够达到社会公众广泛认知的程度，即知名即可阻止他人在类似范围内就该商标进行抢注的行为。而且在地域范围上，也并不要求被日本全国的公众广泛知悉，日本的审查指南仅仅要求在某一地域范围内具有知名度即可。从日本东京高等裁判所“DCC案”［7］的内容来看，对相关地域的认定范围也提出了相当严苛的要求。并且为了能够防止混淆行为来保证商标既有使用者的现实利益，日本商标法还在第32条第1款中指出:“在他人申请商标注册之前，不是出于不正当竞争目的且已在国内就该申请商标注册的指定商品及其类似商品或类似服务上使用该商标或者其接近商标的，并在该商标申请注册时，已经广为消费者知晓其该商标标识与其业务相关的商品或者服务相关联时，既有使用者可以继续拥有于其商品或服务上使用该商标的权力。”该条规定明确地赋予了在先使用者以既有商标的使用权，且该同种业务的继承者依法也拥有该项使用权瑏瑧。如此一来很好地关注到了商标的在先使用者与商标注册人间的利益，满足促进社会经济繁荣发展的立法本意。

四、结语

综上所述，在先使用商标由于没有取得显著性，尚未有一定的影响范围，根据商标法鼓励注册原则和出于安全和效率双向考虑，不可能赋予当事人以异议权和撤销权，但是除非有足够的理由能够证明，商标权利人是明知他人在先使用商标而抢注的。根据此次修订后的新商标法第15条第2款的规定可以看出:为保护普通的在先使用而没有经过注册的商标，而想要采用异议或撤销的手段，则必须需要满足两个要件，即能否证明商标注册人是否具有主观恶意，并且还要证明注册人知道或是应当知道、该当商标在先使用的事实，并且需要有抢注申请的行为。

可是必须要搞清楚的是在“明知他人商标存在”的前面，难道一定需要限定“与该他人具有合同、业务往来关系或其他关系”。法律需要禁止的，应该是明确知道他人商标的存在而偏偏实施的抢先注册行为。因其行为违反的是诚实信用的基本原则，故只要知道该当商标的存在而进行抢注的行为，都应在禁止之列，无须强调所谓“关系”的存在。这样规定无形中将与该当商标无特定关系、但却能够掌握该当商标没有注册的信息，从而实施抢先注册的行为排除在规定之外。那么那些精心搜罗商标信息，从中发现市场上具有一定价值，但并没有注册的商标来抢先进行注册的行为就无法纳入该条的调整范围之内。

值得欣慰的是，新商标法中加入了保护在先使用商标的内容，但依旧把不正当手段作为前提。特别是新商标法在商标使用的定义规定及认定标准上尚有不足，也缺少对可类型化使用行为的充分列举，对商标的权利人之使用行为应当进行更为完善的规定。对于侵害未经注册的知名商标的行为更不应以恶意为主观要件，只要抢注了没有进行注册的知名商标就不应予以注册。同时应删除商标法第32条“以不正当手段”作为异议权的前提条件，并删除关于“申请人因与该他人间具有合同、业务往来、地域关系或其他关系”的不必要条款。

注释:

①原《中华人民共和国商标法实施条例》第3条的内容整体移入商标法第48条:“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

②原商标法第13条第1款规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”

③最高人民法院发布的《审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年)第6条规定，“原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、模仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。”

④美国兰哈姆法第32条，规定于商标侵权认定条款。

⑤日本商标法第2条之三，其第2条为定义条款，其中对商标、商标使用等的定义进行了专门规定。

⑥德国商标法第14条，规定于商标侵权认定条款。

⑦《欧洲共同体商标条例》第9条之二，规定于商标侵权认定条款。

⑧《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(2010年)第20条第2款前段规定:“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为”。

⑨商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

⑩《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第2款后段:“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。”

(11)北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号判决书。

(12)北京市高级人民法院(2008)高行终字第717号行政判决书。

(13)商标评审委员会2010年第16974号裁定。

(14)最高人民法院(2009)民审字第312号民事裁定书。

(15)商标评审委员会2010年第17256号裁定。

(16)北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第196号行政判决书。

(17)该条第2款规定:该商标权者或者专用使用权者，可以要求依前项规定拥有商标使用权者附加适当的表示以防止后者业务的商品与自己业务的商品或服务产生混淆。先使用者先使用的商标只要具备有限的知名度，并附加防止混淆的区别性标记时，可以继续在原商品或者服务上使用。

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［6］郭修申．以“实际使用”为核心构建商标保护制度［J］．中华商标，2009(10):33-38．

［7］［日］小野昌延．商標法［M］．东京:青林書院，2006．

On Trademark Use in New Trademark Law

Yu Fenglei
(School of Liberal Arts and Law，Tianjin University，Tianjin 300072，China)

Abstract:The third revision of trademark law has indicated the defense of the prior use，identification of trademark use，and the regulation of trademark preemptive registration for the first time．However，some problems featuring unreasonable restrictions on dispute right are still preserved．Based on the analysis of regulations of Japan and other relevant regions in the world，this article argues that the use of trademark is the important condition to obtain and maintain the trademark rights，and the premise to realize the economic value．Thus，the connection of the use of trademark and the identification of trademark is of vital importance．This article proposes that China's Trademark Law should make the legislative purpose clear，strengthen the private attribute of trademark rights and improve the criteria for identification of trademark use．

Keywords:the defense of prior use right;unregistered trademark;trademark preemptive registration

通讯作者:俞风雷，fly@tju．edu．cn．

作者简介:俞风雷(1969—)，男，博士，副教授．

收稿日期:2014-12-18．

中图分类号:D923.43

文献标志码:A

文章编号:1008-4339(2015)03-269-05