专利流氓的法律规制探究

陈柳荣

西南政法大学民商法学院，重庆　401120

*2014年西南政法大学本科生科研训练创新活动资助项目(14XZ-BZX-177)。



专利流氓的法律规制探究

陈柳荣

西南政法大学民商法学院，重庆401120

*2014年西南政法大学本科生科研训练创新活动资助项目(14XZ-BZX-177)。

摘要：着专利技术的发展，专利流氓日趋成为专利维权不可回避的问题，但我国尚未对此建立相关法律制度予以规制。本文通过分析专利流氓的表现形式和发展现状，指出专利流氓泛滥对专利秩序建构及我国经济发展的危害。在借鉴其他国家关于专利流氓规制制度的基础上，提出符合我国国情的相关建议，如建立专利贸易审查制度、提高专利诉讼门槛、使用反赔制度等。

关键词：专利流氓；专利法；NPES；恶意诉讼

专利流氓(英文名为Patent Troll或者Patent Pirate)，亦称专利蟑螂、专利钓饵、专利海盗或者专利投机者，具体而言，是指从其他公司、高校、研究机构或者个人发明者手中购买大量专利的所有权或者使用权，但其本身并不制造专利产品或者提供专利服务，而是利用这些专利通过专门的专利诉讼来赚取巨额利润的公司或企业，也称非执业实体(NPES，Non-Practicing Entities)。但专利流氓并不完全等同于NPES，NPES是一个比专利流氓更为宽泛的概念，还包括技术研发公司、大学科研机构、代理进行专利谈判和实施的中介机构等。

一、专利流氓现象成因分析

专利流氓以惊人的速度不断发展，尤其是继发明投资领域的领头羊——高智发明在2008年10月正式踏足中国市场，并与清华大学、北京大学、南京大学、复旦大学及有关科研机构洽谈收购专利事宜之后，我们不得不重新对专利流氓问题进行审视，究竟是什么原因，让专利流氓呈现出持续繁衍生息并与日壮大之势？对此，笔者试依从如下几个方面略述己见。

(一)专利具有隐蔽性和模糊性的特点

基于专利的隐蔽性和模糊性特点，倘若企业进行生产经营之前没有进行专业详尽的专利搜索，便容易致使企业在侵权与否尚未辨明的情形下就进行涉案产品的制造或销售，造成侵权行为的发生，而侵权行为的经常发生为专利流氓提起专利诉讼提供前提。

(二)专利流氓运营机制神秘而成熟

专利流氓行踪一贯隐秘，经常利用空壳公司外衣，四处收购专利，然后运用其较强的专利组合能力将专利进行打包授权。很多公司离开这些授权将导致生产线断裂，公司要维持正常的生产经营活动、寻求生存空间，一则高价批量购买专利，二则侵权生产，而此时面临的亦将是冗长的诉讼程序和高额赔偿，两种选择最终都将使专利流氓达到谋取高额利润的目的。

(三)专利审查和专利贸易制度存在空白

对专利发明，尤其是实用新型的审查只进行初步的形式审查，没有实质审查的环节，导致无法准确适用等同原则，可能会使得一些相似类似的专利发明得以申请成功，最终会导致拥有相似专利的专利权人“对簿公堂”，而其中一方很有可能就是专利流氓。同时，因我国缺乏相应的专利贸易规定，亦直接导致专利流氓可以随意购销、大量储备专利、伺机出手。

(四)诉讼成本支出相较悬殊，原告处于成本优势地位

在专利流氓诉讼案件当中，原告诉讼风险较小，加上取证能力强，胜诉率高，被告则通常难以承受被冗长的诉讼程序和高昂的诉讼成本，使处于成本优势地位的专利流氓愈加“猖獗”。

二、我国现行法在处理专利流氓问题存在的缺陷

在专利流氓如此横行的紧张形势下，我国法律制度对专利流氓行为却缺乏相应规制，现行法律就该问题存在的法律空白无益于抑制专利流氓的增长趋势。

国内目前尚未出台相应的法律以对专利流氓进行规制。

首先，在专利获取过程中，国家缺乏相应的法律来限制恶意买卖，使得专利流氓可以肆意收购专利技术、储备专利，为下一步提起诉讼做准备。其次，由于实用新型和外观设计专利申请只需要进行初步审查，专利流氓试图利用该程序漏洞获得合法的专利授权。而，在诉讼阶段，专利流氓提起诉讼往往未经严格审查就获立案，有数据表明，自2003年以来，专利流氓的诉讼立案率达到75%以上。其下，我国若没有根据形势及时地对相关的法律进行修改，就相当于为专利流氓的活动开启了一扇“合法”的大门。试想，未来频繁的专利诉讼攻击，对我国专利技术的发展和企业的前景势必会产生很大影响。

三、专利流氓法律规制的域外经验

反观其他国家，例如美国、日本、韩国等专利大国为了遏制专利流氓对专利诉权的滥用，防止其对本国知识产权体系的破坏，都纷纷采取一系列立法措施和行政举措。

(一)美国的《创新法案》在专利诉讼程序上打击专利流氓

美国已经意识到拥有大量专利储备的专利流氓滥用专利诉权给美国造成的经济损失，并率先行动起来。“过去几年里我们已经发现，专利流氓利用劣质专利和未经充分审查的专利对付美国的企业，企图快速获得报酬的案例还在不断增长。这些诉讼都是以和解为目标，而和解的赔偿额通常低于诉讼成本，企业为了规避高昂的诉讼成本可能会支付赔偿。”美国众议院于2013年12月9日通过了针对整治专利流氓的《创新法案》。法案规定了一系列遏制专利流氓的措施。

《创新法案》首先对美国的《专利法》中第281条作出大幅度修改，增加了第281A条，规定了专利案件的原告必须提供诉讼的必要信息和细节，并经过严格审查方能起诉，有效防止专利权人进行滥诉。《创新法案》修改了原《专利法》中第285条，提出了比较激进的“费用承担的转移条款”，并可以将范围扩大至除胜诉方律师费用之外的其他所有费用。在一定程度上减轻了被告的诉讼压力并削弱了专利流氓的诉讼气势。同时，为了提高专利所有权的公开化和透明化，《创新法案》对美国《专利法》中第290条作出了修改，强制要求原告披露和更新专利有效期限的相关基本信息，如母子公司、关联公司等，其目的是阻止专利流氓隐匿在空壳公司的背后不断提起恶意诉讼。

(二)美国拂蒙特洲的《恶意认定专利侵权法》对专利投机威胁作出规制

拂蒙特洲出台的这部法律中规定，允许因为专利投机威胁而遭受损失的一方当事人在其损失范围内申请赔偿，如果认定可能是恶意诉讼，专利权人要提起诉讼需要缴纳一定的保证金并支付对方的律师费用，从而降低专利流氓的积极性。

(三)日本禁止科研机构向专利流氓出售专利，限制专利流氓的发展

日本政府面对专利流氓对本国发展的威胁，召集相关的科研机构和企业。要求其不得向专利流氓出售技术和创意。日前，日本民间和官方正合力推进创立产业创新机构。对此，日本特许厅相关部门的负责人也明确表态，对专利流氓的态度就是限制，别无二心。

(四)韩国设立专利知识产权专门管理公司排除专利流氓

与此同时，韩国的知识经济部宣布，将设立一个知识产权管理公司，探索新的商业运营机制，对本国的知识产权进行挖掘、抢注和管理，使得海外专利流氓在韩国没有容身之地。

(五)印度出台防御性专利策略对抗专利流氓

印度政府近年来也连续出台一系列的防御性专利策略，以应对海外专利流氓公司对印度企业发起攻击，如发起专利公益诉讼，阻止本国技术被抢注；积极对可能被抢注专利的印度技术进行挖掘，抢先实施专利的“防御性公开”等。

四、构建我国专利流氓法律规制体系的建议

(一)在专利法中设置专利贸易审查制度和限制条件，完善专利贸易制度

目前，在国际法律框架下，大多数国家还没有设置专利销售和购进的限制条件，这将直接使得专利流氓得以肆意购进、储备大量专利技术，形成专利池以备专利诉讼之需，同时也为专利流氓高价销售组合专利、获取高额利润提供空间。针对于此方面，可以有以下几点考虑，第一，实行大型专利买卖审批制。建议将《专利法》中第十条第二款的自由登记制改为审批制，即任何单位和个人大量购销专利技术达到一定价值或者数量标准时，需要报相关部门进行审批核准。第二，建立专利转让信息储备体系。即专利的购销转让都要进行专门的登记，而该信息储备体系中反映的购销频繁情况可以作为日后法官鉴别是否是恶意诉讼的一个重要依据。第三，明文禁止随意搭售并严格执行。禁止专利的随意搭售，即禁止专利权人将重要专利技术和企业并不需要的专利技术进行捆绑销售以获取高额利润。这将使企业节省不必要的专利费用，同时也大幅减少专利流氓的谋利空间。在专利购销上束缚专利流氓，可以在一定程度上减少专利技术的大量储备，从源头上减少专利诉权的滥用。

(二)严格实用新型和外观设计专利初步审查制度

根据专利法第四十条，实用新型专利和外观设计专利申请只需要进行初步审查，没有驳回理由就将授予专利权。建议在专利法中实行严格的初步审查制度，将形式审查改为实质审查，但相对于发明专利缩短审查期限。以此避免专利流氓钻空子，使本来并不完全符合条件的专利技术得到授权，继而利用该专利授权提起恶意的专利诉讼，剥夺对方当事人的利益。

(三)建立诉前审查制度，提高专利诉讼的门槛，防止专利诉权滥用

目前的法律并没有规定专利诉讼的门槛，致使专利诉讼案件的立案率居高不下。为了避免专利流氓滥用专利诉权，有以下两个方面的建议。第一，建立诉前审查制度，严格审查原告身份的合法性，包括关联公司和母子公司等相关身份信息，防止专利流氓借空壳公司的身份频繁起诉，获取诉讼利益。第二，对于有恶意诉讼嫌疑的公司，对其在一定期限内起诉的次数和诉讼标的进行限制。一方面，该项制度迫使原告不得不选择重要性较大、价值较大的几个诉讼标的进行起诉，防止频繁诉讼浪费双方的诉讼成本和司法资源；另一方面，对起诉次数和标的的限制可以很好地抑制专利流氓诉讼的积极性，从而减少专利诉讼活动，从本质上达到规制专利流氓的效果。

(四)制定诉讼费律师费转移条款，增大专利流氓的诉讼成本

目前，诉讼案件普遍由败诉方承担诉讼费用的现状，让处于诉讼成本优势地位的专利流氓对专利诉讼乐此不疲。建议专利法修改可以参考美国《创新法案》增设“诉讼费用转移”制度。即法官在认定原告提起诉讼属于恶意诉讼范畴时，鉴于公平原则，不论专利流氓是否败诉，可以考虑让原告承担被告的诉讼费用和律师费用。一方面，诉讼费用转移到专利流氓，其在提起诉讼前会再三斟酌成本和收益，有助于避免一些不必要的诉讼；另一方面，被告诉讼成本压力的减小会避免很多企业因为迫于诉讼时间的漫长和诉讼费用的高昂在诉前选择私下和解的情形，有助于规避企业屈服于专利流氓的诉讼威胁，进而打压专利流氓的嚣张气焰。但在该制度中，应当把握好专利流氓的界定。

(五)在专利流氓恶意诉讼中适用反赔制度

为了杜绝专利流氓不断提起恶意诉讼，滥用专利诉权，破坏司法权威性。建议参考蒙特洲的《恶意认定专利侵权法》制定反赔制度。即若法官在诉讼中认定原告属于恶意提起诉讼，那么被控人请求原告对因恶意诉讼遭受的损失进行损害赔偿，法院应当予以支持。当然，在该制度中，仍然应当注意恶意诉讼的界定。

[参考文献]

[1]范长军.德国专利法研究[M].北京：科学出版社，2010.

[2]林建军.专利申请与审查[M].北京：知识产权出版社，2011.

[3]焦小丁.浅析专利权滥用之反垄断规制[J].法学，2005.

[4]刘淑华.标准专利权滥用的法律限制[J].知识产权，2006.

作者简介：陈柳荣(1993-)，女，汉族，福建泉州人，西南政法大学民商法学院本科生，研究方向：知识产权法。

中图分类号：G306；F276.3

文献标识码：A

文章编号：2095-4379-(2015)15-0042-02